申请美国专利的主要实质条件
The following article comes from 柳氏美国商法 Author 陈勇 孙霖 张宁
经常有潜在客户询问：“我们有某一项发明创新，能不能在美国申请专利？”回答这类问题需要我们了解该发明创新，并对其进行美国专利法下的一系列的法律分析。本文简介在美国申请专利必须满足的实质性条件，给予读者与专利律师合作所需的背景知识。
美国《专利法》第101条规定了获得专利保护的范围：
任何人发明或者发现新颖且实用的过程、器械、产品或者物质构成，或者对前述任何一项的新颖且实用的改进，如果满足本章规定的条件和要求，可以获得专利。
一项发明至少需要满足以下条件才能得到专利保护：
（1）属于法定的可申请专利的事项（subject matter eligible）；
（2）新颖性（new or novel）；
（3）实用性（useful）；
（4）非显而易见性（non-obvious）；和
（5）可实现性（enablement）。
一、法定可申请专利的主题
从上述《专利法》第101条可以看出，可申请专利的主题有（且仅有）四种：
（1）过程（process），
（2）器械（machine），
（3）产品（articles of manufacture），和
（4）物质构成（composition of matter）。
初看之下，这四个类别似乎足以覆盖我们可以想象到的各种发明，这也是为什么有人认为美国《专利法》在可获得专利保护的事项上采用了世界上最为宽泛的标准之一。
美国最高法院在Diamond v. Chakrabarty案中认定，国会在制定专利法时的意图是：可被授予专利的主题“包括由人类制造的在阳光下的任何东西。” 美国最高法院在判例中还认为以下几种主题不能申请专利：
（1）抽象的概念（abstract ideas）；
（2）自然法则（laws of nature）；
（3）自然现象（natural phenomenon）。
在最近10来年美国联邦法院（包括最高法院）对《专利法》第101下有很多新的判例，特别是关于计算机实现的方法（是否为“抽象概念”）基因以及疾病诊断技术（是否设计“自然现象”）等方面。但是这些判例分析过程比较模糊而且没有很好的一致性。如果您的发明可能属于这些范畴，在专利撰写以及审批过程中最好请非常有经验的专利律师来应对以降低申请被驳回的可能性。
二、新颖性
简单说，这个要件的意思是，如果某个发明的内容在申请专利之前已经被公开，则不能得到保护。美国专利法第102条关于新颖性的规定比较复杂，往往需要结合每个案件进行具体分析。总结起来有以下几点：
（1）发明在申请专利之前已经被公众所知；
（2）发明在申请专利之前已经在印刷的出版物上被公开；
（3）发明在申请专利之前已经在此前发布的专利申请中或者已授予的专利中被公开。
在这三种情况下，由于准备申请专利的内容已经被公之于众，自然就丧失了新颖性。到此我们不免会问，如果之前的公开是发明人自己作出的又如何呢？美国专利法有一个例外规定——发明人自首次公开其发明的内容或者许诺销售（offer for sale）专利产品之后，如果在一年之内提出申请，那么发明人自己的披露不对这个申请的新颖性造成影响。但是，如果超出这个期限的话发明人将丧失专利保护的可能性。相比来说，全世界几乎所有别的国家都没有对发明人自己的披露有“赦免”条款，因此，出于慎重起见，发明人最好在披露发明内容之前就提交专利申请，特别是发明人打算在美国之外的国家申请专利。
说到新颖性，不得不提到“申请在先”原则和“发明在先”原则。此前，我们在关于美国商标法的文章中讨论过商标法下“使用在先”和“申请在先”原则，其区别在于确定多个主体对同一商标申请注册时谁享有优先权。专利法上也有类似的区分。
传统上，出于对保护个人以及小公司的发明的考虑，美国专利法采用的是“发明在先”的原则（first to invent），以实际完成发明的时间来确定多个申请者之间何者优先的问题。2013年3月生效的新《专利法》改变了这个原则，转而采用“申请在先”的原则（first inventor to file）。这使得美国的专利法在这个方面与世界别的国家“接轨”。
三、实用性
实用性是说申请专利的发明必须具有一定的实用目的或价值。法律为这个条件设置的门槛并不高。只有“完全不能实现任何实用性结果”（totally incapable of achieving a useful result）的发明才能被认定不满足实用性要件；相反，只要这个发明具备“部分”实用功能，就可能通过实用性考查。
请看下面这个例子——动物手表。这个专利颁发于1991年（号码US 5023850）。按摘要中的描述，这种手表外形的计时器是在动物生命周期的基础上工作的。也就是说，寿命短于人类的某种动物使用时，表的走时会加快，而加快的速度与该种动物和人类寿命的比例直接相关。比如，发明人给狗设定的时间速率是人的7倍，所以如果带在狗身上，这种表的走时是我们日常钟表的7倍——主人的表走1圈的时候，狗的表已经转了7圈。
据称，该发明的主要功能有二：第一是可以让人类直接感受到动物的时间体验。比如，主人上班的时候将狗锁在屋里，8-9个小后下班回来，狗狗手表已经走了56-63个小时（大约两天半）。第二是其快速移动的指针可以在某些场合起到意想不到的喜剧效果。比如，在一个极为无聊、冗长的会议上，如果会议室墙上挂起这样的钟，其效果可想而知。
由此可见，实用性的门槛其实不高。当然，这个获得专利的动物手表是否有商业价值，又是另外一个问题了。
四、非显而易见性
如果一项发明与此前已经存在的产品或者过程（英文原文为“prior art”， 一般译作“现有技术”或“在先技术”）不相同，那么就可能满足了新颖性的要求。专利法还要求申请保护的发明必须是对现有技术的非显而易见（non-obvious）的改进（ improvement over prior art）。
但是，乍一看，这个标准如此抽象，每个人的理解也都不一样，审查结果应该具有极大的不确定性。同一份申请在不同的审查员那里很可能得出完全相反的结果，完全没有客观性的审查标准如何令人信服？这里我们需要认识一位专利法上的权威人士——PHOSITA，对这个要件的审查都必须以此人的视角为标准。
PHOSITA的全名是person having ordinary skill in the art，常被译为“所属技术领域中具有通常知识者”。此人被认为在申请专利的发明所涉及的技术领域中拥有一般的知识和技能，既不是门外汉，也不是领先者，可以理解并且有能力使用现有技术。
实际上，PHOSITA并不是一个真实存在的人，而仅仅是一个法律拟制的标准。所有审查员在评判申请是否具备非显而易见性时，都必须从这个假想人物的视角（而不是自身的知识和经验）出发进行审查。在审查员的头脑中，这位虚拟的PHOSITA会对申请专利的发明和审查员能够找到的现有技术进行对比，如果差别（或者改进）对PHOSITA来说是显而易见的，那么该发明就有可能申请成功，否则就不满足这个要件。
关于新颖性和非显而易见性，我们举例来说：
（1）假如一项发明包括（甲）、（丙）、（丁）三项特征。通过检索，检查员发现现有最相类似的专利包括（甲）、（乙）、（丙）、（丁）四项特征。此时，由于该发明的全部特征都已经体现在现有的同一个专利中，所以这个发明不具备新颖性。
现有技术 | 欲申请专利的发明 | 新颖性 |
（甲） | （甲） | 无 |
（乙） | ||
（丙） | （丙） | |
（丁） | （丁） |
（2）假如一项发明包括（甲）、（乙）、（丙）三项特征。通过检索，检查员发现现有最相类似的专利包括（甲）、（乙）、（丁）三项特征。此时，由于该发明中至少有一项特征（即（丙））没有体现在现有的专利中，所以这个发明具备新颖性。
现有技术 | 欲申请专利的发明 | 新颖性 |
（甲） | （甲） | 有 |
（乙） | （乙） | |
（丙） | ||
（丁） |
（3）假如一项发明包括（甲）和（乙）两项特征。通过检索，审查员发现（甲）特征已经包含在某个已经批准的专利之中，同时（乙）特征包含在另一个专利之中。此时，审查员面临的问题是：假如一名PHOSITA在两个专利中分别看到（甲）和（乙）两项特征，他是否会认为“（甲）+（乙）”这种组合是显而易见的？如果是，不能得到专利保护；如果不是，就满足非显而易见性的要求。这种情况需要结合个案的不同条件来分析。
现有技术1 | 现有技术2 | 欲申请专利的发明 | 非显而易见性 |
（甲） | （甲） | PHOSITA标准 | |
（乙） | （乙） |
五、申请说明书的撰写要求
根据美国《专利法》第112条，专利说明书必须使用完整、清晰、简洁和准确的语言来描述发明本身以及生产或使用该发明的方法和过程。这个要件的审查标准是——PHOSITA在阅读完拟申请专利产品的说明书后能否制造或者使用该发明。专利申请的说明书的撰写并非易事，需要对发明本身的深刻理解以及精准的书面表达能力，以及专利申请的丰富经验。这和撰写学术报告和研究性文章完全不同。说明书构成对权利要求的所有支持。一旦递交申请，说明书不能修改（除非改正一些明显的非实质性小错误），所以在说明书中如果有描述错误、不清、不足或者别的问题，将无法修正，从而对专利的成功与否以及保护范围造成极大影响。
总之，美国专利保护的实质性审查条件是非常复杂的。为了能够对您的发明的最有效保护，我们建议您在工作生活中如果遇到这样的时刻“我的这个想法/创造/发明是不是可以申请专利？”您最好在第一时间咨询对您的专业领域有经验的专利律师，尽早规划申请策略，避免由于延误造成的权利丧失。
作者简介
陈勇律师为美国成美律师事务所创始合伙人，获得纽约城市大学化学博士，纽约大学法律博士。陈律师在美国著名大型律所执业多年, 为客户获批数百宗专利申请。
孙霖律师为美国成美律师事务所创始合伙人，获得内华达大学生物学博士，马里兰大学法律博士。孙律师曾在美国专利局担任专利申请审查员多年。
张宁律师获得埃默里大学法学博士，曾在中国大陆执业多年，专门从事跨境交易和投资、跨境知识产权转让。
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转自柳氏美国商法 作者 陈勇 孙霖 张宁
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