中国企业产品外销海外应如何避免专利纠纷--解读“自由实施分析”
自由实施（Freedom to Operate）
指的是对一项技术的实施人在不侵犯他人专利权的前提下可以自由地使用这项技术。那么自由实施分析（Freedom to Operate Analysis）就是对一项技术是否可以自由实施进行分析，对一项技术实施过程中的专利侵权的风险进行评估。
由于中国的知识产权保护有待提高，在国内通过法律诉讼不能有效阻止专利侵权，中国企业在引进、开发或使用新的技术和产品之前，没有进行专利风险分析的习惯。这样做在中国国内事实上往往不会有太大的被专利所有人提告的风险，即使被提告，往往也可以以较低的赔偿金和解或通过“关系”解决。
然而，当中国企业把其产品销往海外市场的时候，如果没有提前了解该市场专利方面的法律风险，往往会卷入专利纠纷。特别的是在销售增加，市场份额扩大的时候，中国企业更可能受到外国竞争对手的专利诉讼的威胁。根据美国专利法，专利所有人在生产、制造、销售、进口包含专利的产品方面享有排他性的权利。换句话说，专利纠纷不但是赔偿金（damage）的问题，专利所有人往往会要求禁止令（injunction），阻挡中国企业在美国销售相关产品。这对中国企业的海外市场发展计划是很大的干扰。
［元臣案例］
一家中国制造企业A根据美国分销商的要求特别投入大量资金改建了生产线，但在完成部分订单生产后，该中国企业的美国竞争对手以中国企业新产品侵犯其专利权为由，向美国分销商发出律师函。美国分销商立刻拒绝向中国企业A付款，亦提出退货和停止合同的要求。
如要避免这样的专利纠纷，就应该提前进行自由实施分析。
自由实施分析的过程大致如下：
1）企业将要销往海外市场的产品的技术材料发给有资质的专利律师，让专利律师完全理解该产品所包含的技术；
2）专利律师同企业技术人员一起决定专利检索的方法和范围；
3）专利律师对检索到的专利的权利要求（Claims）进行分析，与企业的产品进行比对，判定企业的产品是否侵权，并撰写自由实施分析报告；
4）企业根据律师报告决定是否放弃该产品在海外市场的销售或是否可能通过重新设计产品绕开发现的专利问题。
专利实施分析不仅在新产品投入新市场前是必须的，在企业通过并购获得新技术的时候也是必要的。如果企业获得的技术有专利方面的问题，不能在海外市场销售，那并购就是失败的。
特别的，近些年有越来越多的“海归”科技人员回国创业，这些“海归”带回中国的技术的知识产权所有权和专利风险往往是有很多问题的。所以，在并购这些“海归”企业之前，做好自由实施分析就显得尤为重要。
专利的数量多如牛毛，所以自由实施分析过程中选择专利检索的方法是需要一定技巧的。
一个自由实施分析可以是针对竞争对手的全部相关专利。
如果该技术非常前沿，自由实施分析也可以是针对该新兴领域的全部专利。
自由实施分析中常用的一个技巧是按照专利权耗尽原则（Patent Exhaustion Doctrine）免除对一项技术的每一个环节都进行分析。
根据专利权耗尽原则，一个专利所有人如果已经通过销售或许可某项技术时获得了相应的回报，那么下游的使用者在使用该技术是就构成侵权。
比如某专利所有人制造（或授权他人）并销售受其专利保护的一种零部件，那么购买该零部件并将其用于其他产品的企业则不会因使用该零部件构成专利侵权。如果一个企业的一项技术的各个环节（或产品的各个部件）都是通过正当的购买（或许可）得到，自由实施分析则只需要针对这些环节（或部件）的组合是否涉及侵权。注：企业应当在购买（或许可）技术（或部件）时要求提供方保证无侵权（Representation and Warranties of Non-infringement）和侵权赔偿担保（Indemnification of IP Infringement）。
很多中国企业视自由实施专利检索与分析的律师费为不必要的成本，不能创造价值。但是，自由实施分析不只可以是一种对专利风险的分析，还有一下其他的价值：
· 即使企业被诉专利侵权，由于做过自由实施分析，使得专利所有人证明故意侵权（Willful Infringement）的难度加大，避免因判定故意侵权而被判三倍的赔偿金。
· 自由实施分析报告可以提高海外商业合作伙伴对中国企业的信任。
· 自由实施分析的过程同时也是了解海外相关技术前沿的过程，从而有助于中国企业调整研发战略，赶超外国技术。
［元臣案例］
中国制造企业A同元臣专利律师合作完成自由实施分析报告，证明不侵权。同时，元臣专利律师在自由实施分析分析过程中发现企业A的美国竞争对手的专利早已经转让给他人，所以根本无权提告，其发给美国分销商的律师函属于恶意干扰正常商业运作。美国分销商从此对中国制造企业A刮目相看，同时对企业A的美国竞争对手产生不满。美国分销商立刻将货款付给企业A，同时提议让企业A生产全新的附加值更高的产品。
本文作者包宁是Nguyen & Chen LLP.（美国元臣国际律师事务所）加州分所合伙人律师。
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