李扬：关于标准必要专利领域中禁诉令与反禁诉令的冷思考

李扬

中国政法大学民商经济法学院

教授

1.标准必要专利，即实施标准必然要实施的专利。

标准必要专利领域中，究竟谁在劫持谁？这是讨论标准必要专利所有问题的出发点。对此，我依旧保留2015年6月10在《中国知识产权报》发表的短文《如何应对“FRAND劫持”》中的观察，即理论上虽存在标准必要专利权人劫持标准必要专利实施者的可能性，但因标准必要专利权人身上背负无确定性内涵的“公平、合理、无歧视”许可声明义务（即FRAND声明），尤其是标准必要专利实施者已经事实上在实施标准必要专利且拥有各种强力反制手段的情况下，实际上并不是标准必要专利权人在劫持标准必要专利实施者，恰恰相反，是标准必要专利实施者在反劫持标准必要专利权人。突出表现就是标准必要专利实施者以各种理由和借口实质性阻碍、拖延谈判，以图达到拖延交费、少交费甚或不交费的目的。标准必要专利领域，“黄世仁”似已沦落为“杨白劳”，“杨白劳”则似已变身为“黄世仁”。

2.禁诉令，是法院发布的禁止当事人就实质法律关系相同的案件向外国法院提起诉讼的命令。

禁执令，是法院发布的禁止当事人申请执行其已在外国法院获得的临时禁令或者永久禁令或者其他司法裁决、仲裁决定、行政决定的命令。从源头上看，禁诉令和禁执令的根本目的，一是在于确保本国法院对发生在本国的案件的管辖权不受他国法院影响，二是加快诉讼效率，防止当事人滥诉和进行管辖法院选择竞赛，节约司法资源。自美国通过微软诉摩托罗拉等案件率先将禁诉令（包括禁执令）适用于标准必要专利领域，尤其是英国高等法院在无线星球诉华为案中裁决标准必要专利全球费率以来，部分标准必要专利当事人频繁向美国、德国、英国、法国、中国、印度等国家的法院申请禁诉令或者禁执令（包括反禁诉令或者反禁执令，反反禁诉令或者反反禁执令），以阻止对方当事人在其他国家法院就标准必要专利提起侵权、合同、缔约过失、确认不侵权、反垄断等关联诉讼。

3.在英国高等法院以效率性为理由不顾他国司法主权和当事人意愿裁决了标准必要专利全球费率之后，部分当事人尤其是部分标准必要专利实施者如获至宝，不顾ETSI等标准化组织确立且已经运行多年的FRAND许可声明谈判框架中所负的诚信谈判义务。

一方面选择可能裁决最低费率从而最有利于自己的主权国法院提起裁决标准必要专利全球费率之诉，另一方面针对权利人在其他主权国法院提起或者将要提起的作为反制手段的侵权之诉等，在已提起全球费率之诉的主权国法院申请禁诉令或者禁执令等，从而极大地增强了自己的反劫持地位，标准必要专利领域中的基本生态平衡因此而遭到破坏。

4.禁诉令与反禁诉令、禁执令与反禁执令，甚至反反禁诉令与反反禁执令的频繁出现，究竟导致了什么结果呢？

除了上述所说强化了标准必要专利实施者的反劫持地位之外，本人观察，于当事人层面，并未减少标准必要专利领域中的平行诉讼，极大增加了当事人诉讼成本。更为甚者，痴迷于禁诉令与反禁诉令威力的标准必要专利实施者，长久来看，极有可能陷入两个深渊。一个是产品无法走出国门参与国际竞争而陷入内卷状态。一个是国内标准必要专利权人迟早伸过来收取使用费的手掌；于标准化组织层面，ETSI等标准化组织知识产权政策中所确立的FRAND许可声明谈判框架受到巨大冲击；于司法层面，各国法院被迫展开管辖竞赛，且因此陷入程序性事项的泥潭，标准必要专利纠纷实体事项的解决进程被严重滞后，大量司法资源因此被浪费；于社会层面，各方当事人之间、各国法院之间、当事人与法院之间开始互不信任，社会底层的基本的诚信体系受到严峻挑战；于国家层面，禁诉令与反禁诉令、禁执令与反禁执令名义上限制或者禁止的是私人行为，影响并不及于国家司法主权，或对国家司法主权影响有限，但透过私人行为这层薄薄的面纱，主权国家的司法管辖权实质上被剥夺或者被妨碍，主权国家授予的专利权实质上无法产生排他效力，主权国家司法裁决的生效时间实质上被延缓，甚至根本上丧失法律效力。

5.有观点认为，禁诉令与反禁诉令等的申请存在法理基础和明确请求权依据。此种观点如果不能回答以下问题，难以令人信服。

一是在主权国家地域管辖、级别管辖、指定管辖等管辖制度完全可以解决国内平行诉讼，尤其是一国法院按一定法律程序，承认外国有管辖权的法院所作终局判决，使其具有同内国法院判决一样的效力，并且按内国的执行程序强制执行的情况下，禁诉令与反禁诉令是否还存在适用的空间？

二是在专利权具有地域性，当今世界并未出现超越国界的“世界专利”，且认为FRAND许可声明仅在标准必要专利权人和标准必要专利潜在实施者之间产生互相负担诚信谈判义务，并未实际成立合同关系，权利人并未行使主权国家授予的有效专利权的情况下，他国法院是否能以一纸禁诉令或者反禁诉令剥夺主权国家的司法管辖权，限制标准必要专利权人行使专利权？

三是作为维护、实现实体权利的诉权，是一种基本的宪法性权利，也是人权的重要组成部分，司法机关通过禁诉令和反禁诉令、禁执令和反禁执令等加以限制甚至剥夺，是否存在宪法上的依据？

四是作为自有标准化组织以来，至今为止最为成功的标准化组织ETSI，其所建立的既给予标准必要专利权人期待，也给予标准必要专利实施者期待（对于权利人而言，其可以期待实施者会诚信地向其寻求符合FRAND原则的使用费率谈判。对于实施者而言，其可以期待权利人会诚信地与其进行符合FRAND原则的使用费率谈判）FRAND声明许可谈判框架，是否已经到了必须彻底改造甚至完全抛弃的地步？这几个方面的问题不解决，动辄请求法院裁判标准必要全球使用费率，动辄以民诉法规定的行为保全制度或者假处分制度或者衡平法上的禁令制度作为禁诉令与反禁诉令、禁执令与反禁执令的请求权基础，理论上要想成立，还存在很大探讨空间。

6.究竟如何解决国际范围内的标准必要专利纠纷？真正做到尊重司法主权、坚持专利权的地域性、不干涉私人意思自治是大原则。在此原则之下，个人认为做到以下几点是至关重要的。

一是标准必要专利权人和标准必要专利实施者协议约定独立第三方机构可以裁决全球费率的，第三方独立机构裁决标准必要专利全球使用费率没有问题。标准必要专利权人和标准必要专利实施者协议未约定独立第三方机构可以裁决全球费率的，独立第三方机构不得以效率性，以及标准必要专利权利人和标准必要专利实施者已经在全球成立事实合同关系为由，裁决标准必要专利全球费率。

二是本国司法机关不得透过限制私人行为，变相干涉他国主权之下的司法管辖权。桥归桥，路归路，各自审理各自管辖的标准必要专利纠纷案件，江水不犯河水，法院彼此之间就能够相安无事，不会盲目进行管辖至高地的竞赛。当今标准必要专利案件的管辖，至关重要的是，能够真正贡献为其他司法辖区、为各方当事人所信服和遵循的标准必要专利裁判规则，而不是其它任何东西。

三是标准必要专利权人在专利权授予国并未行使专利权的情况下，权利人理所当然可以行使专利权，外国法院不得以该法院所在地国已经存在平行诉讼为由，实质限制或者剥夺专利权人作为宪法性质的权利和基本人权一部分的诉权，除非是他国司法机关发布的禁诉令已经事实上剥夺或者干涉了本国司法机关对发生在本国的标准必要专利纠纷案件的管辖权，或者事实上限制或者剥夺了权利人行使其在本国实体意义上的标准必要专利权和程序意义上的诉权。在此情况下，为了维护司法主权，或者保护当事人的正当防卫权利，本国法院则可针对外国法院发布的禁诉令、禁执令等，或者应当事人申请，发布反禁诉令和反禁执令。

四是标准必要专利权人和标准必要专利实施者应当理性回归到ETSI等标准化组织知识产权政策所建立的FRAND许可声明谈判框架中来，进行诚信谈判。各方当事人应当明白，只有双方当事人通过平等谈判协商出来的费率，才是真正的FRAND费率。忘记这一点，试图借助禁诉令或者反禁诉令、禁执令或者反禁执令邓压制对方，迫使对方答应己方要求，除了耗费更多的资源之外，无助于问题的真正解决。

五是要回归专利权的本质来解决问题。专利权本质上是一种排他权，专利进入标准，专利权人虽负担有以FRAND许可条件与所有潜在实施者进行诚信谈判的义务，但也仅此而已，双方当事人之间并未成立实际的合同关系，专利权作为一种排他权的本质并未因此而发生动摇和改变，实施者未经许可已然实施标准专利的行为构成侵权行为，因而在谈判过程中，如标准必要专利权人没有过错，而标准必要专利实施者有过错，则应当允许标准必要专利权人行使禁令请求权。如标准必要专利权人有过错，而标准实施者无过错，标准必要专利权人的禁令请求虽不能被支持，但法院应当就此公正裁决使用费。应当明确，该费用性质上属于侵权损害赔偿费用，而不是其他。对此，最高人民法院在2016年的专利法司法解释二第二十四条中，已经作出了明确规定。对于“标准必要专利许可条件纠纷”这一独立诉因，我个人一直存怀疑态度。

7.在小米与IDC围绕标准必要专利几个回合的较量中，笔者发现一个值得所有标准实施者高度注意的最新动向，即德国慕尼黑州第一法院应IDC的请求，针对小米发布的反禁诉令裁决中（LG München I, 25.02.2021, Az. 7 O 14276/20），清晰地表明了如下司法态度：

存在下来情形之一的，可推定存在权利人遭受首次侵害风险，权利人可以诉前禁令方式申请反禁诉令：

实施者威胁要申请禁诉令；

实施者已经提出禁诉令申请；

实施者已在通常会授予禁诉令的司法管辖区提起或威胁提起授予许可或确定合理费用的主诉讼；

实施者曾威胁或申请对其他专利权人发出禁诉令，而且没有迹象表明其今后会有不同的行为；

实施者未在专利权人规定的短期期限内（例如首次侵权告知时）以书面形式声明不提出禁诉令申请。

尤其是，实施者申请禁诉令或者威胁申请禁诉令本身，通常不会被认为符合2015年欧盟法院和联邦德国最高法院华为中兴案判例中所确立的诚信谈判意愿。【参见辞迅《从慕尼黑州法院反禁令，看德国反禁令规则发生了哪些重大变化》，《知产力》2021年4月8日。】

8.最后想说的是，在标准必要专利领域中，任何国家和地区，都要警惕已经或者正在出现的如下倾向：公司法务和外部律师绑架公司，公司绑架行业和舆论，行业和舆论绑架司法，司法绑架整个国家机器。如此倾向经过民粹主义的推波助澜，虽可逞一时之快，甚或制造出虚假创新的繁荣景象，但长此以往，知识产权鼓励创新创造的价值目标极有可能落空，市场主体不但无能力参与国际竞争，而且将形成内卷之势，可谓得不偿失。

    （根据在4月17日中国知识产权举办的年会上的发言整理而成）

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