商标新司法解释以案说法系列（一）以“Microsoft” vs. “MORESOFT”系列案看“混淆可能性”的判断和商标注册策略
（万慧达北翔知识产权集团原创，欢迎分享，转载请注明出处。）
摘要：在商标异议和无效宣告程序中，商标局和商评委考量涉案商标的实际使用情况以及商标申请人的主观意图来判断混淆可能性。品牌所有人应基于自身商标的使用情况采取最优的商标注册策略。
福建一家软件公司（简称“福建公司”）向商标局申请注册多个商标（见下表）。该公司经营的网站显示其提供软件产品和服务，并在网站的显著位置使用（图一）标识。
（图一）
微软公司是世界知名的计算机软件、硬件以及服务公司。微软公司计算机软件商品和服务上的商标“MICROSOFT”、WINDOWS操作系统商标（图四）、公司标识（图五）和（图六）等在中国具有极高的知名度并取得商标注册。
针对福建公司已经初步审定公告和注册的商标，微软公司分别向商标局和商评委提出异议和无效宣告申请，主张福建公司申请的商标与微软公司在先注册和使用的商标构成类似商品和服务上的近似商标。请见下表的商标对比：
商标局和商评委均支持了微软公司的异议和无效宣告请求，对涉案商标决定不予注册或宣告无效。商标局在针对（图三）商标的不予注册决定中指出“虽然被异议商标与异议人引证商标存在一定的区别，但双方商标均为指定颜色的图形商标，在构成元素、颜色组合、整体外观等方面均较为接近，被异议商标的注册使用有可能在市场上造成消费者的混淆误认，双方商标已构成类似服务上的近似商标。另外，异议人提交的证据显示，被异议人在其官方网站实际使用被异议商标的过程中，还将其与MORESOFT商标一起使用，被异议商标与该文字商标的整体组合，不但未能使其产生区分于异议人引证商标的特征，反而加剧了相关公众将其与异议人及其引证商标相联系的可能性，容易使相关公众对商品来源产生混淆误认，被异议人对其行为未能做出合理解释。因此，我局认为被异议人上述商标的申请注册行为具有恶意，违反了诚实信用原则”。
商评委在针对“MORESOFT”商标（图二）的无效宣告裁定书中指出“本案争议商标‘MORESOFT’与四件引证商标‘MICROSOFT’、‘微软’在字母构成、呼叫、含义等方面均较为相近；此外，本案还考虑到申请人提交的证据6显示，被申请人在其官方网站实际使用争议商标的构成中还将其与图形标识一起使用，该图形标识与本案申请人公司图形标识在构成元素、颜色组合、整体外观等方面均高度近似，争议商标与该图形标识的整体组合不但未能使其产生区分于申请人引证商标的特征，反而加剧了相关公众将其与申请人及其引证商标相联系的可能性，容易使相关公众对商品来源产生混淆误认”。
万慧达代理微软公司参与上述案件。
短评：
该系列案件给我们一些启示：
1.商标申请人的主观意图和商标的实际使用情况可以作为判断混淆可能性的参考因素。
在商标局和商评委的决定和裁定中均考虑了涉案商标的实际使用情况，进而判断商标申请人的主观恶意和混淆的可能性。这与近期发布的司法解释《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十二条相关规定“商标申请人的主观意图以及实际混淆的证据可以作为判断混淆可能性的参考因素”以及第二十五条“应综合考虑引证商标的知名度、诉争商标申请人申请诉争商标的理由以及使用诉争商标的具体情形来判断其主观意图”一致。最高人民法院知识产权庭负责人在接受人民法院报记者的采访中指出司法解释第十二条针对的是商标法第十三条第二款未注册驰名商标的保护，但事实上，商标法第三十条关于在先注册商标的保护也涉及到混淆可能性的判断，第三十二条在先权利中比如字号的保护也会涉及到这个问题，同样可以参照《授权确权规定》第十二条的规定来进行判断。
2.品牌所有人应基于自身商标的使用情况采取最优的商标注册策略。
在上述案件中，福建公司并未申请注册其实际使用的（图一）组合商标，而是采取分开申请，组合使用的“战术”，希望通过获得分别注册来掩护自身的组合使用。这也是实践中，侵权人经常采用的手段。例如，在2010年万慧达代理的海尔公司诉海宁小神童等商标侵权和不正当竞争一案中，被告即分别注册“Hiller”（图七）和图形商标（图八），但在实际使用中将两者结合起来。因被告提出注册商标的抗辩，法院没有认定商标侵权，但认定被告的行为构成不正当竞争。
因此，不同的商标注册方式可能达到十分不同的效果，品牌所有人应结合自身商标的使用情况做出最优选择，例如：
2.1 对于彩色的图形商标来说，通常注册黑白的商标可以保护彩色商标的使用。但是如果品牌所有人自身一直使用特定的颜色，则可以考虑注册彩色的商标，因为颜色也可以作为判断混淆可能性的考虑因素。比如鳄鱼图形商标注册黑白同样可以到达最宽的保护效果，他人不论使用什么颜色都可以对抗。同时，由于在实际使用中一直是绿色的（图九），注册绿色的图形商标会有利于打击使用绿色但是图形与鳄鱼并非特别近似的商标。当然，如果品牌所有人注册了保护颜色的商标，在实际使用中要注意使用的商标颜色和注册的商标保持一致，否则有被撤销的风险。
（图九）
2.2. 对于图形和文字的组合商标来说，单独的图形和文字注册能够获得对相应部分的保护，但是在对抗侵权人组合使用时，可能力有不逮。注册组合的商标则能够获得更强的保护。比如阿迪达斯商标（图十），通常是组合使用的，而侵权人可能抄袭图形部分而使用不同的文字进行组合，这时组合商标的注册在维权中能够发挥很好的作用。
（图十）
总之，品牌所有人应结合自身商标的使用情况，考虑商标的显著性、知名度、指定使用的商品和服务等因素充分和完善地注册自身的商标。
作者：李运全
© 2017 万慧达北翔知识产权集团