香港标准专利注册的优化途径
本文转载自《中国发明与专利》杂志2017年第11期
摘要：中国香港特别行政区的标准专利（下称“香港标准专利”或“标准专利”）制度由于其历史渊源，其直接沿用包括中国知识产权局、英国专利局和欧洲专利局在内的指定局的审查结果。香港标准专利在上述任一指定局的专利申请公开日起的6个月内进行第一阶段登记，并且在该专利授权后的6个月内完成第二阶段登记。对于中国大陆地区的申请人而言，其选用的指定局一般为位于中国大陆地区的国家知识产权局。然而，在一些情况下，尤其是在生物化学领域，选用其他指定局往往具有更好的优势，此时，需要申请人在第一阶段登记时即根据专利内容及专利地域布局情况，选定合适的注册策略。
关键词：香港标准专利 优化途径
一、中国香港特别行政区专利法域制度概述
中国香港特别行政区现行的《专利条例》是参照1977年《英国专利法》和1975年《欧洲专利公约》制定的，其于1997年6月29日开始生效。回归后的香港专利法在独立性上虽然对比此前有所加强，但就《专利条例》来看，其在专利权的主体、保护范围、权利义务、侵权、撤销、修改等实体内容方面，都基本上延续了1977年《英国专利法》的相关规定[1]。
中国香港特别行政区的专利类型主要分为标准专利和短期专利两种类别，《专利条例》对这两种类别的专利作了详细规定。而对于外观设计而言，则不在《专利条例》的范畴之内，而是由另外的《注册外观设计条例》予以规定。
标准专利的保护期限如同中国大陆地区的发明专利，为20年。而短期专利则较中国大陆地区实用新型专利10年保护期限还更短，仅为8年。标准专利因其注册简便性及保护时限的优势，成为香港特别行政区的主要的专利类别，也是中国大陆地区申请人最常采用的专利注册及保护制度。因此，本文着重对中国大陆地区申请人如何更好地运用标准专利注册制度作讨论。
二、香港标准专利制度概述
中国香港特别行政区的知识产权管理部门是中国香港特别行政区知识产权署（下称香港知识产权署），但其并不对申请注册的专利实行实质审查，而是依赖于若干个专利局（即指“指定专利局”）的审查结果。标准专利实质上是将指定专利局（designated patent office）授予专利权的专利（下称“指定专利（designatedpatent）”）延伸至香港完成注册。香港现行所承认的“指定专利局”包括：位于中国大陆地区的国家知识产权局（下称国家知识产权局）、英国专利局和欧洲专利局（其中，以欧洲专利局作为指定专利局的专利，必须满足该专利或专利申请指定了英国的情况）。
完成标准专利的注册需要进行以下两个阶段的登记，缺一不可：
第一阶段——记录请求（Request to Record）阶段
第一阶段的登记，需要在指定专利申请公开日的6个月内，在香港知识产权署完成第一阶段登记。
第二阶段——注册与批予请求（Request for registration and grant）阶段
第二阶段的登记，需要在指定专利授权日，或在记录请求的发表日（两者以较后到期者为准）的6个月内，完成第二阶段登记。
如果指定专利最终没有被指定局授予专利权，则无法完成在香港特别行政区的第二阶段登记，从而无法成功注册标准专利。
三、香港标准专利授权文本的确定
根据中国香港特别行政区《专利条例》的规定[2]，“在专利已在指定专利当局依据该指定专利申请获批予，则在符合第（2）款的规定下，申请人或其所有权继承人可请求处长将如此批予的制定专利注册，并就已发表的指定专利的说明书所示的发明批予标准专利。”
此处所讲的“发表”，即指授权公告。可见，在香港获得授权的权利要求及说明书，取决于所指定的专利授权的权利要求及说明书。而第二阶段的指定专利（或指定专利局），与第一阶段的指定专利（或指定专利局），必须是同一件（或同一个）。
而对于绝大多数中国大陆地区的申请人而言，最常见的香港标准专利的登记形式，是以在国家知识产权局提交的专利申请作为指定专利，在该指定专利公开后的6个月内作第一阶段登记；而后在该专利授权（如果授权的话）后的6个月内作第二阶段登记。这是我们目前看到的普遍情况。
然而，在完成香港标准专利注册的过程中，存在着一些可以被中国大陆地区申请人所应用的更优化的途径，而这些途径却被大多数中国大陆地区的申请人所忽视。关于优化的途径，将在下一部分讨论。
四、香港标准专利注册的优化途径
如上第二点所说的，香港现行所承认的“指定专利当局”包括：国家知识产权局、英国专利局和欧洲专利局（指定英国）。这三个指定局的相应指定专利，都可以成为香港标注专利的指定基础。中国大陆地区的申请人及代理人大多习惯性地以国家知识产权局作为指定局。然而，欧洲专利局及英国专利局相应的专利申请作为指定专利，有时能在香港标准专利注册方面给申请人带来额外的好处。但这一点却不经常被申请人及代理人所留意到。
这种能带来额外好处的优化的注册途径，在以下两种情况下是适宜且值得采用的。
情况一：在一些技术领域中，欧洲专利局或英国专利局的审查标准对比中国专利局更为宽松
各国的专利审查实践有所不同，尤其是在笔者所属的技术领域生物化学领域，国家知识产权局的审查尺度往往不同于国外多数国家的尺度。
这种差异最明显地体现在：对支持与否（即权利要求是否能得到说明书支持）的尺度差异上。往往，国家知识产权局的尺度要更严格。这使得对于同个技术方案而言，很可能出现一种情况，即国家知识产权局对专利的授权范围要比欧洲专利局或英国专利局更小（本文中不展开讨论）。反过来说，如果我们在注册香港标准专利时指定的是欧洲专利或英国专利，则香港标准专利赖以批予注册的权利要求书将以欧洲专利或英国专利的授权权利要求书为准，在生物化学领域该套权利要求书的保护范围通常会较国家知识产权局所授予的范围更宽。
除此，这种差异有时也体现在对创造性的认定上，例如实践中碰到的一些生物化学领域的例子，欧洲专利局授予专利权的技术方案，未必能够在国家知识产权局获得授权。这种授权与否的差异则将直接导致香港标准专利注册的成功与否。
如上面第一点所述的，我们知道香港特别行政区的《专利条例》是参照《英国专利法》和《欧洲专利公约》制定的，其专利法域制度更接近于英国/欧洲，因此，在这种情况下，以欧洲专利或英国专利作为香港标准专利的指定专利，将比以中国专利作为指定专利更为有利。
情况二：欧洲专利或英国专利的文本对比中国专利文本作了进一步的补充/完善
对于中国大陆地区的申请人而言，通常首次申请的专利是向国家知识产权局提出的中国专利申请。这是因为，中国专利法对向国外申请专利有保密审查的规定，即“任何单位或者个人将在中国完成的发明或者实用新型向外国申请专利的，应当事先报经国务院专利行政部门进行保密审查。保密审查的程序、期限等按照国务院的规定进行”[3]。而中国大陆地区的申请人通常完成发明创造的地点是在国内。因此，通常来说，出于程序的简便性及合法性，中国大陆地区的申请人会先向国家知识产权局提出专利申请（也成为了“首次申请”），然后以该首次申请作为优先权基础，再提出PCT申请而后进入国家阶、或者再通过巴黎公约申请国外专利。
笔者从事专利代理行业已有8年以上的经验，对于一些重要的专利技术，通常在进行PCT申请前，或者在向国外申请专利前，笔者会与国外律师进行合作，或者基于自身积累的涉外经验，对专利文本进行适应性的修改，这是因为，如上述“情况一”所讲的，国外的审查实践与中国审查实践存在差异，尤其是在生物化学领域，这种差异更为明显，因此，为了尽量最大化申请人的利益，涉外申请前的适应性的修改是有利的（本文中不展开讨论）。除此之外，申请人可能在申请PCT前或通过巴黎公约申请国外专利前，已经进一步完善了实验并具有了更丰富的实施例及实验结果，此时，将它们加入到在后的文本中，也是有利于专利质量的。
基于上述的原因，通过该PCT进入国家阶段时、或者通过巴黎公约申请的欧洲专利/英国专利，其文本由于经过了适应性的修改，和/或增加了新的实施例，从而更有利于作为香港标准专利指定的文本。
五、小结
综上，当申请人考虑进行香港标准专利注册时，从第一阶段的登记开始，即需要考虑采用何种途径进行，对于重要的、确定会申请欧洲专利/英国专利的技术方案，则需要考虑到专利文本及预期授权文本的情况，从而采取适宜的登记注册途径。
作者：谢敏楠
万慧达北翔
参考文献：
[1] 向凌，黄瑶. 香港的专利权限制制度对内地相关立法的启示——以内地《专利法》的再次修改为视觉[J].政治与法律，2008（9）：155-161
[2]专利条例. 第II部第514章第23条（2008）
[3]中华人民共和国专利法. 第二十条（2008）