段和段金牌律师 | 知识产权的尽职调查及相关问题处理

不同的商业目的，尽职调查的方法或深入程度是不同的，本文就一般的收购兼并及公司改制上市（包括新三板）过程中涉及的有关知识产权方面尽职调查及相关问题的处理，做一个初步的整理，以供参考。

‍‍知识产权一般认为它包括版权（著作权）和工业产权。工业产权则是指包括发明专利、实用新型专利、外观设计专利、商标、服务标记、厂商名称、货源名称或原产地名称等在内的权利人享有的独占性权利。

一、尽职调查通常会包括对以下内容的调查：

确认知识产权权利主体

以专利为例，发明人与申请人可能不是同一人，若公司员工是发明人，需要审查劳动合同中对此是否有约定：如果有约定，就根据劳动合同中的约定来确定谁拥有专利;如果没有约定，就应根据《专利法》第六条的相关规定来看其是否属于职务发明并确定其归属。有时发明人不是公司职员，这种情况下需要审查发明人与公司的关系，表面上的专利权人也许并不真正拥有该专利。

版权的归属与专利权有一些差别，仅仅是职务作品，其版权由作者享有，单位只有权在业务范围内优先使用。只有当主要是利用单位的物质技术条件创作，并由单位承担责任的工程设计图、产品设计图、计算机软件等职务作品，或者是有合同约定时，职务作品的版权才属于单位。

在此要特别重视委托开发和合作开发中知识产权的归属问题。对于合作开发和委托开发的专利技术，首先审查是否有双方约定，有约定从其约定，无约定的委托开发其专利权属于受托方，无约定的合作开发其专利权属于合作各方共有。对于共同拥有专利的情况，一定要审查双方的合作合同，审查相互之间的权利义务，尤其是对专利转让是否有限制性的规定。

确认知识产权的有效性

对所涉专利，要注意审查专利权人是否按时缴纳专利年费以维持其专利权的有效性，必要时可通过查询专利登记薄来确定尽职调查时的法律状态，审查其是否被无效，或因其他原因失去专有权。对于商标权，应当注意审查其有效期及其是否在期限届满前申请续展并获批准。

此外，还应当审查是否存在可能导致专利权/商标权被宣告无效或被撤销的情形。

审查知识产权侵权风险

在进行企业并购的时候，知识产权侵权风险的评估和分析是知识产权尽职调查的一个重要内容。知识产权都有地域性，尽职调查中还要对目标公司享有知识产权的产品销售区域进行审查，防止将产品销售到未获得知识产权的地区构成侵权纠纷。严格来讲，还需要审查目标公司的日常办公经营所涉及的办公软件、设计软件、制图软件等是否都获得有效许可或授权。

二、问题的处理

知识产权出资的问题。

新旧《公司法》均规定，股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

但不同时期的《公司法》对知识产权的出资比例有不同的规定。1999年《公司法》第二十四条第二款规定，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过公司注册资本的百分之20%，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外；2006年《公司法》第二十七条第三款规定，全体股东的货币出资金额不得低于公司注册资本的百分之30%，也就是间接将包括知识产权在内的无形非货币性资产的出资比例提高至70%；2014年3月1日修订实施的《公司法》删除了2006年《公司法》第二十七条第三款的规定，也就是说，知识产权的出资比例，目前理论上没有限制。

在尽职调查实务中，特别是为IPO 或新三板上市等目的所做的尽职调查中，对知识产权出资的合法性问题，通常是根据出资当时的法律规定来判断的。因此，关于知识产权出资的瑕疵主要有三种：

1）出资比例超限，即2006年之前出资比例超过20%(高新技术企业超过 30%)，2006年之后2014年之前出资比例超过70%。

2）出资程序或评估作价存在重大瑕疵。

3）虽然出资比例、出资程序等均不存在瑕疵，但无形资产出资占比较高，无形资产评估定价的合理性存疑。

根据证监会以往对IPO企业审核掌握的标准分析，对无形资产出资问题，证监会掌握的一般标准是：如实披露；充分解释不存在出资不实的情况，对企业的注册资本无影响，不影响后续股东的利益等；用于出资的无形资产不能是职务作品，应已经办理产权转移手续等。

因此，一般认为，从证监会及PE机构的角度看，知识产权出资的比例及程序瑕疵均已不构成实质性法律障碍，充分说明、补正即可。最核心的问题应是用于出资的无形资产评估作价是否合理，价值是否真实。

其他问题

由于客观情况的复杂性，尽职调查有时候并不能查清所有的事实，这个时候，在相关的协议中，必须包含目标公司对知识产权的陈述和保证。陈述和保证设计、撰写得越严密、越周全就越有利于购买方。通常至少要求卖方和标的公司承诺是合法权利人、不存在权利瑕疵、不存在可能被撤销或被宣告无效的情形、不存在任何知识产权纠纷或潜在纠纷。如果违反相关知识产权陈述保证条款造成买方损失的，那么卖方需要承担赔偿责任。当然视每个交易具体情况不同，条款设计有所不同。

同时，知识产权资产的移交和转让是一个十分关键的环节。并购交易可能会伴随着知识产权的转让、许可或者登记事项的变更。依现行法律法规，专利和商标的转让必须经过知识产权局和商标局的公告后才生效;专利和商标的许可合同经过备案后才能对抗第三人。版权的转让虽然无需版权局批准，但经过版权保护中心登记变更版权所有人并公告后的公信力才会更强，权利的法律状态才会更稳定。因此，在知识产权谈判并准备收购协议时，务必把知识产权转让合同的生效或许可合同的备案作为整个交易的前提条件之一。