贸促专商 | 禁止反悔原则是否适用于被诉侵权方

从来电公司与云充吧公司专利侵权纠纷案，看禁止反悔原则是否适用于被诉侵权方。作者 |  魏辛欣 中国贸促会专利商标事务所编辑 |  李杉

开栏语
各位读者朋友，各位业内同仁：
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以下为文章正文：

01

禁止反悔原则概述

禁止反悔原则是专利领域的一项基本原则，其来源于民法中的诚实信用原则。在专利授权和确权程序中，专利申请人/专利权人往往会对权利要求进行修改或者进行限缩性的解释以缩小保护范围来获得并维持权利，但在侵权程序中又往往试图通过等同侵权等扩大保护范围来尽可能地涵盖被诉侵权的技术方案来获得侵权收益。为确保专利权保护范围的稳定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过禁止反悔原则来防止专利权人在授权确权程序和侵权程序“两头得利”情形的发生。

早在2010年，最高人民法院就出台《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》将其明确纳入法律规定：“第六条 专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”此后，2016年，作为适用禁止反悔原则的限制条件，最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》进一步规定：“第十三条　权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

实践中，在专利权人作为原告方提起专利侵权之诉后，作为被告的被诉侵权方通常都会针对涉案专利提起无效宣告请求。在并行的专利侵权诉讼程序和专利确权程序中，经常会遇到这样的局面：在侵权诉讼程序中，专利权人尽力对权利要求进行扩大解释来使得侵权成立，被诉侵权方则持相反观点，尽力对权利要求进行限缩解释来进行侵权抗辩；而在确权程序中，双方的观点往往会互相调换，专利权人竭力缩小权利要求的保护范围来保住专利权，而被诉侵权方作为无效宣告请求人则竭力扩大权利要求的保护范围以便无效专利权。如前所述，禁止反悔原则规制的正是专利权人的这种行为。那么，被诉侵权方的这种行为是否也适用禁止反悔原则呢？

02

来电公司与云充吧公司专利侵权纠纷案

该案涉及由中国贸促会专利商标事务所代理深圳市云充吧科技有限公司（下称云充吧公司）的其与深圳来电科技有限公司（下称来电公司）的系列二审专利侵权纠纷案。涉案专利是第ZL201580000024.X号发明专利，名称为“一种移动电源的租借方法、系统及租借终端”，是共享充电宝大战中最为关键的核心技术之一。在二审过程中，双方的争议焦点之一在于被诉侵权技术方案中微信小程序申请获取用户信息的步骤是否与涉案专利判断用户权限的步骤相同。来电公司主张相同，原因在于，在针对涉案专利提出的无效宣告请求中，云充吧公司已经认为，对比文件1中事先登记地址、用户姓名和状态信息的步骤公开了涉案专利的判断用户权限，也就是说云充吧公司已经认为核对用户信息的步骤即判断用户权限的步骤。来电公司上述主张的实质是认为云充吧公司在专利确权程序中的主张在侵权程序中构成禁止反悔原则。那么，上述主张是否成立呢？

从法理上看，禁止反悔原则的初衷是为了防止专利权人的两头得利，所以禁止其在专利授权确权程序中和专利侵权程序中对专利的保护范围作出不一样的解释，通过授权确权程序将其权利固定下来，从而避免专利权人与公众之间的利益失衡。那么，对于被诉侵权方而言，虽然理论上其也存在两头得利的可能性，但在实践中，权利要求的解释主要依据的是专利说明书、审查档案等，以专利权人在各个程序中的解释为主，被诉侵权方的主张只是作为次要的参考依据，通常并不会对涉案专利的保护范围带来实质性的影响，也不会两头得利。

作为公众的一员，被诉侵权方在侵权程序中得知专利权人对专利权利要求的保护范围作出的多种解释后，为了在相关联的无效宣告程序中获得较为有利的地位，全方位攻击专利权人的各种解释，主张即使考虑专利权人的各种合理或不合理的解释，专利权都应当被无效，这种做法显然是可以理解的，也不为法律所禁止。不能因为被诉侵权方在无效宣告程序中针对专利权人不合理的解释也进行了攻击，就简单地认为被诉侵权方认可了专利权人对涉案专利作出的这种不合理的解释。

那么，是否被诉侵权方在专利确权程序中对专利权的解释就不会对专利权的保护范围造成影响了呢？答案也是否定的。如果被诉侵权方的解释明确被人民法院或国家知识产权局认可，就应当在确定专利权的保护范围时予以考虑。

最高人民法院在《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十三条规定“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”也就是说，专利权人在授权确权程序中的限缩性修改或陈述原则上均构成对专利权保护范围的限制，只在被明确否定的例外情况下才不成立。这是因为专利权人作为权利人，其在授权确权程序中作出的任何解释应当都是慎重的，都会影响公众对专利权的理解，因此默示其具备解释的效力，否则将导致公众与专利权人之间的利益失衡。

而对于被诉侵权方而言，其作为公众的一员，本身对专利权的范围就是不够明晰的。在此情况下，如果认为其任何主张都构成对专利保护范围的限制，对于被诉侵权方未免过于苛责。更为合理的处理方法是，只有在被诉侵权方的解释明确被法院或国家知识产权局认可的情况下，才应当认为其主张构成对专利保护范围的限制。

例如，在该案中，云充吧公司在无效宣告程序中的主张是否构成对涉案专利权利要求保护范围的限制，不仅要看针对云充吧公司的该无效宣告请求是否做出过无效宣告请求审查决定，还要看该审查决定是否直接认同该主张并据此作出决定。

那么，随之而来的问题是，即使被诉侵权方在确权程序中的主张明确被法院或国家知识产权局认可，在侵权程序中确定保护范围时应当予以考虑，是否就能如专利权人所主张从而导致侵权必然成立呢？这还需要根据案件的具体情况进行进一步的分析。

例如，在该案中，即使云充吧公司在无效宣告程序中关于对比文件1中事先登记地址、用户姓名和状态信息的步骤公开了涉案专利的判断用户权限的主张被无效宣告请求审查决定明确认可，在这种情况下，无效决定明确认可的只是对比文件1的特定技术方案中登记地址、用户姓名和状态信息公开了涉案专利的判断用户权限的步骤，而被诉侵权技术方案是与对比文件1完全不同的技术方案，微信小程序申请获取用户信息的步骤是否与涉案专利判断用户权限的步骤两个特征相同并不能一概而论，需要结合整体的技术方案进行具体分析才能下结论。

近日，广东省高级人民法院对此案作出二审判决，并未支持来电公司的上述主张。

03

结语

综上，通常而言，被诉侵权方在专利确权程序中对涉及专利保护范围的解释的主张在侵权程序中不构成禁止反悔；只有在被诉侵权方的该主张明确被法院或国家知识产权局认可的情况下，在侵权程序中确定专利权的保护范围时才应当予以考虑；需要注意的是，被诉侵权方的该主张被明确认可是否必然导致特征相同侵权成立，还需要进行具体分析和比对。

 魏辛欣  [e-mail]

（本文仅代表作者观点，不代表知产力立场）

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