贸促专商 | 香港原授专利制度浅谈
本文旨在通过回顾香港特区原授专利制度诞生的背景，介绍该制度的要点，并对其实施以来的申请和审查情况进行初步分析，展望原授专利制度在香港特区实施的前景优势及其助力科技创新的作用。
香港特区政府知识产权署2021年6月5日发出了一则受到业界广泛关注的新闻公报：其辖下的专利注册处已于当周批准原授专利制度下的首项标准专利，审批时间自申请人提交申请当日起计少于十四个月。这是香港特区知识产权制度发展历史中值得浓墨记载的一笔，标志着特区知识产权署拥有了自己的实质审查资源，标志着原授专利制度的成功启航，香港特区的标准专利制度进一步完善。本文旨在通过回顾香港特区原授专利制度诞生的背景，介绍该制度的要点，并对其实施以来的申请和审查情况进行初步分析，展望原授专利制度在香港特区实施的前景优势及其助力科技创新的作用。
一、香港原授权专利制度的推出
根据“一国两制”的基本国策，1997年7月1日香港回归祖国之后保持了独立的知识产权制度，该制度在平稳过渡的同时，更有了长足的发展变化。从专利制度而言，延续了注册制，从以前仅基于授权的欧洲（指定英国）专利或者英国专利进行登记，改变为基于中国、欧洲（指定英国）或者英国的专利申请（统称指定申请）。通过其公开后六个月之内在香港提出标准专利记录请求申请，在香港公布，获得临时保护。在指定专利申请获得授权之后的六个月之内在香港进一步提出注册与批予请求，成为香港标准专利，从而获得自指定专利申请日起20年的保护期，为申请人在香港获得专利保护提供了一条程序简单、费用低廉、质量可靠的途径。鉴于香港在国际贸易中的特殊地位和基于“一国两制”与中国内地的紧密联系，许多对香港市场感兴趣的申请人，将其在中国内地或者欧洲的专利延伸注册成为香港标准专利。
简便和高效的再注册专利制度，为申请人在香港特区提供了国际化水准的知识产权保护。不过在这种制度下，知识产权署并不对专利申请的专利性进行评判；而申请人想要获得标准专利，必须经过香港以外指定专利局的实质审查程序，不论指定专利局是否是其专利的目标国家或地区。在再注册制的专利制度实施十几年之后，为了确保香港专利制度与时俱进，并有助香港特区发展成为区内创新及科技枢纽，特区政府参考国际专利制度的最新发展趋势后，在2011年10月决定对专利制度展开全面检讨并作公众咨询，随后成立了香港专利制度检讨咨询委员会，委员会成员来自法律、专利代理、学术及科研、工业等界别。[1]
当时考虑的检讨和改革主要议题包括：
（一）有关标准专利：香港应否及如何设立一种由本地审查授予的“原授专利”制度；应否保留现行的“再注册”制度；如应保留，应否扩大该制度的范围，认可其他司法管辖区批予的专利。
（二）有关短期专利：应否保留短期专利制度，与标准专利制度相辅而行；如应保留，应否及如何制订措施，以强化该制度。
（三）有关专利代理服务的规管：应否对在香港提供的专利代理服务进行规管；如应规管，应采纳什么形式的制度。
经过充分的公共咨询和深入研判，政府接纳香港专利制度检讨咨询委员会的策略性建议后，于2013年2月公布了香港专利制度发展的未来路向，特区政府知识产权署和国家知识产权局于当年12月6日在香港举办的亚洲知识产权营商论坛期间签订了《关于专利领域的合作安排》，为香港特区推行原授专利制度奠定重要的里程碑，“这个制度对香港进一步发展成为区内创新及科技枢纽，以及首屈一指的知识产权贸易中心的目标，具有策略性的意义”。[2]根据这个合作安排，国家知识产权局将向特区知识产权署在专利实质审查及人员培训方面提供技术协助和支持。随着《2016年专利（修订）条例》获得通过之后，2017年6月28日特区政府商务及经济发展局与国家知识产权局进一步签订了《国家知识产权局与香港特别行政区政府商务及经济发展局关于在知识产权领域合作的安排》，为双方加强知识产权方面的交流和合作，提供重要的基础，也为原授专利制度在香港顺利实施做出了保障。最终基于《2016年专利（修订）条例》和《2019年专利（一般）（修订）规则》的新的香港专利制度，于2019年12月19日开始实施。
从2011年末启动咨询到完成法律修改并实施，历时8年，正式推出的本地实质审查的原授专利制度，使得香港专利制度变得完善。新专利制度几点重要的变革在于：
（一）在保留之前的基于指定专利（中国、欧洲（英国）以及英国专利）在香港进行两步注册而获得香港标准专利的途径之外，允许申请人直接向知识产权署提出原授标准专利申请。香港知识产权署将对申请进行实质审查，从而使得香港知识产权署与世界上绝大多数专利局一样，具有实审功能。申请人可以直接在香港获得标准专利而不必绕道或者借助于在其它国家或者地区（指定国）完成专利申请。
（二）完善了对短期专利申请的规定。将所允许包括的独立权利要求个数从过往的一项改为可以包括两项独立权利要求，方便了申请人在必要的时候将例如产品和方法权利要求包括在一件短期专利申请中，更有利于专利的实施运用。更具有现实意义的是，在短期专利授权之后，允许短期专利权人或任何对该项专利的有效性有合理怀疑的或具正当商业利益的第三方，向知识产权署提出对该项专利进行实质审查请求。除非能够出示法院曾做出过该专利有效的判决，这个实质审查请求（包括实质审查证明书或者实质审查结果）是权利人向法院提出侵权诉讼的立案前提。这个规定在一定程度上有利于防止专利权滥用的情况发生。
（三）在新专利制度下，“某些与专利从业人员资格有关并具混淆性或误导性的名衔或描述，亦禁止在香港使用”。[3]这意味着，香港将考虑对专利代理行业资质进行规管。
知识产权署署长黄福来在新条例实施之际说：“实施原授专利制度显示政府有决心提升本地专利制度，使之与国际社会主流专利制度的做法看齐。新制度亦有利促进香港的创科发展。”
二、原授标准专利申请的特色和要点
根据新的《2016年专利（修订）条例》，申请人可以直接在香港提出原授标准专利申请。与再注册的标准专利一样，原授标准专利的保护期也是自申请日起20年。原授标准专利的申请和审查，特別是有关可专利性的规定，与国际上通行的规定和实践类似，同时也带有香港特区所特有的特色和要求。例如：
（一）优先权：申请人可以根据巴黎公约要求享受12个月内首次外国在先申请之优先权。中国香港特区作为独立关税区属于WTO成员，依据WTO的TRIPS协定承认巴黎公约优先权。另外，在有需要的时候，申请人也可以要求享受本地原授标准专利申请的优先权。与内地不同的是，《专利条例》并没有规定被要求本地优先权之后在先的本地申请被视为撤回，而是会留待实审之后，审查员根据不得重复授权原则来判定而做出决定。申请人可以利用这个机制，在申请过程中，根据实审和市场情况，通过划定保护范围的方式，调整专利组合的策略。
（二）语言：由于中文和英文都属于香港特区的官方语言，申请人可以根据需要，选择以中文或者英文提交原授标准专利申请，而不需要提供译文。这是香港专利制度国际化特征的一个独特优势。
（三）实质审查请求：实审请求应该自申请日(如果有优先权的话，自优先权日)起三年内提出。
（四）主动修改：在申请过程中，申请人拥有几次在不超出原申请披露内容的范围内对申请文件进行主动修改的机会，包括：1）在知识产权署公布专利申请的准备工作完成之前，申请人可以对申请文件进行修改，该修改后的申请文件将于申请公布时被公布；2）在提出实质审查请求时，申请人可以对申请文件进行修改；3）在收到知识产权署关于进入实质审查阶段书面通知书后的三个月内，申请人可以对申请文件进行修改。
（五）暂时拒绝批予的处理：类似于内地专利申请被驳回的处理，在实审阶段如果申请人不服知识产权署发出的暂时拒绝批予的决定，可以在两个月之内，向知识产权署提出复核请求。复核程序类似内地专利申请的复审程序。如果有需要，申请人还可以请求延期两个月提出复核请求。
（六）最终拒绝批予的处理：如果在复核程序完结之后，申请人不服知识产权署做出的最终拒绝批予专利权的决定，可以在28日内到法院起诉。
（七）授权后对专利说明书的修订：根据《专利条例》的规定，在标准专利获得授权之后，专利权人可以提出申请，要求对专利的说明书（包括说明书、权利要求书和附图）进行修订。这种修订不得超出在提交的申请中已披露的内容，也不能扩大该专利授权所赋予的保护范围。如果是针对基于中国/欧洲（英国）/英国的指定专利通过再注册方式而获得的标准专利进行的修改，需要向法院提出请求；对于原授标准专利的修改，权利人则可以选择向知识产权署或者法院提出申请。
整体而言，原授标准专利的可专利性标准，与国际通行的一样，包括新颖性、创造性以及工业实用性。
三、原授专利制度的实施情况
如果说在原授专利制度的讨论过程中，对其需求量和可能被采用量所带来的成本效益还存在怀疑或者顾虑的话，从2019年12月19日到现在的实践，为立法者和知识产权署消除了疑虑。根据香港知识产权署的统计，[4]2019年仅在原授专利制度实施后的不足十个工作日内，知识产权署就收到了11件原授标准专利申请，2020年的申请量为254件，2021年截至5月31日申请量为161件，显然趋势是逐年上升的。相对于过往几年香港每年的再注册标准专利申请徘徊在一万多件到两万件左右的量级而言，原授专利制度所带来的正面影响和受欢迎程度，是实质性的。
尽管基于指定专利在香港再注册成为香港标准专利的制度，为申请人在香港获得专利保护提供了一条程序简单、费用低廉的途径，被证明行之有效，但是对于申请人而言，特别是香港本地越来越多的初创科技企业而言，在本地的科技研发创新活动需要更加及时和灵活的专利申请路径；另外，还有很多其主要目标在香港或粤港地区推广实施的发明创造技术革新，需要直接迅速地在香港获得专利保护，而不必非要绕道欧洲或内地申请专利并等待欧洲或内地的审查结果。原授专利制度，为申请人提供了另外一种市场目标导向下符合时间和成本效益的选择，使其可以依据自身创新保护的需要，选择包括以香港为起点的企业整体专利组合的布局。申请人可以利用香港原授标准专利申请，以较小的启动成本，建立专利申请优先权，在进行香港标准专利申请的同时，赢得时间来布局在其他地区和国家的专利申请。显然，原授专利制度有利于推动香港的科技创新，达到了“切合香港长远经济发展的需要，并支持香港建设国际创新科技中心”[5]的立法初心。
香港独特的再注册和本地实审原授专利双轨制，充分利用两种制度的长处，为申请人带来便利，为香港科技创新带来活力，使得香港的专利制度成为国际上最为“申请人友好”（applicant-friendly）的、具有独特优势的专利制度。
香港经济日报2月8日引述了知识产权署署长黄福来先生就原授专利制度的实施情况的介绍，过去一年收到的申请“当中四成为本地申请者，大多数为中小企业或初创企业”。申请的主要科技领域包括，55%为电学、34%为机械工程、11%为化学生物医药领域。这与香港科技市场的现状分布是相吻合的。
根据笔者在香港知识产权网站的检索，[6]截至2021年5月31日，共有185件原授标准专利申请被公布，其中包括韩国最大的电商公司Coupang Corp.在电子商务、大数据有关的系统、设备和方法方面有115件专利申请，这些申请都系基于优先权在香港提出，并提出过实质申请请求，公布之后，将在知识产权署的实质审查待审案卷中进入实质审查阶段。从该公司迅速利用香港原授专利制度开展专利布局，可以看出该公司对于在香港扩展电商业务的商业雄心。知识产权署在6月4日授权的第一件原授标准专利，专利号HK20018592，名称为“用于机器学习辅助的库存放置系统和方法”，其专利权人就是Coupang Corp.。该专利基于2019年4月10日在美国的优先权申请，向香港知识产权署递交的原授标准专利申请之申请日为2020年4月7日，同年9月30日在香港被公布；经过大约八个月的实质审查之后，知识产权署于2021年5月7日做出批予专利的决定。首件原授标准专利的批予，为申请人带来极大的鼓舞，标志着新的专利原授制度从此在香港的知识产权保护历史上开始扮演角色，香港的知识产权制度迈上新台阶，显示本地知识产权审查制度的水平和能力的建立和提升，香港特区的专利制度已经与国际社会主流的专利制度相接轨。对于申请人Coupang Corp.而言，如果没有原授专利制度，其不得不将此案在欧洲或者中国内地提出申请，并等待指定专利申请的审查结果，再行到香港再注册，也就不可能如此迅速地在香港获得专利保护。
在原授标准专利的申请人中，有香港本地的生物医学科技控股有限公司、香港教育大学、内地的商汤科技公司等等，还有一些分别来自十几个国家和地区。根据知识产权署的统计，在去年的申请中，来自香港本地的有94件，来自中国内地20件、韩国111件、日本5件、俄罗斯3件，还有的来自台湾、泰国、英国、美国、德国、加拿大、比利时、澳大利亚、土耳其等等。[7]由此可以看出，原授标准专利申请受到香港本地公司和大学院校的青睐。随着粤港澳大湾区的发展，相信也会有越来越多有意在香港布局专利的内地企业采用原授标准专利的途径。
不久前的4月20日，在香港立法会工商事务委员会就“原授专利制度的实施情况”召开的会议上，知识产权署总结了新制度的实施情况，冀运用“一国两制”优势，“把握粤港澳大湾区发展所带来的商机，与内地和澳门相关知识产权部门携手加强大湾区在知识产权保护、管理和运用方面的合作，包括致力推广和发展原授专利制度，鼓励企业利用香港的原授专利制度及专业服务打入国际市场。特区政府推行原授专利制度是要确保专利制度与时并进，以切合香港长远经济发展的需要，并支持香港建设国际创新科技中心”。知识产权署分别对来自香港特区本地申请人和来自特区之外的非本地申请人之发明创造的技术领域做了分析。在香港本地申请人提交的申请中，电学领域占24.8%、机械领域占54.7%、化学领域占20.5%；而非本地申请人提交的申请中，电学占74.9%、机械占19.0%，化学占6.2%。值得注意的是，三分之一的原授标准专利申请所涉及的发明属于首次申请，而本地申请人的申请中，则有约八成属于首次申请。[8]
事实证明，香港的原授专利制度，为以香港为专利布局市场目标的申请人提供了捷径，特别是在制度刚刚起步没有积压案件的情况下，申请人在实践中可以期待较其他国家或地区专利局更快的实审速度，更快地获得专利权。
多年来，中国香港一直在全球创新指数中排名靠前，在WIPO最新的“2020年全球创新指数”调查报告中，中国香港排名第11位，高于2019的第13位，达到了2016年以来的最佳排名。[9]有了更加完善和申请人友好的知识产权制度加持，特别是随着粤港澳大湾区的飞速发展带来的机遇，香港特区一定能够继续发展成为区域知识产权贸易中心，以创新带来新的腾飞。
姜华：helenjiang@ccpit-patent.com.cn
注释：
[1] https://www.ipd.gov.hk/sc/pub_press/press_releases/2011/press_20111004_s.pdf.[2] https://www.info.gov.hk/gia/general/201312/06/P201312060318.htm.商务及经济发展局局长在国家知识产权局与香港知识产权署关于专利领域的合作安排签署仪式上的致辞。[3]《2016年专利（修订）条例》第144A条，“禁止使用某些名銜及描述（Prohibition on use of certain titles and descriptions）”[4] https://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/ip_statistics/2021/ip_statistics_tc.pdf.[5] https://www.legco.gov.hk/yr20-21/chinese/panels/ci/papers/ci20210420cb1-776-5-c.pdf.[6] https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/pt/quicksearch.[7] https://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/ip_statistics/2021/ip_statistics_of_std_patent_o_appl_tc.pdf.
[8] https://www.legco.gov.hk/yr2021/chinese/panels/ci/papers/ci20210420cb1-776-5-c.pdf 工商事務委員會 (會議議程) 2021年4月20日。[9] http://amr.gd.gov.cn/attachment/0/406/406869/3146228.pdf.
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