贸促专商 | 德国展会知识产权纠纷应对策略
本文在介绍德国知识产权体系的基础上，针对在德国参展可能遭遇的知识产权纠纷给予不同的临时应对建议以及长期的应对策略。
随着中国企业走出去的规模越来越大，在海外遭遇知识产权纠纷的情况也越来越普遍。德国是欧洲工业强国，德国企业手握大量的知识产权，其知识产权法律体系也历史悠久，相对健全。同时，德国也是展会大国，拥有26个大型展会中心，世界三分之二的顶级行业展览会在德国举办。每年都有大批中国企业赴德国参展，在德国展会发生知识产权纠纷的情况时有发生。因此，对于走出去的中国企业，需要先了解德国的知识产权体系，才能有针对性地确定应对潜在纠纷的措施。本文在介绍德国知识产权体系的基础上，针对在德国参展可能遭遇的知识产权纠纷给予不同的临时应对建议以及长期的应对策略。
01
德国知识产权实体法体系
德国知识产权实体法与中国大致相同，以下就中国企业可能不太熟悉的部分略作阐述。
1. 发明专利
德国发明专利的侵权诉讼和无效诉讼实行“双轨制”，即处理专利侵权诉讼的法院不会对发明专利的有效性做出判断，任何人想要无效掉一项发明专利只能在德国联邦专利法院提起专利无效诉讼。不服该联邦专利法院的判决的，可以上诉至联邦最高法院。
一旦侵权诉讼中涉及的发明专利被提起无效诉讼，审理侵权诉讼的法院会考虑联邦专利法院判决该专利无效的可能性，来决定是否将侵权诉讼的审理程序延后，以及是否暂时取消已经颁发的临时禁令，直到联邦专利法院针对发明专利的有效性作出判决。
2. 外观设计
与德国发明专利的“双轨制”不同的是，德国法院在审理涉及外观设计的侵权纠纷时，可以对涉案外观设计的有效性一并作出判决。值得注意的是，如果一项外观设计已经注册登记，那么处理外观设计侵权纠纷的法院会先推定该外观设计的权利是有效的。此时，如果被控侵权方能够提出足够的证据，证明该外观设计不具备“新颖性”和“独特性”，应当被无效，法院才会对外观设计的有效性进行审理并给出判断。因此，主张涉案外观设计无效，是被控侵权方重要的抗辩理由，但需要被控侵权方找到足够充分的证据，尽到举证责任。
3. 商标
值得提醒中国企业注意的是，在德国，抽象的颜色可以注册成为商标，不需要任何具体的文字和图像。而且，一项颜色商标即使没有注册，也可以通过实际使用获得商标权，条件是该颜色商标具有较高的知名度。这一点，需要中国参展企业给予足够的重视，事先做好针对主要竞争对手的知识产权预警排查工作。
4. 反不正当竞争
对中国参展企业来说，德国反不正当竞争法有关产品外部特征的模仿的保护是比较陌生的。根据德国反不正当竞争法第4条第9项中明确规定：如果一个产品的外部特征（包括技术特征）有一定的知名度，能够向消费者指示其来源，那么这个产品具有竞争独特性。这种情况下，即使这个产品不受专利保护，对这个特征的模仿，以及生产销售相关的仿造产品，也有可能构成了不正当竞争。
5. 网络广告
与中国法院以网站服务器所在地确认网站内容侵权行为管辖的司法实践不同，德国法院认为，对于网络广告，即使服务器不在德国，只要网站可以在德国打开，网站广告内容即在德国造成影响，广告的后果就可能发生在德国，那么德国法院就对网络广告涉及的侵权行为具有管辖权，就要适用德国法律。
因此，如果中国参展企业在网络上发布了违法德国法律的侵权产品广告，即可能构成许诺销售侵权产品的行为，即便展会上没有实际展出涉嫌侵权产品，权利人仍然可以针对网络广告的许诺销售行为申请临时禁令，使企业无法正常参展。为避免这种情况，企业可以在网络广告的显著位置，清楚明确地标明该产品不销往德国等限制产品销售范围的声明，并切实遵守该声明，不将该产品销往德国，来降低展会期间遭遇临时禁令的法律风险。
02
德国知识产权程序法体系及展会中应对措施
1. 行政执法：海关扣押没收参展品
依据欧盟条例，德国海关行政扣押不限于边境口岸，其执法权限是以货物是否来自外国为准，而中国企业在展会中展出的产品大多来自中国，所以德国的国际展会也常常是采取执法行动的地方。
按照欧盟条例，德国海关扣押不收取任何费用，并且相关权利人提起扣押申请的门槛很低，只要提供注册权利证明的复印件及一份书面的承诺，保证在未按时启动侵权民事法律程序或者民事法律程序最终裁决被申请人不构成侵权时，由申请人承担被申请人因海关扣押而遭受的损失即可。
海关扣押物品后的程序可以分为民事法律程序（法院程序）和简化的销毁程序（海关销毁侵权产品）：
（1）申请人在收到海关扣押通知后10个工作日内，需要向海关回复其是否已经启动了处理侵权的民事法律程序。该民事法律程序可以是正式起诉，也可以是临时禁令程序；
（2）申请人在相同的期限内通知海关同意把被没收的侵权产品由海关销毁，即“简化的销毁程序”。该程序的启动不仅需要申请人书面表示同意销毁，而且也需要被控侵权人在同一期限内书面表示同意。只要二者之一明确表示反对销毁，申请人就必须在期限内转入民事诉讼程序，否则海关就会撤消对涉嫌侵权产品的扣押。
一旦海关扣押物品后程序进入民事法律程序，法院会通过审理并最终判决被控侵权人是否侵权。如果最终认定侵权不成立，那么海关扣押的申请人（权利人）需要赔偿被申请人因非法扣押以及民事诉讼所造成的损失。
由于海关行政扣押启动门槛低，中国企业很难在事先做防御工作。因此建议，一旦遭遇海关行政执法、扣押展品，参展企业如果认为自己没有侵权，想通过民事诉讼程序解决纠纷、甚至获得赔偿的话，就要及时书面告知海关不同意“简化的销毁程序”，迫使申请人启动民事诉讼程序。
2. 民事程序：法院颁发临时禁令，及民事诉讼程序
值得注意的是，依据德国专利法第143条，地区法院民事法庭对所有专利纠纷享有排他性的管辖权，每个地区法院均设有专门审判庭负责审理知识产权纠纷。也就是说，如果在德国从事了侵权产品的销售行为，通常所有德国专利审判庭都具有管辖权。这一点与在中国的诉讼有很大不同，也会很大程度上影响中国公司事先采取防御措施的策略，以下详细介绍。
在德国展会常见的民事执法程序就是收到法院颁发的临时禁令，即知识产权权利人向法院申请展会（临时）期间，禁止被申请人展出相关产品或者从事宣传活动。临时禁令不需要申请方支付法庭诉讼费用，也不需要提供任何担保，并且法院一般不会提前通知被申请人，并且还往往附带临时财产扣押令，因此德国的临时禁令在国际展会中使用频率很高，也很有“杀伤力”。
临时禁令一旦颁发，只能通过异议程序、民事诉讼程序撤销，而在被撤销前临时禁令具备强制执行力。异议程序大多需要两周以上而且有二审，民事诉讼程序就更漫长，而展会一般只有几天，因此无论通过哪种程序撤销临时禁令，都无法改变展会被禁止展出的情况。
由于临时禁令具备强制执行力，在展会期间收到临时禁令的被申请人即使认为自己不侵权，也要暂时遵守临时禁令，撤下或者交出相关产品，销毁相关目录、宣传材料，否则会有被处以罚款或者代替罚款的拘留的风险。
另一方面，为了最大限度的避免法院在不经过听取双方当事人意见的口头程序的情况下就颁发临时禁令，中国参展公司可以提前申请法院保护令(Protective Writ)，陈述不应当颁发临时禁令的抗辩理由。如上所述，由于德国法律规定，不管展会在哪里举行，对于展会上的侵权行为，德国所有对知识产权案件有管辖权的地方中级法院都可以受理权利人的临时禁令申请，因此，中国参展公司应在参展前，充分排查竞争对手的知识产权布局，基于此，向尽可能多的有知识产权管辖权的法院事先提交保护令。
3. 刑事执法：检察院协同警察及海关人员进行刑事调查程序
启动这种刑事调查程序一般都是权利所有人事先向检察机关提起举报和调查申请，警察和海关人员有权把涉嫌侵权的展品作为证据暂时没收，另外，检察机关酌情可以要求嫌疑人交纳保证金。
如果在参展期间遭遇德国警察或者海关人员的刑事执法，建议参展企业人员不可以与警察或者海关人员发生冲突，否则会被临时拘留，可能被控妨碍司法罪。其次，要确定警察或者海关人员出示的搜查令上的搜查范围，对搜查范围内的调查应该配合。再次，如果认为自己的产品没有侵权，可事后向法院抗辩要求废除没收令，并要求归还被没收的展品。最后，由于这种情况已进入刑事司法程序，为避免检察院提起公诉，参展企业还应尽早向检察院申请免予起诉。
在德国无论是行政、民事还是刑事执法，背后都有一套复杂的、专业性极高的并且与中国有很大差异的德国法律体系及司法制度，因此，建议中国企业一旦遇到上述情况，应积极尽快寻求专业律师的协助，可以考虑聘用与德国律所有合作关系的中方律所，更方便地沟通诉求，并及时咨询中国政府相关部门的建议与指导。
03
中国企业长期策略及展会前预警对策
1. 长期策略
（1）做好预警排查工作，对主要竞争对手的相关产品及知识产权信息预先进行了解，与专业事务所合作，做好FTO自由实施排查；
（2）积极进行在欧洲及德国的知识产权布局，掌握主动权；
（3）积极取得必要许可，包括与竞争对手进行商业谈判，及获得交叉许可。
2. 展前对策
（1）提前准备好保护令(Protective Writ)，并预先向相关可能对案件有管辖权的法院提交，以便法院在收到相关权利人的临时禁令的申请后，不经过口头程序不得快速颁发临时禁令，从而能顺利完成参展。提交保护令的前提是，参展企业需要对德国主要竞争对手的知识产权布局有一定的了解，并针对参展有可能涉及的具体知识产权提出抗辩理由。保护令包含的抗辩理由通常有；情况不紧急抗辩；权利无效抗辩；标准必要专利的FRAND抗辩等。另外，为了增强抗辩的力度，参展企业也可考虑同时向法院提交保证不侵权的保证书及保证金。
（2）结清历史诉讼费用，按照德国法律，诉讼中的败诉方需要承担法庭费用和胜诉方的律师费。而参展企业在展会结束后就回到中国，因此通常胜诉方会等待败诉的参展企业再次来到德国参展的时候，申请强制执行以往的胜诉判决，有可能通过扣押足够数量、金额的参展品来达到目的。因此，由败诉赔偿需要支付的参展企业，最好事先把历史问题解决好再赴德国参展。
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王欣蕾 wangxl@ccpit-patent.com.cn
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