贸促专商 | 美国专利申请程序中的信息披露声明制度
本文梳理了与美国专利申请中的信息披露声明（IDS）义务履行相关的IDS提交主体、IDS提交材料、IDS提交时机和要求，以及相关注意事项，供广大国内申请人参考。
随着知识产权保护意识的增强，越来越多的国内申请人开始加强海外专利布局，以便更好地为科技创新保驾护航。作为国内申请人海外专利布局最多的国家，美国具有一些特殊的专利制度，例如信息披露制度。很多国内申请人对提交信息披露声明（Information Disclosure Statement，简称IDS）虽略有了解，但并不是非常清楚如何有效地应对IDS义务。然而，一旦忽视IDS义务的履行，可能带来严重的后果，如导致专利权无法行使。
为了帮助国内申请人成本有效地履行IDS义务，本文梳理了与IDS义务履行相关的IDS提交主体、IDS提交材料、IDS提交时机和要求，以及相关注意事项，供广大国内申请人参考。
一、IDS提交主体
美国37 C.F.R. § 1.56[1]中规定与专利申请的递交和审查相关的每个人，都负有向美国专利局（USPTO）提供其已知的、与该专利申请的可专利性实质相关的所有信息的义务，即提交IDS的义务。
在美国37 C.F.R. § 1.56中还进一步明确了具有IDS义务的人，即IDS提交主体包括：
(1) 专利申请中署名的每一个发明人;
(2) 准备或处理专利申请的每一个专利律师或专利代理师;
(3) 实质性参与专利申请的准备或审查，并且与发明人、申请人、受让人或有义务受让该专利申请的任何人有关联的所有人。
根据相关规定，除发明人、专利律师、专利代理师之外，向发明人、专利律师、专利代理师等披露与该专利申请的可专利性实质相关的信息的人也具有IDS义务。
二、IDS提交材料
按照MPEP[2]的规定，需要递交的IDS文件至少包括：
(a) 相关外国申请中引用的现有技术;
(b) 在审美国专利申请的有关信息;
(c) 来自相关诉讼和/或审判程序的信息;
(d) 与从专利中复制的权利要求有关的信息。
根据上述规定，在实务中需要纳入IDS提交材料考虑范围的文献包括但不限于以下几种：
(1) 具有相同优先权的同族申请在撰写和审查过程中产生的现有技术，例如，美国母案、分案、继续案、部分继续案，以及美国以外的其他国家和地区的同族申请（包括国内申请人熟悉的中国优先权申请、PCT申请，欧洲申请、日本申请、韩国申请等），在审查过程中专利局引用的对比文件，申请人提交给专利局的对比文件，以及在申请文件（如背景技术）中提到的对比文件[3]；
(2) 虽然优先权不同但属于技术相关的申请、及其同族申请在审查过程中产生的现有技术，例如，同一专利布局中的系列案申请、以及该系列案申请的同族申请，在审查过程中专利局引用的对比文件，申请人提交给专利局的对比文件，以及在申请文件（如背景技术）中提到的对比文件；
(3) 在审美国专利申请的申请文件中提到的现有技术，尤其是背景技术中提到的对比文件；
(4) 在相关诉讼和/或审判程序中产生的现有技术，例如提交到法院或专利局的对比文件；
(5) 其他，例如发明人发表的文章，技术交底书中提到的现有技术，发明人、专利代理人和其他检索单位检索得到的对比文件，申请人的相似产品，美国审查员认为可能导致重复授权的美国对应申请。如果存在从其他专利中复制权利要求的情形，还需要指出复制的权利要求的来源专利和该专利的权利要求数量。
需要注意的是，对于非英文的现有技术，如果不提供英译文，美国审查员通常不予考虑，因此还需要提供相应的英译文。英译文的形式，例如可以包括：英文同族申请（如果有）；英文的全文翻译（可以是机器翻译）；相关部分的英文译文（多用于非专利文献，也可以是机器翻译）；英文摘要。
三、IDS提交时机和要求
按照美国37 C.F.R. § 1.97[1]的规定，在美国专利申请和审查程序中，可在不同阶段递交IDS。
阶段一 在美国专利申请递交日（或PCT进国家阶段日）起3个月内、或在第一次实质审查意见（如Non-Final）前、或在提交继续审查请求（RCE）后的第一次实质审查意见前。
在该阶段提交IDS，既不需要缴纳IDS官费，也不需要交任何声明。
阶段二 在第一次实质审查意见后，但仍在Final、授权通知、或任何能导致专利审查程序关闭的行为发生前。
在该阶段提交IDS，如果能够提交符合37 C.F.R. § 1.97[1]规定的声明，则不需要缴纳IDS官费；如果无法提交上述声明，则需要缴纳IDS官费。
符合37 C.F.R. § 1.97规定的声明可以是以下两种声明中的任一种：
(1) 本次IDS中所包含的每一条信息，是在提交本次IDS前3个月内，在同族国外专利申请过程中被外国专利局的通知书首次引用的；或
(2) 本次IDS中所包含的信息，均未在同族国外专利申请过程中被外国专利局的通知书引用，且在经过合理质询后签署声明的人了解，在提交本次IDS前3个月内，§ 1.56(c)中规定的任何人都不知道。
考虑到使用声明(2)有潜在的风险，一般建议申请人使用声明(1)。
阶段三 在Final、授权通知、或任何能导致专利审查程序关闭的行为发生后，但仍在缴纳授权费用前或在缴纳授权费用当日。
在该阶段提交IDS，既需要缴纳IDS官费，也需要交声明。
阶段四 在缴纳授权费用后，但仍在授权公布日前。
在该阶段若有IDS需要IDS，一般需要提交撤回授权的请求和RCE请求，并需要缴纳撤回授权的官费和RCE官费。这种为提交IDS而重启审查程序的方式不仅成本较高，而且耗时较长。
自2012年起，USPTO推出了一种更为快捷且低成本的IDS提交途径，即QPIDS（Quick Path Information Disclosure Statement），有条件地取代昂贵且耗时的RCE途径。
利用QPIDS提交IDS，虽然仍需要提交撤回授权的请求和RCE请求，且需要缴纳IDS官费，但基于QPIDS提交的RCE是“有条件的”RCE（conditional RCE）：如果审查员未发现需要重新审查的IDS文献，有条件的RCE将不会被开启，RCE官费被退回；如果审查员发现确有需要重新审查的IDS文献，则有条件的RCE将会开启，这种情况下会退回除RCE官费之外的官费，如IDS官费[4]。
从实务来看，利用QPIDS提交IDS后，UPSTO重启审查程序的情况为少数情况。因此，在缴纳授权费用后、授权公布日前，利用QPIDS提交IDS不失为一个既快捷又节约成本的方式。但是，QPIDS也存在局限性，其仅适用于申请人想要提交的IDS文献满足37 C.F.R. § 1.97规定的时限要求，即，如果申请人无法提交符合37 C.F.R. § 1.97规定的声明，则无法利用QPIDS提交IDS。
以上分别梳理了在专利申请至授权的不同阶段提交IDS的要求。为方便查看，下表进一步列出在不同IDS提交时机下，对声明和官费的要求。
IDS提交时机 | 声明 | 官费 |
阶段一、在美国申请递交日（或PCT进国家阶段日）起3个月内，或（RCE后的）第一次实质审查意见前 | 无 | 无 |
阶段二、在第一次实质审查意见后，但仍在Final、授权通知或任何能导致专利审查程序关闭的行为发生前 | IDS官费或声明 | |
阶段三、在Final、授权通知或任何能导致专利审查程序关闭的行为发生后，但仍在缴纳授权费用前或缴纳授权费用时 | 有 | IDS官费 |
阶段四、在缴纳授权费用后，但仍在授权公布日前 | 有 | IDS官费/RCE官费 |
可以看出，在不同的IDS提交时机提交IDS材料，对申请人的提交要求不同，尤其是随着专利申请和审查的程序越向后，对声明和官费的要求越高。为了成本有效地履行IDS义务，申请人应当尽量在专利申请和审查的较早阶段，提交获知的IDS材料，例如在阶段一（即美国申请递交日起3个月内、或第一次实质审查意见前）进行全面的IDS排查，应交尽交。一旦有可以在该阶段递交的IDS材料被遗漏，在后续其他阶段进行补交，就可能产生不必要的费用，给申请人带来额外的成本支出。
对于IDS材料，虽然越早提交风险越低，但是由于多个IDS材料产生的时间不同，如果都采取一旦获知立即提交的策略，成本较高。考虑风险和成本的平衡，也可以合并提交一些IDS材料。例如，可以定期排查，将在排查周期内产生的IDS材料合并提交，以避免多次提交IDS带来的成本支出。考虑声明要求的3个月，申请人多采取每3个月排查一次IDS，即3个月合并提交一次IDS。
当然，考虑IDS提交日对专利保护期限调整（Patent Term Adjust，简称PTA）的影响，如果专利保护期对于申请人来说非常重要，那么，申请人可以考虑采取在获知IDS材料起30日内递交IDS的策略，以期获得更加有利的PTA[1]。
一般而言，在授权公布日后，申请人的IDS义务即结束。但是，如果在授权公布日后发现新的IDS材料会影响本专利的稳定性，或者发现应当在专利申请过程中提交的关键IDS材料被漏交时，还是需要采取适当的途径来提交相关IDS材料，以避免诉讼中的风险。这种情况下，可以考虑通过补充审查程序（supplemental examination）或提交再颁专利申请来进行IDS的提交。
综上，本文梳理了IDS提交材料、IDS提交时机和要求、以及在提交IDS时的相关注意事项，希望能够帮助广大国内申请人更加成本有效地履行IDS义务。
注释
[1] MPEP - R (uspto.gov).
[2] 2001-Duty of Disclosure, Candor, and Good Faith (uspto.gov).
[3]马天旗，《国外及我国港澳台专利申请策略》，知识产权出版社2018年版，第50-51页。
[4] PTO/SB/35 (11-00) (uspto.gov).
联系作者
王莉莉
中国贸促会专利商标事务所
北京办公室 国内专利处
wangll@ccpit-patent.com.cn
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