方晓红｜商标使用中的商誉承继问题
作者｜方晓红
作者单位｜厦门市新华专利商标代理有限公司
承继，是指按照法律或遵照遗嘱接受死者的财产、职务、头衔、地位等。通常有两种类型：一是自然人之间关于财产、职务、头衔、地位等的承继；一是法人或其他拟制人之间关于财产、地位等的承继。本文着重讨论的是商标使用中的商誉承继，它既可以是自然人的财产，也可以是法人及其他拟制人的财产。商标使用中的商誉承继方式有三种：（1）商标许可，（2）商标转让中的商誉承继问题，以及（3）重新注册商标的商誉承继问题。
一、商标许可中的商誉承继问题
商标许可不转移商标的所有权，商标许可中被许可商标上积累的商誉归属于许可人。所以，商标许可过程中，应当并不存在商标权的承继问题，被许可商标在使用过程中产生的商誉，也不存在承继问题。
但是，为什么“王老吉”商标许可合同终止后，又有“商誉”移植这一说？
这里主要有两个问题：（1）“王老吉”商标在许可加多宝使用时，商标不知名，“王老吉”的知名是加多宝运营的结果。（2）加多宝在使用“王老吉”商标时，运营过程中有其智力创造（红罐包装设计）。
因此，上海大学知识产权学院陶鑫良教授认为，基于这两个原因，加多宝移植由其建立起来的“王老吉”后发商誉行为，既没有侵害“王老吉”注册商标权，也不构成不正当竞争。并创造性地提出“先发商誉”与“后发商誉”这两个名词。陶教授认为，“先发商誉”，是指例如可口可乐、雀巢咖啡、星巴克等诸多著名品牌或者驰名商标，都是在许可他人使用该注册商标或者他人“傍名牌”而擅自使用该注册商标的时间节点之前，已通过注册商标权人的在前充分使用，使得该注册商标在上述时间节点前已产生了显著的巨大商誉。而所谓“后发商誉”，是指在许可他人使用该注册商标或者他人擅自使用该注册商标的时间节点之前，该注册商标还没有较高的知名度或美誉度，即还没有显著商誉。在该时间节点之后，或者是被许可使用人在后的被许可使用过程中的贡献所致，或者是在擅自使用该注册商标者在后的擅自使用过程中的效果所致，才使用该注册商标“后发”产生了显著商誉。
清华大学法学院副教授崔国斌先生则认为，商标许可过程中被许可商标上积累的商誉全部归属于许可人，但是，这并不意味着被许可人在许可过程完全不能获得独立的商誉。商标法许可经营者在同一商品上同时使用多个商标，这些商标可以源于一个厂商，也可以源于多个厂商。知名商品特有的包装、装潢具备后，可以视为未注册商标。在判断被许可人是否通过包装、装潢的使用获得独立商誉时，应当遵守“被许可人在被许可商标上添附的商誉”归属于认可人的基本原则，尊重商标归属的内在逻辑——重视消费者所感知的未注册商标与特定厂商（被许可人）之间的联系。如果消费者将未注册商标与被许可商标联系在一起，则该未注册商标的商誉归属于许可人。这是为避免消费者产生混淆的必然选择。尊重消费者的认知、避免引发混淆，也是商标法处理其他商标权属问题的一般原则。
相比较而言，本人比较赞同崔国斌副教授的观点，即，当被许可人在商品上添附新的商标与包装、装潢时，该商标运营产生的商誉归属在约定不明时应以消费者的认知为主。这也意味着，商标许可人与被许可人在订立商标许可合同时，应就被许可商标如何使用、能否添加附属商标、如何添加附属商标、以及包装装潢的归属作详细约定，以避免产生类似于“红罐”这样的纠纷。
二、商标转让中的商誉承继问题
转让，是财产承继的方式之一。因承继而取得财产，是指基于他人既存的权利而取得财产，有特定继受取得与概括继受取得之分。特定继受取得，是指仅对特定物继受取得财产权。概括继受取得，是指就他人的权利义务予以全部继受而取得财产。如此区分的意义在于：概括继受取得中，取得财产的人不仅要承继前手的权利，也要承继其义务；而在特定继受取得中，取得财产的人只继受特定物上的权利义务，并不负担前手的其他义务。
一般意义上的商标转让（如M商标由A转让给B），其商誉会随着商标一起转移。但是，作为市场主体的企业经营者，往往因为各种利需，建立复杂的企业体系，导致包括商标在内的知识产权承继混乱或者错误认识。2013至2014年“稻花香”商标之争即是典型一例。
于1982年4月2日提出184905号“稻香村DXC及图”商标的注册申请，并于1983年7月5日获准注册，核定使用商品为第30类的饼干（3006）。1988年5月24日，保定市稻香村食品厂又提出352997号“稻香村DXC及图”商标的注册申请，并于1989年6月30日获准注册，核定使用商品为第30类的果子面包、糕点（3006）。也即，保定市稻香村食品厂在第30类有两个注册商标。
2000年12月28日，第184905号、第352997号商标经核准转让给（第一次转让）。
2003年3月24日，第184905号、第352997号商标经核准转让给（第二次转让）。
2004年11月14日，第184905号、第352997号两商标经核准转让给（第三次转让）。
这三次转让，导致“稻香村DXC及图”（第184905号、第352997号）由保定市稻香村食品厂承继至保定市稻香村食品工业总公司、保定稻香村新亚有限公司，最终商标权人为苏州稻香村公司。但是为什么“稻香村”商标之争的三份判决书都不认定“与苏州稻香村食品厂存在法律和事实上的承继关系”？原因在于：（1）者，它是苏州稻香村食品厂投资设立的企业法人（苏州稻香村公司由苏州稻香村食品厂、保定新亚公司、北京新亚趣香食品有限公司三公司投资设立）。是两个独立的企业法人，它们之间是平等的市场主体，企业法人人格独立，自主经营、自负盈亏。（2）不能承继中华老字号商标商誉，因为苏州稻香村食品厂并没有把“禾”字商标转让给苏州稻香村公司，不能因为苏州稻香村食品厂是苏州稻香村公司的股东就想当然地认为双方的财产混同。即使两家公司股东相同，在法律层面，它们都是独立的企业法人。
因此，当一个企业因为经营策略或产业布局而设立/变更成多个公司时，应当也同时规划好商标及其他无形资产的布局。知识产权所有权不仅要在账面上明晰，管理者也应了然于胸，不能是千头万绪、不知其所踪。
三、的商誉承继问题
《商标法》第二十四条规定，注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。
重新设计并申请注册的商标是对原商标的承继，还是对原商标商誉的承继？重新设计并申请注册新商标后，原商标是否还应继续维持？
北京市高级人民法院莎日娜法官认为，不同的注册商标其专用权是相互独立的，不存在注册商标专用权之间的承继和延续问题。
北京市高级人民法院刘辉法官认为，商标权人在商标权有效期间，保留了原商标的主要部分，并重新申请，其没有放弃文字部分的意图，本着公平原则，从尊重历史角度，保留争议商标也有利于维护市场秩序的稳定。
但刘辉法官的这份判决最终被最高人民法院否决。最高院在2014）行提字第7号判决书中阐明，评议重新注册的商标，应当区分商誉的延续与商标的延续。市场主体在经营过程中积累的商誉，可以一定方式在不同的商誉载体上进行转移、延续，商誉的载体包括市场主体的字号、商标、产品的包装装潢等可以区分商品或服务来源的标识。但是，市场主体以转移、延续其商誉为目的的市场经营行为，并不因其目的上的正当性而当然具有结果上的合法性，相关市场经营行为能否发生转移、延续商誉之目的取决于其行为是否符合法律的有关规定。具体到本案，市场主体如基于经营策略、经营范围发生变化等原因需要改变原注册商标标识，或者改变原注册商标核定使用的商品，根据商标法第二十条、第二十一条、第二十二条的相关规定，即使该市场主体以原注册商标为载体已积累了一定的商誉，该市场主体也仍然应当向商标行政主管部门提出注册申请，由商标行政主管部门依法进行审核。关于商标的延续，商标法第三十八条规定了注册商标的续展，除此之外，商标法未规定其他形式的商标延续。
也就是说，最高人民法院与北京高院的部分法官认为，商标的延续只有一种：续展。除此之外，别无其他。商标的延续不必然导致商誉的延续。因为相关市场经营行为能否发生转移、延续商誉之目的取决于其行为是否符合法律的有关规定，如果新申请的商标与他人在先商标产生冲突，违反商标法关于在先权的规定（2001年《商标法》第三十一条），该商誉的移转就不具有“结果上的合法性”。
因此，欲借重新注册商标树立企业新形象，不要轻易放弃老商标。至少依据当前的司法判例是这样。
陶鑫良、张冬梅：《被许可使用“后发商誉”及其移植的知识产权探析》，《知识产权》，2012年12月，第4-9页。
同1。
崔国斌：《商标许可终止后的商誉分配》，《知识产权》，2012年12月，第12页，转引自J. Thomas McCarthy, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition,4th ed.,§ 7:8(1997,Updated 2012).
同3，第12页。
钟秀勇：《钟秀勇讲民法——讲义》，2014版，第167-168页。
“稻花香”一审判决书：（2013）一中知行初字第3701号；二审判决书：（2014）高行终字第1103号；再审裁定书：（2014）知行字第85号。
见（2011）高行终字第82号判决书。
见（2011）高行终字第395号判决书。
作者注：此处引用（2014）行提字第7号判决书的观点，不必然表示作者同意法官的观点。