【风云录·专利】最高法院｜发明专利的数值范围变化：质的变化要求具有新的性能，量的变化要求超出人们的预期，否则不具有创造性

要点与观点总结：

1、法律法规：

    创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。（《专利法》第22.3条）

2、最高法院观点：

（1）本专利权利要求1与证据1的区别技术特征仅为Ni的含量不同。在此情况下，判断本专利权利要求1是否具有创造性，则应当考虑该数值范围与现有技术相比的技术效果是否产生了质的变化，具有新的性能，或者产生了量的变化，超出人们的预期。本专利权利要求1对于Ni含量的选择，是本领域技术人员通过有限的试验就可以得到的，并未取得意料不到的技术效果，其相对于证据1而言是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步。

（2）关于斯倍利亚社所述应允许其补充提交试验数据以及该试验数据的证明力问题。本院认为，由于专利制度是以公开换保护为前提的，因此对专利权的保护应当与其相较于现有技术作出的技术贡献相适应，在此情况下，请求保护的发明创造的技术贡献应当充分公开并记载在说明书中，未记载在说明书中的技术贡献不能作为请求获得专利权保护的基础，也即如果申请人在申请日后提交的技术文献或实验数据所要证明的事实在原始提交的申请文件中没有记载，则因上述证据不能证明所述发明已经在申请日前完成，故通常不能作为判断该发明创造能否获得授权的依据。

合议庭：

周翔、宋淑华、吴蓉

中华人民共和国最高人民法院

行 政 裁 定 书

（2014）知行字第84号

再审申请人（一审原告、二审上诉人）：日本斯倍利亚社股份有限公司。

住所地：日本国大阪府吹田市江坂町一丁目16番15号。

法定代表人：西村哲郎，该公司董事长。

委托代理人：宋合成，北京清亦华知识产权代理事务所（普通合伙）专利代理人。

委托代理人：聂宁乐，北京清亦华知识产权代理事务所（普通合伙）专利代理人。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会。

住所地：中华人民共和国北京市海淀区北四环西路9号银谷大厦10-12层。

法定代表人：张茂于，该委员会副主任。

委托代理人：谭颖，该委员会审查员。

委托代理人：孙志敞，该委员会审查员。

一审第三人：史天蕾。

委托代理人：李茂家，北京林达刘知识产权代理事务所（普通合伙）专利代理人。

委托代理人：汪送来，北京林达刘知识产权代理事务所（普通合伙）专利代理人。

再审申请人日本斯倍利亚社股份有限公司（以下简称斯倍利亚社）因与被申请人中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）、一审第三人史天蕾发明专利权无效行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京市高级人民法院（2012）高行终字第528号行政判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

斯倍利亚社申请再审称：

（一）一审、二审法院认为本专利权利要求1涉及的是产品权利要求，因而在判断创造性时不需要考虑用途差异的观点，混淆了专利权的保护范围和创造性的概念。本专利权利要求1与证据1虽然都涉及无铅的钎焊料合金，但本专利适用于喷流焊接法，证据1适用于凸块焊接法，本发明所要解决的是喷流焊接法的特性问题而非软钎焊料合金的共性问题，二者在技术思想上存在明显差异。本发明要解决的技术问题在证据1中并不存在，因此证据1不能作为最接近的对比文件来评判本专利的创造性。斯倍利亚社在本案中一直坚持本专利适用于喷流焊接法，根据禁止反悔原则，斯倍利亚社已经从本专利权的保护范围中放弃了凸块焊接法部分，因此专利确权判断亦应与权利救济协调一致。

（二）证据1公开的发明属于化学领域的发明，没有公开的物质性能不能从其本身的结构、组成等物理化学性质显而易见地得出或预见到。调节Ni的添加量能够起到改善钎焊料流动性的效果在证据1中既没有直接记载也没有间接提示，本领域普通技术人员根据证据1的记载无法直接推论出这种技术效果，得不到技术启示。镍具有抑制铜与锡金属间化合物生成的能力没有被现有技术所公开，且不能从镍具有与铜无限互溶的固有特性推断得出，对于本领域技术人员来说该功能是不可预料的。

（三）一审、二审法院援用本专利说明书中公开的信息来论证证据1所披露的技术方案能够实现同样的技术效果，是将本专利中公开的内容当成了现有技术，但斯倍利亚社放弃部分保护范围并不意味着相应的技术效果就自动转变成申请时的公知常识，且技术效果即使客观上能够实现也不代表已被公开。

（四）本专利权利要求4的技术特征“含有0.001-lwt%的Ge”的作用是在合金凝固时使晶粒细化，该效果在证据8中既没有直接记载也没有间接提示，且不属于现有技术，在无其他信息可供参考的情况下，本领域技术人员不可能从证据8得到启示，专门在证据1公开的技术方案中添加Ge，并且进一步有主观动机地去改变各组分的含量而达到本专利权利要求4规定的特定范围。

（五）专利复审委员会以及一审、二审法院因本专利申请时定量检测技术的制约而完全否定本发明的技术效果，属于对创造性判断的理解有误。虽然受本专利申请时技术水平的制约，本专利未能在学术意义上准确且完全地探究流动性效果与伸长率之间的表征规律，未能采用足够精确的理化参数定量检测流动性，但这一瑕疵完全不足以否定本发明的有益效果。

（六）本发明的有益效果是技术事实，除了本专利说明书的记载之外，还可以通过相关论文、对比实验数据、本专利在商业上取得的巨大成功以及在全球范围的纠纷情况得到广泛佐证。

综上，斯倍利亚社认为本专利具有创造性，请求本院依法撤销一审、二审判决和第15158号无效宣告请求审查决定（以下简称第15158号决定）。

专利复审委员会提交意见称：

（一）根据《中华人民共和国专利法》第五十九条的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，因此创造性评价的基础是基于本专利权利要求记载的技术方案进行的。说明书可以解释权利要求，但是没有记载在说明书中的内容是不能影响对专利权保护范围的评价的。

（二）任何试图利用本专利申请日后的理论、实施例和试验结果来证明本专利具有创造性并以此要求本专利具有自其申请日起的权益都是不被允许的。因此，斯倍利亚社提交的本专利申请日后发表的资料不能作为证明本专利创造性的证据使用。

（三）第15158号决定认定事实清楚、适用法律正确，一审、二审法院予以维持是正确的。

史天蕾提交意见称：

（一）本专利权利要求1－3相对于证据1不具有创造性。本专利权利要求1与证据1的区别在于钎焊料合金中Ni的重量百分数不同，但该含量范围在说明书中没有任何记载，因而无法获知权利要求1将Ni的含量范围限制在0.04-0.1wt%有何预料之外的技术效果。本专利权利要求2和3为权利要求1的从属权利要求，在其引用的权利要求1不具有创造性的情况下，权利要求2和3也不具有创造性。

（二）本专利权利要求4相对于证据1和证据8的结合不具有创造性。证据8公开了权利要求4中“0.001-1wt%的Ge”的技术特征，并且Ge在证据8中所起的作用与在本专利中所起的作用都是用于抑制氧化物产生，并且改善钎焊性。本领域技术人员在证据8给出的启示情况下，将证据1和证据8结合而获得本专利权利要求4的技术方案是显而易见的。

（三）斯倍利亚社关于本专利权利要求1－4具有创造性的申请再审理由不能成立。在证据1公开了无铅的软钎焊料合金的情况下，本领域技术人员从证据1中获得制备无铅的软钎焊料合金的启示是显而易见的。本专利没有记载权利要求1的产品不适用于凸块焊接，因而证据1与本专利权利要求1的产品能够适用于相同的领域。斯倍利亚社关于本专利具有意外技术效果的理由均未记载在说明书中，因而其主张是不能成立的。

（四）本专利说明书仅提到添加Ni以保持良好的流动性，但并未提供测定流动性的方法，也没有提供流动性的测试数据加以证实。即使添加Ni可以保持钎焊料合金的流动性，但证据1已经公开了含Ni的钎焊料合金，Ni在证据1中的作用与在本专利中的作用并无差别。本专利在说明书中也没有记载将Ni的含量限定在权利要求1的范围所带来的预料不到的流动性效果。

（五）斯倍利亚社虽主张商业成功，但没有证据证明此系本专利技术方案带来的。

本院认为：本案争议问题是，本专利权利要求1－4是否具有创造性。

一、关于本专利权利要求1是否具有创造性问题

本专利权利要求1的内容是：“无铅的焊料合金，其特征在于，含有0.3-0.7wt%Cu，0.04-0.1wt%Ni，其余为Sn。”证据1公开了一种用于半导体的合金连接材料，其中表19示出了形成合金线的合金的各自组成，在该表中披露的第17种合金组成为包括0.5wt%的Cu、0.5wt%Ni、余量为Sn。本专利权利要求1相对于证据1的区别是ni的含量不同。

斯倍利亚社认为，本专利权利要求1与证据1虽然都涉及无铅的钎焊料合金，但本专利适用于喷流焊接法，证据1适用于凸块焊接法，本发明要解决的技术问题在证据1中并不存在，因此证据1不能作为最接近的对比文件来评判本专利的创造性。本院认为，判断一项现有技术是否可以作为最接近的对比文件使用，需要从所属技术领域、所要解决的技术问题、技术效果或者用途、是否能够实现发明的功能以及公开发明的技术特征的多少等方面进行判断。如果一项现有技术与要求保护的发明技术领域相同，且公开发明的技术特征最多，或者是与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，且公开发明的技术特征最多，则均可以作为最接近的现有技术来评价要求保护的发明的创造性。而技术领域的确定，应当以权利要求所限定的内容为准，一般根据专利的主题名称，结合技术方案所实现的技术功能、用途加以确定。本专利权利要求1请求保护一种无铅的焊料合金，证据1公开了一种用于半导体的合金连接材料，二者均属于软钎焊料合金领域，技术领域相同，且证据1公开了权利要求1的无铅焊料合金的各组份以及Cu的含量和Sn为余量的技术特征，故证据1可以作为最接近的对比文件来评价本专利的创造性。此外，本专利权利要求1请求保护的是一种无铅钎焊料合金产品，在该权利要求中并未限定其用途，故斯倍利亚社所述二者适用的技术领域不同，证据1不能用以评价本专利创造性的申请再审理由不能成立。

斯倍利亚社主张，调节Ni的添加量能够起到改善钎焊料流动性的技术效果在证据1中既没有直接记载也没有间接提示，本领域技术人员根据证据1的记载无法直接推论出这种技术效果，得不到技术启示。本院认为，本专利权利要求1与证据1的区别技术特征仅为Ni的含量不同。在此情况下，判断本专利权利要求1是否具有创造性，则应当考虑该数值范围与现有技术相比的技术效果是否产生了质的变化，具有新的性能，或者产生了量的变化，超出人们的预期。斯倍利亚社虽主张调节Ni的含量能够改善熔融焊料合金的流动性，但从其据以佐证的本专利说明书第7页附表所示试验数据的记载来看，该组数据不能证明权利要求1限定的Ni的含量范围相较于证据1公开的技术方案，以及包含有该技术方案的修改前的技术方案中Ni的含量范围，在改善流动性方面具有预料不到的技术效果，也不能说明焊料合金的伸长率仅仅是由Ni的含量决定的，更不能确定或教导焊料合金中Ni的含量不同和伸长率有何必然联系，且本专利说明书中亦未记载附表中的伸长率与熔融焊料合金的流动性的线性关系。因此，本专利权利要求1对于Ni含量的选择，是本领域技术人员通过有限的试验就可以得到的，并未取得意料不到的技术效果，其相对于证据1而言是显而易见的，不具有突出的实质性特点和显著的进步，专利复审委员会认定其没有创造性，一审、二审法院予以维持是正确的。斯倍利亚社认为证据1对本领域技术人员不存在技术启示，本专利权利要求1具有创造性的申请再审理由不能成立。

二、关于本专利权利要求2和3是否具有创造性问题

本专利权利要求2和3是权利要求1的从属权利要求，斯倍利亚社在一审中陈述在权利要求1不具有创造性的情况下，不再坚持权利要求2和3的创造性，故在前述论述的基础上，本专利权利要求2和3也不具有创造性。斯倍利亚社关于权利要求2和3具有创造性的申请再审理由不能成立。

三、关于本专利权利要求4是否具有创造性问题

本专利权利要求4的内容是：“无铅钎焊料合金，其特征在于，含有0.3-0.7wt%Cu，0.004－0.lwt%Ni，0.001－lwt%的Ge，其余为Sn。”其与证据1的区别在于，在权利要求4保护的技术方案中还添加有0.001-1wt%的Ge。本专利说明书记载：“锗在合金凝固时使晶粒细化。锗出现在晶界上，防止晶粒变得粗大。添加锗可以防止在合金溶解过程中氧化物发展。”证据8公开了一种焊料合金，披露了在钎焊料合金中添加0.001-0.05wt%Ge，以抑制该焊料在熔融时的氧化物的产生，并且改善钎焊性（润湿性、剪切性、伸缩性等）的技术效果。由此可见，证据8给出了在焊料中添加锗以防止合金在溶解过程中氧化物发展的技术启示，故在证据8中公开的也是Sn基钎焊料合金，并且其明确记载了Ge在该合金中所起的作用情况下，本领域技术人员能够从证据8中得到添加Ge可抑制氧化物产生并改善焊料合金钎焊性的技术启示，从而将证据8和证据1相结合得到本专利权利要求4的技术内容。同时，本专利说明书中也没有提供数据证明添加权利要求4所述范围的锗，在抑制氧化物产生方面具有预料不到的技术效果，因此该技术手段不能给权利要求4带来创造性。

斯倍利亚社认为，锗除了具有防止合金在溶解过程中氧化物发展的作用外，还具有在合金凝固时使晶粒细化的作用，从而使本专利的合金更好地适用于喷流焊接用途，该作用是证据8无法预期的。本院认为，斯倍利亚社在无效宣告请求审查程序中认可在焊料中添加锗使晶粒细化的作用属于理论上的探讨，且本专利说明书也未通过试验数据等证明这种晶粒细化的技术效果。因此，斯倍利亚社基于锗具有在合金凝固时使晶粒细化的作用，认为权利要求4具有预料不到技术效果的主张不能成立，本院不予支持。

四、关于斯倍利亚社的其他申请再审理由是否成立问题

关于斯倍利亚社所述应允许其补充提交试验数据以及该试验数据的证明力问题。本院认为，由于专利制度是以公开换保护为前提的，因此对专利权的保护应当与其相较于现有技术作出的技术贡献相适应，在此情况下，请求保护的发明创造的技术贡献应当充分公开并记载在说明书中，未记载在说明书中的技术贡献不能作为请求获得专利权保护的基础，也即如果申请人在申请日后提交的技术文献或实验数据所要证明的事实在原始提交的申请文件中没有记载，则因上述证据不能证明所述发明已经在申请日前完成，故通常不能作为判断该发明创造能否获得授权的依据。具体到本案，由于本专利说明书中没有记载权利要求1请求保护的产品中Ni的含量范围相较于证据1产生了预料不到的技术效果，因此斯倍利亚社于申请日后提交的附件9和附件10所要证明的内容均不属于明确记载在本专利说明书中的内容，且在针对史天蕾提出的无效宣告请求审查过程中，斯倍利亚社也未将上述附件作为证据材料提交，故斯倍利亚社的该项申请再审理由不能成立，本院不予支持。

关于斯倍利亚社所述商业成功问题。本院认为，斯倍利亚社在本案无效宣告请求审查阶段提交了主张商业成功的证据材料，但这些证据材料并不能证明Sn100c产品的商业业绩与本专利之间的关联性，且商业成功只是判断一项技术方案是否具有创造性的辅助因素，而不是唯一决定性条件，故本院对于斯倍利亚社的该项主张不予支持。

综上，斯倍利亚社的申请再审理由不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第六十三条第二款、《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十二条规定的再审条件。依照《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》第七十四条之规定，裁定如下：

驳回日本斯倍利亚社股份有限公司的再审申请。

审　判　长　　周　翔

代理审判员　　宋淑华

代理审判员　　吴　蓉

二〇一四年十二月十六日

书　记　员　　周睿隽