【风云录·专利】最高法院｜改变方法专利的步骤顺序是否构成等同侵权+抵触申请参照现有技术抗辩+捐献原则

涉案专利（ZL 200610049700.5）

要点与观点总结：

涉案产品生产方法：乐雪儿公司确认保全样品均由其生产、销售，且全部样品均按照其提交法庭的“热水袋生产工艺说明”制造。乐雪儿公司自述被诉侵权方法第1-4步、第11步与涉案专利权利要求1的第1-4步、第12步相同，被诉侵权方法第6、7、8、10步分别与涉案专利权利要求1的第7、6、11、10步相同，被诉侵权方法不包括涉案专利权利要求1的第5、8、9步。

最高法院观点：

（1）抵触申请可以参照现有技术抗辩的审查判断标准：乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的ZL200520015446.8号实用新型专利的申请日虽早于涉案专利申请日，但授权公告日晚于涉案专利申请日，故不构成现有技术，但依法构成抵触申请。由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。

（2）关于第5、8、9步骤争议：按照乐雪儿公司的陈述，上述部件虽不是其自行加工，但系其提供样品在案外人处定作的，也即这些部件是案外人按照乐雪儿公司的要求进行加工制作的，故乐雪儿公司对由此产生的法律后果应当承担相应的法律责任。因此，乐雪儿公司主张被诉侵权方法缺少第5、8、9步，没有事实和法律依据。

  （3）关于步骤互换是否构成等同侵权：a.6、7两个步骤：从被诉侵权方法此前的加工步骤来看，其已在第4步中对高频热粘合后的热水袋进行了裁剪，此时修边的主要目的是为了使热水袋好看，接近成品，其减少空间的作用非常有限，而且多余边角料的存在不会干扰塞座的粘合，对塞座粘合不会产生实质性影响，因而这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性，先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响，且这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异，故被诉侵权方法调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第6、7步属于相等同的技术特征。b.10、11两个步骤：对热水袋进行充气试压检验，需要通过热水袋的口部进行。按照涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行操作，在进行充气试压检验前，必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行，与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比，这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节，导致操作时间延长，效率降低。故将第10、11步的步骤调换后，确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的，调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。c.捐献原则的应用：涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围，乐雪儿公司关于第10、11步的步骤调换方案应适用捐献原则的主张依法有据。

合议庭：

    王永昌、李剑、宋淑华

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2013）民提字第225号

再审申请人（一审被告、二审上诉人）：浙江乐雪儿家居用品有限公司。

法定代表人：周雯平，该公司执行董事。

委托代理人：杨颖，辽宁同泽律师事务所律师。

被申请人（一审原告、二审被上诉人）：陈顺弟。

委托代理人：董世博，浙江凯旺律师事务所律师。

一审被告、二审上诉人：何建华。

一审第三人：温士丹。

再审申请人浙江乐雪儿家居用品有限公司（以下简称乐雪儿公司）因与被申请人陈顺弟、一审被告、二审上诉人何建华、第三人温士丹侵害发明专利权纠纷一案，不服辽宁省高级人民法院(2011)辽民三终字第27号民事判决，向本院申请再审。本院于2013年9月29日作出（2013)民申字第720号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭，于2013年11月29日公开开庭审理了本案。乐雪儿公司的委托代理人杨颖、陈顺弟的委托代理人董世博到庭参加诉讼。经本院合法传唤，何建华、温士丹未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

2010年9月17日，陈顺弟以乐雪儿公司生产、销售，何建华销售和许诺销售的布塑热水袋侵犯了其“布塑热水袋的加工方法”发明专利权为由，向辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称一审法院）提起诉讼，请求判令：1.何建华立即停止销售侵权产品，乐雪儿公司立即停止制造、销售侵权产品，并销毁侵权产品及模具；2.何建华赔偿陈顺弟经济损失50万元，乐雪儿公司赔偿陈顺弟经济损失100万元（含陈顺弟为制止侵权行为而支出的合理费用）；3.由乐雪儿公司和何建华承担本案诉讼费用。

一审法院经审理查明：陈顺弟于2006年2月24日向国家知识产权局申请了一项名称为“布塑热水袋的加工方法”发明专利，2010年2月17日获得专利权，专利号为200610049700.5，该专利权至今有效。该专利权利要求为：

1、布塑热水袋的加工方法，布塑热水袋由袋体、袋口和袋塞所组成，所述的袋体有内层、外层和保温层，在袋体的边缘有粘合边，所述的袋塞是螺纹塞座和螺纹塞盖，螺纹塞座的外壁有复合层，螺纹塞盖有密封垫片，袋塞中的螺纹塞座是聚丙烯材料，复合层是聚氯乙烯材料，密封垫片是硅胶材料所制成，其特征在于：

第一步：首先取内层、保温层以及外层材料；

第二步：将内层、保温层、外层依次层叠，成为组合层；

第三步：将两层组合层对应重叠，采用高频热合机按照热水袋的形状对两层组合层边缘进行高频热粘合；

第四步：对高频热粘合的热水袋进行分只裁剪；

第五步：取聚丙烯材料注塑螺纹塞座，再把螺纹塞座作为嵌件放入模具，另外取聚氯乙烯材料在螺纹塞座外二次注塑复合层；

第六步：将有复合层的螺纹塞座安入袋口内，与内层接触，采用高频热合机对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合；

第七步：对热水袋袋体进行修边；

第八步：取塑料材料注制螺纹塞盖；

第九步：取硅胶材料注制密封垫片；

第十步：将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；

第十一步：充气试压检验，向热水袋充入压缩空气进行耐压试验；

第十二步：包装。

（为表述方便，以下对上述步骤用对应的阿拉伯数字表示。）

2010年9月7日，陈顺弟的委托代理人张勇在辽宁省诚信公证处公证人员的监督下，在位于沈阳市大东区东顺城街17号的沈阳小商品大世界四楼，以普通消费者身份购买了“乐雪儿”牌时尚热水袋40个，其中大号热水袋1个，中号热水袋39个，并取得了加盖“沈阳市大东区任国良杂品批发部普通发票专用章”及“沈阳市大东区任国良杂品批发部、沈阳小商品大世界市场4044床”印章的《辽宁省沈阳市小额剪贴发票》一张、带有“沈阳小商品大世界四楼4107、4044床任国良”字样的该店销售人员名片一张。发票上记载大号热水袋销售单价为15元，中号热水袋销售单价为5元。公证人员对公证取得的热水袋进行了拍照，并将大号热水袋1个、中号热水袋2个予以封存。上述公证取得的热水袋外包装袋标明了“乐雪儿”商标、台州市乐雪儿塑胶电器有限公司等信息。

2009年11月17日至2010年11月3日期间，陈顺弟的委托代理人分别在浙江省台州市、山东省烟台市、潍坊市、湖北省武汉市等地，对购买乐雪儿公司生产的布塑热水袋的行为进行了公证。2010年9月29日，陈顺弟在公证人员的监督下，对其登陆网址为www.tzlxe.cn网站的过程进行了公证。该网站首页显著位置显示“浙江乐雪儿家居用品有限公司”，在“最新供应”项下显示有“供应布塑热水袋”并附实物照片。在该网站的“公司介绍”中显示“年营业额：人民币2000万元／年-3000万元／年”。

2010年9月28日，一审法院依陈顺弟申请，在乐雪儿公司对被诉侵权产品库存数量、加工方法、销售账册进行证据保全。乐雪儿公司向一审法院出示了其库房中的21箱布塑热水袋产品，但拒绝一审法院对其加工方法和销售账册进行证据保全。一审庭审中，乐雪儿公司确认保全样品均由其生产、销售，且全部样品均按照其提交法庭的“热水袋生产工艺说明”制造。乐雪儿公司自述被诉侵权方法第1-4步、第11步与涉案专利权利要求1的第1-4步、第12步相同，被诉侵权方法第6、7、8、10步分别与涉案专利权利要求1的第7、6、11、10步相同，被诉侵权方法不包括涉案专利权利要求1的第5、8、9步。乐雪儿公司就其销售账册拒绝举证。

另查明，何建华是地址在沈阳小商品大世界市场4044号摊位的沈阳市大东区任国良杂品批发部的经营者。第三人温士丹是地址在沈阳小商品大世界市场4107号摊位的沈阳市大东区永利来杂品批发部的经营者。任国良系4044和4107号两个摊位的业务员。乐雪儿公司前身为台州市乐雪儿塑胶电器有限公司，该公司于2010年3月23日变更企业名称为乐雪儿公司。

一审法院认为：

1.关于乐雪儿公司是否侵犯了陈顺弟的涉案专利权问题。乐雪儿公司主张涉案专利权利要求中的保温层是功能性描述，被诉侵权方法中在内层和外层之间夹放的是半片空心薄棉，不具备保温层的技术特征。一审法院认为，涉案专利权利要求并未对保温层的材质、大小进行限定，故对乐雪儿公司的上述抗辩不予支持。乐雪儿公司自认被诉侵权方法前4步及最后一步与涉案专利权利要求1中的前4步及最后一步相同，一审法院对此予以确认。

乐雪儿公司主张被诉侵权方法第6、7、8、10步分别与涉案专利权利要求1的第7、6、11、10步的内容相同，但顺序不同，因而未落入涉案专利权保护范围。一审法院认为，对于上述四个步骤，按照被诉侵权方法的顺序与按照涉案专利权利要求的顺序进行加工，其技术特征及技术效果并无实质区别，故对乐雪儿公司的上述抗辩不予支持。

乐雪儿公司主张被诉侵权方法不包括涉案专利权利要求1的第5、8、9步。经审查，涉案专利权利要求1的第5、8、9步分别是螺纹塞座、螺纹塞盖及密封垫片的加工方法。被诉侵权产品的上述三个部件与依照涉案专利方法直接获得的产品对应部件结构及材质相同。乐雪儿公司虽主张与上述三个部件相对应的产品组件系从外部购买，但对于购买的细节，乐雪儿公司自述是由其提供样品，由供货方按照样品的材质、结构生产，按照订货数量供货，至于样品来源及供货方的生产工艺方法乐雪儿公司拒绝说明和举证。一审法院认为，乐雪儿公司提交的购销合同签订时间晚于被诉侵权产品出厂时间，且乐雪儿公司未能证明其真实性及履行情况，对上述三个部件的加工方法亦未进行说明及举证，故对其关于被诉侵权方法缺少涉案专利权利要求1第5、8、9步的抗辩主张不予支持。

乐雪儿公司主张被诉侵权方法来源于ZL200520015446.8号实用新型专利说明书中公布的具体实施方式，因此属于现有技术，但未能举证证明被诉侵权方法与该实用新型专利的相应技术特征相同或者无实质性差异，故对其现有技术抗辩的主张不予支持。

综上，被诉侵权方法所具备的技术特征完全覆盖了涉案专利权利要求的全部必要技术特征。乐雪儿公司明知陈顺弟拥有涉案专利权，仍使用涉案专利方法进行生产，并销售依照涉案专利方法直接获得的产品，侵犯了涉案专利权，应承担停止侵权、赔偿损失的法律责任。

2.关于何建华是否侵犯了涉案专利权问题。何建华是4044号摊位的经营者，应对其业务员任国良购进和销售被诉侵权产品的行为承担法律责任。因何建华未能举证证明被诉侵权产品的合法来源，故不能免除赔偿责任。陈顺弟主张何建华实施了许诺销售被诉侵权产品的行为，因未提供证据证明，一审法院不予支持。

3.关于赔偿数额问题。鉴于陈顺弟未举证证明其实际损失或者侵权人侵权获利的具体数额，故一审法院综合考虑涉案专利权的类别、侵权人侵权的性质、情节、范围、时间以及陈顺弟为调查、制止侵权行为所支付的实际费用的合理性等因素，依法酌情确定本案的赔偿数额。

综上，一审法院于2010年12月17日作出(2010)沈中民四初字第389号民事判决，判令：1.何建华于判决生效之日起立即停止销售涉案侵权产品；2.何建华于判决生效后十日内赔偿陈顺弟经济损失及合理费用1万元；3.乐雪儿公司于判决生效之日起立即停止侵权行为；4.乐雪儿公司于判决生效后十日内赔偿陈顺弟经济损失及合理费用30万元；5.驳回陈顺弟其他诉讼请求。

乐雪儿公司、何建华均不服一审判决，向辽宁省高级人民法院（以下简称二审法院）提出上诉。

二审法院经审理查明：一审法院除认定乐雪儿公司自述被诉侵权方法第1、2步与涉案专利权利要求的第1、2步相同不正确以外，认定的其他事实属实，二审法院予以确认。另查明，2010年4月28日，乐雪儿公司与案外人任金岩签订了《购销合同》，约定乐雪儿公司向任金岩采购热水袋盖子（含垫片）20000套、热水袋螺纹座20000套，交货时必须配套交，2010年5月10日之前交3000套（大小各1500套），2010年8月30日之前结清。该合同已实际履行完毕。又查明，2010年9月7日，陈顺弟的委托代理人张勇在沈阳市小商品大世界四楼购买“乐雪儿”牌热水袋的摊位为4107号。在二审法院审理期间，陈顺弟申请放弃对何建华的诉讼请求。

二审法院认为：一审法院要求乐雪儿公司对螺纹塞座、螺纹塞盖、垫片三个部件的加工方法承担举证责任不妥。乐雪儿公司自认被诉侵权产品中的螺纹塞座系由聚丙烯材料注塑而成，其复合层（聚氯乙烯材料）通过注塑成型在螺纹塞座的表面；螺纹塞盖、垫片分别为塑料材料、硅胶材料注制而成。因此，上述三个部件的加工方法与涉案专利权利要求1第5、8、9步相同。即使上述部件是由乐雪儿公司提供样品委托其他加工方进行加工，其亦应对该加工行为承担法律责任。因此，二审法院对乐雪儿公司提出的被诉侵权方法缺少涉案专利权利要求1第5、8、9步的上诉主张，不予支持。被诉侵权方法的第6、7步和第8、10步虽然分别与涉案专利权利要求1第6、7步和第10、11步步骤顺序不同，但其技术特征和技术效果无实质区别。涉案专利权利要求未对保温层的材质、大小进行限定，被诉侵权方法中的空心棉起到一定的保温作用，相当于涉案专利权利要求中1中的保温层。因此，对乐雪儿公司提出的被诉侵权方法与涉案专利权利要求1的第6、7步及第10、11步的顺序相反，缺少涉案专利权利要求1记载的保温层的上诉主张，二审法院不予支持。乐雪儿公司提供的证明被诉侵权方法为现有技术的证明文件仅公布了被诉侵权方法的部分技术特征，而被诉侵权方法与涉案专利构成等同。因此，乐雪儿公司的现有技术抗辩不能成立。综上，被诉侵权方法所具备的技术特征完全覆盖了涉案专利的全部必要技术特征，乐雪儿公司的行为侵犯了涉案专利权。陈顺弟请求乐雪儿公司赔偿的数额中包括专利临时保护期使用费和侵权赔偿。陈顺弟并未提供证据证明其损失的数额或乐雪儿公司因侵权所获得的利益，一审法院根据涉案专利的类别、乐雪儿公司侵权的性质、情节、范围、时间及陈顺弟为调查、制止侵权行为所支付的实际费用的合理性等因素，确定乐雪儿公司赔偿陈顺弟经济损失及合理费用30万元，并无不当。综上，二审法院判决：1.维持一审判决第三、四、五项；2.撤销一审判决第一、二项。一审案件受理费18300元，由陈顺弟承担14500元，由乐雪儿公司承担3800元；二审案件受理费5850元，由乐雪儿公司承担5800元，陈顺弟承担50元。

乐雪儿公司不服二审判决，向本院申请再审称：

（一）被诉侵权方法没有落入涉案专利权利要求1的保护范围，不构成侵权。

1.被诉侵权方法不包括涉案专利权利要求1的第5、8、9步，即加工螺纹塞座、螺纹塞盖和密封垫片的步骤。乐雪儿公司生产的热水袋中的上述三个部件均是合法外购取得，外购部件的加工方法是注塑。乐雪儿公司没有义务知晓样品的加工方法，一审、二审法院认定乐雪儿公司对上述三个部件的加工方法承担举证责任，并进一步推定乐雪儿公司采用了与涉案专利相同的方法，是错误的。

2.被诉侵权方法与涉案专利权利要求1的第6、7步和第10、11步的步骤顺序相反，这种步骤顺序的改变产生了不同的技术效果。第6、7步的改变可以节省后一加工工序中被加工产品所占用的空间，提高加工效率，并使产品能够直接进入检测工序。第10、11步的改变使得在充气前无需将塞盖安装好后再取下来进行充气检测，节省了时间，并保证了检测质量。由于涉案专利请求保护的是产品的加工方法，而方法权利要求的步骤本身和步骤之间的顺序均应对专利权的保护范围起到限定作用，且在涉案专利说明书中记载了将第10、11步互换的步骤顺序，根据捐献原则，该说明书中记载的另一步骤顺序不应当纳入涉案专利权的保护范围，故被诉侵权方法在步骤上的改变没有落入涉案专利权的保护范围。

3.被诉侵权方法中的空心棉软垫与涉案专利中记载的保温层不属于相同或等同的技术特征，一审法院扩大解释了该功能性限定技术特征的保护范围。从涉案专利说明书中关于保温层的描述和附图中公开的内容来看，该保温层位于外层和内层之间，其四个边缘与外层、内层完全连接，将外层和内层完全覆盖并隔离开，以达到提高保温性能，慢慢散热降温，延长使用以及克服灌入热水开始过烫现象。被诉侵权产品的外层和内层之间设有的薄空心棉软垫的用途是用于增加手持热水袋的舒适感，仅设置在外层和内层的中间部分，上下边缘与外层、内层相隔有一定的距离，未如涉案专利一样完全覆盖并将外层和内层隔开，因而不可能具有涉案专利保温层所产生的技术效果。

（二）乐雪儿公司被许可使用的专利中所包含的产品和工艺方法构成现有技术，乐雪儿公司使用该方法生产销售被诉侵权产品不构成侵权。ZL200520015446.8号实用新型专利的申请日为2005年10月10日，早于涉案专利申请日。该现有技术公开的产品与涉案专利权利要求所记载的产品相同，并明示公开了涉案专利权利要求1的第3、5、6步。由于布塑、PVC热水袋是热水袋的常规品种，其他未明示公开的第1、2、4、7-12步均属于公知常识和惯用手段，特别是第11步中的充气检测，是热水袋产品的行业标准。

（三）陈顺弟在一审时没有主张临时保护期使用费的赔偿，原二审判决认定30万元的赔偿数额中包括该费用，超出了陈顺弟的诉讼请求。此外，涉案专利授权日是2010年2月17日，陈顺弟提起本案诉讼的时间是2010年9月，而2－9月的大部分时间是热水袋的销售淡季，在销售量很小的情况下，一审法院判决乐雪儿公司赔偿30万元过高。综上，乐雪儿公司请求本院撤销一审、二审判决，改判驳回陈顺弟的诉讼请求或将本案发回重审。

陈顺弟辩称：

1.方法发明的步骤顺序是否对权利要求有限定作用，应当结合说明书和附图的记载来判定。如果说明书和附图明确记载不按照步骤顺序亦可达到发明所声称的技术效果，或者结合本领域技术人员的公知常识能够推导出即使不按照顺序或者某几步不按照顺序也能达到发明所声称的技术效果，则方法发明的步骤顺序不构成对权利要求的限制。涉案专利说明书记载的第10、11步的顺序可以调换的内容表明，该两个步骤可以不按照严格的顺序进行操作，涉案专利权利要求中步骤顺序的标号仅是为了叙述简洁和清晰的需要。捐献原则仅适用于只在说明书中描述而未记载在权利要求中的技术方案。本案中，权利要求1并未排除说明书中记载的技术方案，故捐献原则不适用于本案。涉案专利权利要求1的第6、7步和第10、11步的步骤顺序并未对权利要求1构成限定；且依据等同原则，将涉案专利的第6、7步互换和第10、11步互换后的技术特征与互换前没有实质区别，构成等同侵权。

2.乐雪儿公司提交的购销合同签订时间晚于被诉侵权产品出厂时间，且乐雪儿公司未能证明其真实性及履行情况。对涉案专利权利要求1第5、8、9步所涉及的三个部件的加工方法乐雪儿公司未进行说明及举证。此外，即使这些零部件来自第三方，但乐雪儿公司利用该零部件进行了进一步的制造，并将制造获得的侵权产品进行了使用和销售，也构成侵权。

3.被诉侵权产品的空心棉软垫具备涉案专利所描述的保温效果，与涉案专利的保温层为等同的技术特征。

4.乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的实用新型专利公开的是一种产品，而涉案专利是一种方法发明，因此除非该实用新型专利说明书中明确记载了产品的具体制造步骤，或者本领域技术人员能够毫无疑义地推导出具体制造步骤，否则从一个产品的结构是推导不出该产品的制造工艺的。乐雪儿公司在分析该实用新型专利产品的制造步骤中采用了大量没有其他证据佐证的个人推导及猜测。

5.陈顺弟在一审诉讼中提出了临时保护期使用费的赔偿，二审判决对于该项赔偿内容的认定没有超出陈顺弟的诉讼请求，赔偿数额也是合理的。

综上，陈顺弟请求本院驳回乐雪儿公司的再审请求。

本院经审理查明：原一审、二审判决认定的事实基本属实。另查明，涉案专利说明书第2页记载：“本热水袋的袋体由3层材料所构成，因为有了保温层，使袋中热量缓慢下降，开始时避免过热，保温时间长，提高了使用效果。”在该页具体实施方式部分记载：“而内层4与外层3之间安装保温层5，如人造保温棉等各种有关材料，提高热水袋保温性能，慢慢散热降温，延长使用时间，又克服灌入热水开始过烫现象。”第3页记载：“第十步：将密封垫片10和螺纹塞盖9互相装配后旋入螺纹塞座8中；但也可以试压后旋入塞盖。第十一步：充气试压检验，向热水袋中充入压缩空气进行耐压试验；耐压试验的压力一般为0.5kg/cm，或者略大于该压力。”

乐雪儿公司承认被诉侵权产品中的螺纹塞座、螺纹塞盖、垫片的材质与涉案专利相应部件的材质相同，也是注塑成型；其中螺纹塞座虽是二次成型，但与涉案专利的加工方式不同，涉案专利是在两台机器上进行的二次注塑，但现在绝大多数是在同一台机器上完成的。乐雪儿公司提交的专利号为ZL200520015446.8的“一种新型热水袋”的实用新型专利说明书载明，该专利的授权公告日为2006年12月27日。

本院认为：本案争议问题是，乐雪儿公司的现有技术抗辩是否成立；被诉侵权产品的加工方法是否落入涉案专利权的保护范围；原二审判决对于临时保护期使用费的赔偿认定是否超出了陈顺弟的诉讼请求；原一审、二审判决对于赔偿数额的认定是否显失公平。

一、关于乐雪儿公司的现有技术抗辩是否成立问题

《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十二条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”专利法第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的ZL200520015446.8号实用新型专利的申请日虽早于涉案专利申请日，但授权公告日晚于涉案专利申请日，故不构成现有技术，但依法构成抵触申请。由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。ZL200520015446.8号实用新型专利是“一种新型热水袋”产品专利，从其权利要求书、说明书及附图来看，该专利仅公开了一种热水袋产品，并未公开这种热水袋产品的具体生产步骤。虽然热水袋加工过程中有一些步骤是常规步骤，但依照该专利公开的产品仅能确定大概的加工流程，并不能准确确定具体完整的加工步骤；且该专利也未公开塞座的材料组成和塞盖处有密封垫片等技术特征。乐雪儿公司虽主张未公开的技术特征是本领域的公知常识和惯用手段，但并未举证证明。因此，ZL200520015446.8号实用新型专利并未完全公开被诉侵权产品的加工方法，乐雪儿公司以此来主张现有技术抗辩不能成立，本院不予支持。

二、关于被诉侵权产品的加工方法是否落入涉案专利权的保护范围问题

乐雪儿公司与陈顺弟对于被诉侵权方法和涉案专利方法的争议主要集中在权利要求1第5、8、9步，第6、7步，第10、11步和保温层技术特征问题。

1.关于第5、8、9步争议问题。乐雪儿公司主张被诉侵权产品的螺纹塞座、螺纹塞盖及垫片均是其提供样品委托案外人加工订购取得，乐雪儿公司没有义务对外购部件的加工方法承担举证责任，被诉侵权方法缺少涉案专利权利要求1的第5、8、9步。本院认为，乐雪儿公司认可外购部件的材质、结构与依照涉案专利权利要求1第5、8、9步的加工方法所直接获得的部件的材质、结构相同，并认可外购部件的加工工艺是注塑，且螺纹塞座也是二次注塑成型。由此，能够判定上述部件的加工方法与涉案专利权利要求1第5、8、9步的加工方法相同。虽然乐雪儿公司主张螺纹塞座绝大多数是在同一台机器上完成的，与涉案专利的加工方式不同，但涉案专利权利要求1的第5步并未限定二次注塑的加工方式，二次注塑是否在同一台机器上完成不构成对该步骤的限定条件，故乐雪儿公司的上述主张不能成立。据此，本争议的关键转为乐雪儿公司是否实施了第5、8、9步，即被诉侵权方法是否缺少第5、8、9步问题。本院认为，按照乐雪儿公司的陈述，上述部件虽不是其自行加工，但系其提供样品在案外人处定作的，也即这些部件是案外人按照乐雪儿公司的要求进行加工制作的，故乐雪儿公司对由此产生的法律后果应当承担相应的法律责任。因此，乐雪儿公司主张被诉侵权方法缺少第5、8、9步，没有事实和法律依据，本院不予支持。

2.关于步骤互换是否构成等同侵权问题。方法发明专利的权利要求是包括有时间过程的活动，如制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法等权利要求。涉及产品制造方法的发明专利通常是通过方法步骤的组合以及一定的步骤顺序来实现的。方法专利的步骤顺序是否对专利权的保护范围起到限定作用，从而导致在步骤互换中限制等同原则的适用，关键要看这些步骤是否必须以特定的顺序实施以及这种互换是否会带来技术功能或者技术效果上的实质性差异。具体到本案中，涉案专利权利要求1的第6步是对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合的步骤；第7步是对热水袋袋体进行修边的步骤。被诉侵权方法采取的步骤是先对热水袋袋体进行修边，而后对热水袋口部与螺纹塞座复合层进行热粘合。乐雪儿公司主张按此步骤加工可以节省后续步骤中被加工产品所占用的空间，利于快速加工和提高加工精度，并能够使产品直接进入检测工序。本院认为，从被诉侵权方法此前的加工步骤来看，其已在第4步中对高频热粘合后的热水袋进行了裁剪，此时修边的主要目的是为了使热水袋好看，接近成品，其减少空间的作用非常有限，而且多余边角料的存在不会干扰塞座的粘合，对塞座粘合不会产生实质性影响，因而这两个步骤的实施不具有先后顺序的唯一对应性，先修边还是先进行热粘合对于整个技术方案的实现没有实质性影响，且这两个步骤的互换在技术功能和技术效果上也没有产生实质性的差异，故被诉侵权方法调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第6、7步属于相等同的技术特征。

涉案专利权利要求1的第10步是将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座中；第11步是充气试压检验。被诉侵权方法采用的是先充气试压检验，后将密封垫片和螺纹塞盖互相装配后旋入螺纹塞座的步骤。乐雪儿公司主张这种步骤互换所带来的效果是，不需要将螺纹塞座安装好后再取下来进行充气检测，因而可以节省时间，保证检测质量。本院认为，对热水袋进行充气试压检验，需要通过热水袋的口部进行。按照涉案专利权利要求1的第10、11步的步骤进行操作，在进行充气试压检验前，必须要从螺纹塞座中旋下螺纹塞盖后方能进行，与被诉侵权方法所采取的先试压检验后再装配螺纹塞盖的步骤相比，这种操作步骤实质上是增加了充气试压检验的操作环节，导致操作时间延长，效率降低。故将第10、11步的步骤调换后，确实产生了如乐雪儿公司主张的减少操作环节、节约时间、提高效率的技术效果，因此这种步骤互换所产生的技术效果上的差异是实质性的，调换后的步骤与涉案专利权利要求1的第10、11步不构成等同技术特征。

陈顺弟主张，涉案专利说明书已经记载了步骤10、11的顺序可以调换，权利要求1并未排除说明书中记载的这一技术方案，因此调换步骤的技术方案应当纳入涉案专利权的保护范围，对本案不应适用捐献原则。本院认为，准确确定专利权的保护范围不仅是为专利权人提供有效法律保护的需要，也是尊重权利要求的公示和划界作用，维护社会公众信赖利益的需要。在权利要求解释中确立捐献原则，就是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。该规则的含义是，对于在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案，不能包括在权利要求的保护范围之内。对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案，如果不适用捐献原则，虽然对专利权人的保护是较为充分的，但这一方面会给专利申请人规避对较宽范围的权利要求的审查提供便利，另一方面会降低权利要求的划界作用，使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情，增加了公众预测专利权保护范围的难度，不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。因此，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》在第五条中规定：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”该司法解释从2010年1月1日起施行，本案被诉侵权行为发生在2010年9月，故该解释的上述规定能够适用于本案。按照上述条文的规定，如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化，则这种技术方案就视为捐献给社会。本案中的情形正是如此。涉案专利说明书在第3页中明确记载了第10、11步的步骤可以调换，而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中，因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围，乐雪儿公司关于第10、11步的步骤调换方案应适用捐献原则的主张依法有据，本院予以支持。

3.关于“空心棉软垫”与“保温层”是否构成等同问题。根据涉案专利权利要求1的记载，保温层属于功能性限定的技术特征。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第四条规定：“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”依照涉案专利方法所生产的热水袋共计有三层，即内层、外层和保温层。根据涉案专利说明书中关于保温层的描述及附图中公开的内容来看，该保温层由人造保温棉等各种有关材料制作，位于内层和外层之间，将内层、外层完全覆盖并隔离开，可以达到如下技术效果：提高保温性能，慢慢散热降温，延长使用时间；克服灌入热水开始过烫现象。被诉侵权产品中的空心棉软垫，在宽度上与内层、外层同宽，并与内层、外层左右两侧边缘相连接；在长度上相当于内层、外层的一半。乐雪儿公司主张半块空心棉软垫的设置是为了增强手持热水袋的手感，不具有涉案专利保温层的功能和效果。本院认为，保温的主要原理是物理隔离减弱热对流和热传导。涉案专利设置保温层的目的就是通过控制内外层之间空气的热对流，阻断内外层之间因物理接触而产生的热传导来实现保温和防烫的效果。被诉侵权产品所设置的半块空心棉软垫在材质上与涉案专利保温层相同，在结构上也设置于内层和外层之间，在大小上虽然没有完全覆盖内层和外层，但其设置方式实质上起到了减弱热对流和热传导的作用，也能够实现保温和防烫的技术效果。虽然半块空心棉的保温和防烫效果与整块空心棉的效果会稍有差异，但本领域技术人员基于对保温原理的认识，能够判断二者的差异是非实质性的，因此“空心棉软垫”与“保温层”构成等同。此外，乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的ZL200520015446.8号实用新型专利的区别技术特征之一就是在内层和外层之间设置有保温层。乐雪儿公司一方面主张现有技术抗辩，另一方面又主张空心棉软垫不是保温层，这在逻辑上也是自相矛盾的。且从上述实用新型专利说明书的记载来看，该实用新型专利由三层组成，内层采用塑料制成，外层采用涤纶布制成，所以手感好，保温时间长，提高了使用效果。由此可见，热水袋产品的手感与其外层材质的使用是密切相关的，乐雪儿公司关于半块空心棉软垫的设置仅是用来增强手感的主张，缺乏事实依据，本院不予支持。

综上，被诉侵权产品的加工方法与涉案专利方法既不相同也不等同，没有落入涉案专利权的保护范围。

三、关于原一审、二审判决对于本案侵权赔偿的认定问题

乐雪儿公司主张二审判决对于临时保护期使用费的赔偿认定超出了陈顺弟的诉讼请求。对此，本院认为，专利法第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”因此，临时保护期使用费是在发明专利申请公布后至专利权被授予前，实施该发明的单位或者个人应支付给专利权人的一种适当的经济补偿，其与未经专利权人许可实施其专利的侵权损害赔偿性质不同，故专利权人不能基于侵权损害赔偿的诉因来主张临时保护期使用费，而只能单独就此项费用提出主张。陈顺弟提起本案诉讼的案由是侵害发明专利权纠纷，在一审审理中陈顺弟主张侵权损害赔偿数额中包括临时保护期使用费，对此，一审法院已在开庭审理中告知其不能在本案中主张该项费用，可另行起诉予以主张。由此可见，原一审判决所认定的赔偿数额中并不包括临时保护期使用费。二审法院在二审审理中认定一审法院判决的赔偿数额中包括临时保护期使用费，确有不妥，本院予以纠正。鉴于乐雪儿公司生产被诉侵权产品的方法没有侵犯涉案专利权，无需承担侵权责任，故对其提出的原一审、二审判决对于赔偿数额的认定显失公平的申请再审理由，本院不再予以评述。

综上，乐雪儿公司生产被诉侵权产品的方法没有侵犯涉案专利权，原一审、二审判决适用法律不当，判决结果错误，应予纠正。乐雪儿公司申请再审的主要理由成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第（二）项的规定，判决如下：

一、撤销辽宁省高级人民法院（2011）辽民三终字第27号民事判决和沈阳市中级人民法院（2010）沈中民四初字第389号民事判决；

二、驳回陈顺弟的诉讼请求。

本案一审案件受理费18300元、二审案件受理费5850元，由陈顺弟负担。

本判决为终审判决。

审　判　长　　王永昌

审　判　员　　李　剑

代理审判员　　宋淑华

二〇一三年十二月二十五日

书　记　员　　周睿隽