北京高院｜吊销营业执照期间的许可使用是商标的真实合法使用行为

诉争商标

核心观点

北京一中院/北京知产/北京高院：

1、企业被吊销营业执照期间未能对诉争商标进行商业使用，为不能实施实际使用的正当理由。

 2、企业吊销营业执照期间的商标许可行为没有违反法律，该行为有效。若被许可人在能够使用的合理期间内对诉争商标进行了真实合法的使用，该证据可以用来证明诉争商标合法有效的商业使用。

北京市高级人民法院

行 政 判 决 书

（2016）京行终2631号

上诉人（原审原告）：三得利控股株式会社。

住所地：日本国大阪市北区堂岛浜2丁目1番40号。

法定代表人：新浪刚史，董事长。

委托代理人：胡荣瑜，女。

委托代理人：李绍群，女。

被上诉人（原审被告）：中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会。

住所地：中华人民共和国北京市西城区茶马南街1号。

法定代表人：赵刚，主任。

委托代理人：冯洪玲，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

原审第三人：杭州保罗酒店管理集团股份有限公司。

住所地：中华人民共和国浙江省杭州市西湖区玉古路173号907室。

原审第三人：杭州保罗酒店管理集团股份有限公司之商标权承继人浙江向网科技有限公司。

住所地：中华人民共和国浙江省杭州市萧山区新塘街道南环路1999号。

上诉人三得利控股株式会社（简称三得利株式会社）因商标撤销复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2015）京知行初1176号行政判决，向本院提起上诉。本院于2016年4月28日受理本案后，依法组成合议庭进行了审理。2016年10月11日，上诉人三得利株式会社的委托代理人胡荣瑜、李绍群，被上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）的委托代理人冯洪玲到本院接受了询问。本案现已审理终结。

北京知识产权法院经审理查明：诉争商标系第313758号“三得利SDL及图”商标，由杭州天然可乐饮料厂于1987年7月22日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，核定使用在第32类“可乐液体饮料、保健饮料、固体饮料”商品上，该商标专用权期限经续展至2018年5月9日。2010年4月，经商标局核准，诉争商标转让至杭州市上城区金盎综合商行（简称金盎商行）。2011年11月，经商标局核准，诉争商标又转让至保罗公司。

2005年10月8日，杭州天然可乐饮料厂因连续两年未年检被中华人民共和国浙江省杭州市工商行政管理局江干分局（简称江干分局）决定吊销营业执照，停止经营活动，由主办单位、投资人或者清算组负责清算。

2008年5月18日，杭州天然可乐饮料厂与临海市碧水龙潭饮品有限公司（简称碧水龙潭公司）签署《商标使用许可合同》，杭州天然可乐饮料厂许可碧水龙潭公司自2008年5月18日起至2009年5月17日止在可乐、液体饮料、固体饮料、保健饮料商品上使用诉争商标。

2008年9月28日，杭州天然可乐饮料厂成立破产清算小组，进入破产清算程序。

2008年10月14日，杭州天然可乐饮料厂与金盎商行签订《商标转让合同》。杭州天然可乐饮料厂将诉争商标有偿转让给金盎商行。

2008年10月31日，三得利株式会社向商标局提出撤销诉争商标的申请。

杭州天然可乐饮料厂在规定期限内向商标局提交了以下使用证据：

1、诉争商标使用许可合同原件；

2、碧水龙潭公司营业执照复印件；

3、三得利饮料的瓶贴标签原件3张；

4、三得利饮料实物照片3张；

5、三得利饮料销售发票两张和三得利饮料标签印刷发票一张；

6、江干分局企业基本情况查询单；

7、杭州天然可乐饮料厂股东会决议；

8、碧水龙潭公司全国工业产品生产许可证复印件；

9、杭州天然可乐饮料厂与金盎商行签订的商标转让合同。

商标局于2010年11月3日作出撤200802819号《关于第313758号“三得利SDL及图”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》（简称撤200802819号决定），以杭州天然可乐饮料厂提供的商标使用证据有效为理由，决定：诉争商标继续有效。

三得利株式会社不服该决定，于2010年12月17日向商标评审委员会申请复审，并提交了杭工商江处[2005]第045号行政处罚决定书等七份证据用以支持其主张。

商标评审委员会向诉争商标受让人金盎商行寄送答辩通知被邮局退回，故通过《商标公告》进行了公告送达，金盎商行在规定期限内未予答辩。此后，商标评审委员会又向诉争商标受让人保罗公司寄送答辩通知及相关证据材料，保罗公司在规定期限内亦未予答辩。

2012年8月20日，商标评审委员会作出商评字[2012]第35021号《关于第313758号“三得利SDL及图”商标撤销复审决定书》（简称第35021号决定），该决定认定：本案的焦点问题是，杭州天然可乐饮料厂或者被许可使用人在2005年10月31日至2008年10月30日期间是否在可乐液体饮料、保健饮料、固体饮料商品上对诉争商标进行了公开、真实、合法的实际商业使用。本案中，杭州天然可乐饮料厂向商标局提交的诉争商标使用许可合同、碧水龙潭公司营业执照复印件、江干分局企业基本情况查询单、杭州天然可乐饮料厂股东会决议、碧水龙潭公司全国工业产品生产许可证复印件、杭州天然可乐饮料厂与金盎商行签订的商标转让合同仅能证明其具有转让或许可诉争商标的行为，不能证明其对诉争商标进行了实际使用。杭州天然可乐饮料厂向商标局提交的三得利饮料的瓶贴标签未显示诉争商标的使用时间。杭州天然可乐饮料厂向商标局提交的三得利饮料标签印刷发票不能证明其对诉争商标进行了实际商业使用。杭州天然可乐饮料厂向商标局提交的两张三得利饮料销售发票虽显示2008年8月25日及2008年9月21日，碧水龙潭公司曾销售“三得利”饮用水。但2005年10月8日至2008年9月28日期间，杭州天然可乐饮料厂因连续两年未年检被江干分局决定吊销营业执照，企业存续状态处于吊销未注销状态，虽具有法人主体资格，但依法应停止经营活动。因此，杭州天然可乐饮料厂与碧水龙潭公司于2008年5月18日签署《商标使用许可合同》，许可碧水龙潭公司使用诉争商标的行为明显违反相关法律，进而碧水龙潭公司使用诉争商标的行为亦不属于合法使用行为，且其使用的饮用水商品不属于诉争商标核定使用商品。故该项证据不能证明杭州天然可乐饮料厂对诉争商标进行了合法商业使用。2008年9月28日之后，杭州天然可乐饮料厂成立破产清算小组，进入破产清算程序，确实具有诉争商标未使用的正当理由。但是2008年10月14日，杭州天然可乐饮料厂即与金盎商行签订诉争商标转让合同。2010年4月，商标局核准诉争商标转让至金盎商行。2011年11月，商标局核准诉争商标转让至保罗公司。商标评审委员会先后向两受让人寄送诉争商标答辩通知及相关证据材料，至本案审理时，两受让人在合理期限内皆未向商标评审委员会提交诉争商标使用证据。综上，在案证据不足以证明诉争商标在规定期间内具有真实、合法的商业使用，诉争商标已构成2001年修正的《中华人民共和国商标法》（简称2001年商标法）第四十四条第（四）项所指情形。三得利株式会社关于诉争商标与其在先申请并注册的第162340号“三得利”商标构成类似商品上的近似商标。诉争商标与三得利株式会社商标共存已经造成权利间的严重冲突和市场混乱，违反2001年商标法第三十一条、第四十一条第一款规定的主张，不属于本案审理范围，三得利株式会社可另行提出争议申请。商标评审委员会依据2001年商标法第四十四条第（四）项、第四十九条之规定，决定：撤销商标局的决定、诉争商标予以撤销。

保罗公司不服，于法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。在诉讼中，保罗公司提交如下补充证据：

1、诉争商标注册、续展、转让相关材料、杭州天然可乐饮料厂和杭州市上城区金昂综合商行及保罗公司营业执照副本；

2、诉争商标使用许可合同、碧水龙潭公司营业执照、三得利饮料销售发票及其公证书、三得利饮料瓶贴、三得利饮料实物照片；

3、江干分局企业基本情况查询单、杭州天然可乐饮料厂股东会决议复印件；

4、商标局撤200802819号决定及邮寄信封；

5、商标使用许可合同、授权书及企业资质文件、三得利饮料采购及销售发票、三得利饮料检验报告；

6、保罗公司宣传册、三得利饮料瓶贴及饮料实物、浙江三得利饮料有限公司资质文件、送货单、保罗公司样本画册印刷合同及发票、三得利饮用天然水委托加工生产协议及发票、销售合作协议、饮料包装箱设计制作合同及发票。上述证据除饮料实物外均为复印件。上述证据5、6未在评审期间提交过。

北京市第一中级人民法院经过审理作出第470号判决，其认定：在案的两张三得利饮料销售发票均经过公证书公证，其真实性可以确认，该项证据可以证明杭州天然可乐饮料厂在三年期间内对涉案商标进行了合法并且真实有效的商业使用。诉争商标在争议三年期间内具有未能实际使用的正当理由，且金盎商行在诉争商标可以使用后的合理期间内对诉争商标进行了真实合法的使用。因此，第35021号决定认定诉争商标已构成2001年商标法第四十四条第（四）项所指情形，该认定有误，依法不予支持。最终判决：撤销第35021号决定，责令商标评审委员会重新作出决定。

商标评审委员会不服，向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销第470号判决，维持第35021号决定，其主要上诉理由为：北京市第一中级人民法院认定诉争商标在“饮用水”商品上的使用视为诉争商标的使用违反了商标法第五十一条的规定；商标反复转让，不能作为不使用商标的法定正当理由。

三得利株式会社不服，向北京市高级人民法院提出上诉，请求撤销第470号判决，维持第35021号决定，其主要上诉理由为：在案证据不能证明诉争商标在三年期间内进行了真实、合法、有效的商业使用；诉争商标在三年期间内不具备未能实际使用的正当理由。

保罗公司服从原审判决。

北京市高级人民法院经过审理作出第1751号判决，认定：第470号判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持；商标评审委员会、三得利株式会社的上诉主张缺乏事实与法律依据，不予支持，判决驳回上诉，维持原判。

2015年1月5日，商标评审委员会依据第470号判决和第1751号判决作出商评字[2012]第35021号重审第14号《关于第313758号“三得利SDL及图”商标撤销复审决定书》（简称被诉决定），决定对诉争商标予以维持。

三得利株式会社不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

上述事实，有被诉决定、诉争商标的商标档案、第470号判决、第1751号判决、当事人提交的证据及当事人陈述等证据在案佐证。

北京知识产权法院认为：北京市第一中级人民法院作出的第470号判决和北京市高级人民法院作出的第1751号判决明确认定诉争商标在2005年10月31日至2008年10月30日三年期间内进行了真实、合法、有效的商业使用。商标评审委员会根据法院生效判决，认定诉争商标在2005年10月31日至2008年10月30日三年期间内进行了真实、合法、有效的商业使用，并进而认定诉争商标予以维持的处理正确，予以确认。三得利株式会社的诉讼主张不能成立，不予支持。综上，商标评审委员会作出的被诉决定证据确凿，适用法律正确，符合法定程序，三得利株式会社的诉讼请求缺乏事实与法律依据，不予支持。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决：驳回三得利株式会社的诉讼请求。

三得利株式会社不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决，由商标评审委员会承担本案一、二审全部诉讼费用。其主要上诉理由是：一、北京市第一中级人民法院第470号判决和北京市高级人民法院第1751号判决所依据的证据存在诸多问题，其对案件事实的认定和法院适用存在多处错误与不当，一审法院依据该两份在先判决作出的事实认定和判决结果必然是错误的。首先，北京市第一中级人民法院第470号判决和北京市高级人民法院第1751号判决所依据的两张销售发票存在涂改、笔迹不一致的诸多问题。其次，碧水龙潭公司在2009年4月30日才取得饮用水生产许可证，而其两张销售发票记载的时间在此之前，足以说明该两张发票是假发票。再次，即使两张销售发票是真实的，也仅能证明诉争商标在“饮用水”商品上进行了使用，而不能证明在核定使用商品上进行过使用。复次，根据北京市高级人民法院（2006）高行终字第78号行政判决书、（2015）高行（知）终字第3267号行政判决书及最高人民法院（2015）知行字第255号行政裁定书，2001年商标法第四十四条第（四）项所称“三年连续不使用”中的“使用”必须是在核定使用商品上的使用，不应将与核定使用商品类似的非核定使用商品上的使用视为该条所称的“使用”，北京市第一中级人民法院第470号判决和北京市高级人民法院第1751号判决将与诉争商标核定使用商品类似的非核定使用商品“饮用水”上的使用视为该条所称的“使用”，属于适用法律错误。二、商标评审委员会未对全案事实作出审查认定，仅仅依据前述两份判决作出决定，亦属错误，应当一并撤销。

商标评审委员会服从原审判决。

本院经审理查明：一审法院查明的事实属实，依法予以确认。

另查，三得利株式会社在二审诉讼中向本院补充提交了以下证据：

1、临海市碧水龙潭饮品有限公司“饮用水”《全国工业产品生产许可证》，证明临海市碧水龙潭饮品有限公司2009年4月30日取得“饮用水”生产许可证；

2、临海市碧水龙潭饮品有限公司的行政许可信息，证明临海市碧水龙潭饮品有限公司于2009年4月30日首次获得生产“饮用水”的《全国工业产品生产许可证》。

上述两份证据用于证明临海市碧水龙潭饮品有限公司在2009年4月30之前不具备生产“饮用水”的资质，北京市第一中级人民法院作出的第470号判决和北京市高级人民法院作出的第1751号判决中所依据的由临海市龙潭饮品有限公司提供的第00305112号发票和第00305114号发票系违法生产经营产生的发票，不得作为维持诉争商标的使用证据。

3、最高人民法院（2105）知行字第255号行政裁定书，该案中最高人民法院认定“三年连续不使用”中的“使用”，应当理解为核定商品上的使用，不应将类似商品上的使用视为该条所称的“使用”。

4、诉争商标的最新商标档案，载明该商标的现权利人为浙江向网科技有限公司。

本院认为：

根据2001年商标法第四十四条第（四）项的规定，连续三年停止使用的商标，应当予以撤销。

北京市第一中级人民法院作出的第470号判决和北京市高级人民法院作出的第1751号判决明确认定诉争商标在2005年10月31日至2008年10月30日三年期间内进行了真实、合法、有效的商业使用。商标评审委员会根据法院生效判决，认定诉争商标在2005年10月31日至2008年10月30日三年期间内进行了真实、合法、有效的商业使用，据此裁定诉争商标予以维持，该裁定旨在执行在先生效判决，并无不当，本院予以确认。

根据《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》第六十八条的规定，已经依法证明的事实，人民法院可以直接认定，当事人有相反证据足以推翻的除外。

本院作出的第1751号生效判决认定诉争商标在2005年10月31日至2008年10月30日三年期间在“饮用水”商品上进行真实、合法、有效的商业使用，三得利株式会社在二审诉讼中补充提交的证据1、2不足以推翻上述事实，三得利株式会社的该项上诉理由不能成立，本院不予支持。

原审判决与在先生效判决保持一致，并无不当，应予维持。三得利株式会社的上诉理由不能成立，对其诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第(一)项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一、二审案件受理费各人民币一百元，均由三得利控股株式会社负担（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长　刘　辉

审判员　刘庆辉

审判员　苏志甫

二〇一六年十一月十日

书记员　张　倪