创新性案件（1）：北京知产｜实用新型已授权，则不得要求为本国优先权
1、基本案情
在先案申请日：2014年6月13日。
授权日：2014年9月17日。
缴交授权领证等费用日期：2014年10月17日。
在后案申请日：2014年10月17日（并要求在先案优先权）。
在先案授权公告日：2014年11月19日。
结果：2014年12月16日，国家知识产权局对在后申请发出《视为未要求优先权通知书》，以“在先申请已经被授予专利权，不符合专利法实施细则第32条第2款”为由，不同意给予优先权。
2、法院观点：本案的焦点问题在于怎么解释“已经被授予专利权”的含义
（1）小前题：《专利法》第四十条的规定，实用新型专利权自公告之日起生效。
（2）证成：
首先，结合避免重复授权的相关规定理解。根据专利法第九条的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。根据专利法实施细则第五十四条的规定，申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。也就是说，如果申请人对在先申请按期办理了登记手续，国家知识产权局就必须授予专利权。因此，申请人在对在先申请办理了登记手续后、授权公告日之前提出在后申请，并要求在先申请作为优先权的基础，则可能会导致重复授权，违反专利法第九条的规定，故把“已经被授予专利权”的时间节点理解为授权公告日，可能导致法律规定的条文冲突。
其次，结合专利权终止和无效的相关规定理解。根据专利法实施细则第三十二条第三款的规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。对于已经公告授予专利权的，专利法第四十五条规定“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”；专利法第四十四条仅规定“没有按照规定缴纳年费”或“专利权人以书面声明放弃其专利权”两种情形将导致该专利权在期限届满前终止。但是，法律并没有规定国家知识产权局可以因当事人要求该专利作为在后申请优先权基础而径行宣告该专利权无效，或因要求优先权即可视为当事人对在先专利权的放弃。因此，依专利法实施细则第三十二条第三款的规定，在后申请在提出将在先申请作为本国优先权的基础之日，在先申请至少应当尚未被公告授权。亦即是，在无其他相适应的法律规定的情况下，“已经被授予专利权”的时间难以确定为授权公告日。
实践中，如果申请人在授权公告日前邮寄提出在后申请并将在先申请作为要求本国优先权的基础，而国家知识产权局收到该申请时，在先申请已经依法授权公告，则此时对优先权申请的接受将与专利法实施细则第三十二条第三款的规定不符，也将导致国家知识产权局的后续处理于法无据。
再次，结合当事人的合法权益不受侵害理解。根据《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1节的规定，审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。也就是说，如果申请人未办理登记手续，则其可以提出要求优先权的申请；而如果申请人主动办理了登记手续，则应视为其就国家知识产权局对在先申请进行授权公告做出了符合其意愿的选择，其应对其行为承担相应的法律后果，这也符合专利法实施细则第五十四条的规定。
（3）结论：被告作出《视为未要求优先权通知书》具有合理性。
合议庭：宋鱼水、杜长辉、陈勇
北京知识产权法院
行政判决书
（2015）京知行初字第2822号
原告：东莞瑞柯电子科技股份有限公司。
住所地：广东省东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园4号楼5楼508、509室。
法定代表人：杨琪，董事长。
委托代理人：王纯。
被告：国家知识产权局。
住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。
法定代表人：申长雨，局长。
委托代理人：林冠，国家知识产权局专利局法律事务所干部。
委托代理人：张汉国，国家知识产权局专利局法律事务所干部。
原告东莞瑞柯电子科技股份有限公司（简称东莞瑞柯公司）因专利行政纠纷一案，不服被告国家知识产权局于2015年3月24日作出的国知复字第1739号行政复议决定（简称被诉决定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2015年5月12日受理后，依法组成合议庭，并于2016年5月11日公开开庭进行了审理。原告东莞瑞柯公司的委托代理人王纯，被告国家知识产权局的前委托代理人任荣东到庭参加了诉讼，被告国家知识产权局的现委托代理人林冠、张汉国于2017年6月19日向本院明确说明其对该局前委托代理人的庭审陈述及其他意见均表示确认和认可。本案现已审理终结。
被诉决定系国家知识产权局针对东莞瑞柯公司不服该局针对其提交第201410595787.0号发明专利申请（简称在后申请）时以第201420315272.6号实用新型专利申请（简称在先申请）为基础要求优先权时作出的视为未要求优先权通知所提复议申请而作出的。国家知识产权局在被诉决定中认定：东莞瑞柯公司就在后申请要求优先权的申请提交日，明显晚于国家知识产权局对在先申请发出授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书的日期，也晚于东莞瑞柯公司针对在先申请缴纳实用新型专利登记印刷费、实用新型第一年年费及印花税的日期，即国家知识产权局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且东莞瑞柯公司已经办理了登记手续。因此，国家知识产权局根据《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1节的规定，以“在先申请已经被授予专利权，不符合专利法实施细则第32条第2款”为由作出视为未要求优先权通知书，事实清楚，依据正确，程序合法。并且东莞瑞柯公司认为《中华人民共和国专利法实施细则》（简称专利法实施细则）第三十二条中的“已经被授予专利权”应当以授权公告日为准，没有事实和法律依据。综上，国家知识产权局于2014年12月16日作出的视为未要求优先权通知书事实清楚，依据证据，程序合法。依据专利法实施细则第三十二条第二款、《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1节及《中华人民共和国行政复议法》第二十八条第一款第（一）项规定，决定：维持国家知识产权局于2014年12月16日作出的视为未要求优先权通知书。
原告东莞瑞柯公司诉称：首先，按照《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第四十条的规定，实用新型专利权自公告之日起生效，故在国家知识产权局对本案在先申请授权公告之前，在先申请的主题尚未授予专利权。其次，专利法实施细则第三十二条第二款规定的是在先申请的主题“已经被授予专利权的”，则不得作为要求本国优先权的基础。但是本案在后申请系在在先申请尚未被授权公告前提出的专利申请，故原告在提出在后申请时，可以要求在先申请的优先权。综上，被告适用法律错误，依法应当撤销被告对在先申请作出的“视为未要求优先权”的决定。
被告国家知识产权局辩称：在后申请的提交日，明显晚于被告对在先申请发出《授予实用新型专利权通知书》和《办理登记手续通知书》的日期，也晚于原告针对在先申请缴纳实用新型专利登记印刷费、实用新型专利第一年年费及印花税的日期，也即是，在原告提出在后申请之前，被告已做好对在先申请的授权公告准备工作，已无法撤回该授权公告。在实际审查工作中，为了优化要求本国优先权的专利申请的审批程序，结合专利审查实践，《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1节也作了相应的规定。综上，被告作出的视为未要求优先权通知书合法、正确，请求法院判决驳回原告的诉讼请求。
经审理查明：
2014年6月13日，东莞瑞柯公司向国家知识产权局提交了名称为“一种便携式多功能充气泵”的实用新型专利申请（简称在先申请）。2014年6月14日，国家知识产权局发出专利申请受理通知书，将在先申请的申请号明确为201420315272.6。
2014年9月17日，国家知识产权局向东莞瑞柯公司发出《授予实用新型专利权通知书》和《办理登记手续通知书》，同意授予在先申请实用新型专利权，并通知瑞柯公司办理登记手续。
2014年10月17日，东莞瑞柯公司向国家知识产权局缴纳了实用新型专利登记印刷费、实用新型专利第一年年费及印花税。
2014年10月30日，东莞瑞柯公司向国家知识产权局提交了名称为“便携式轮胎充气泵”的发明专利申请（即在后申请），并在在后申请请求书中要求在先申请的优先权。2014年10月31日，国家知识产权局发出在后申请受理通知书，将在后申请的申请号明确为201410595787.0。
2014年11月19日，国家知识产权局对在先申请予以授权公告。
2015年2月15日，东莞瑞柯公司不服上述通知书，向国家知识产权局申请行政复议。
2015年3月24日，国家知识产权局作出被诉决定，决定维持其作出的上述通知书。
在法定期限内，东莞瑞柯公司针对被诉决定向本院提起行政诉讼。
在开庭审理过程中，东莞瑞柯公司明确表示对复审程序的合法性不持异议。
以上事实，有在先申请的授予实用新型专利权通知书和办理登记手续通知书，国家知识产权局审批系统中查询到的东莞瑞柯公司缴纳实用新型登记印刷费、实用新型第一年年费和印花税的记录，在后申请的请求书首页，视为未要求优先权通知书以及当事人陈述等在案佐证。
本院认为，根据各方当事人的诉辩意见，本案争议焦点在于如何理解专利法实施细则第三十二条第二款第（二）项的规定，以及被告作出的被诉决定是否合法。
根据专利法实施细则第三十二条第二款第（二）项的规定，提出后一申请时，在先申请的主题已经被授予专利权的，不得作为要求本国优先权的基础。
对于如何理解专利法实施细则第三十二条第二款第（二）项所规定的“已经被授予专利权”。根据专利法第四十条的规定，“实用新型专利权自公告之日起生效”，故从字面解释来看，如原告所述，“已经被授予专利权”似乎可以解释为已经公告授予了专利权，但是，“已经被授予专利权”强调行政机关的授权行为，而“专利权自公告之日起生效”则强调权利人行使权利的时间起点，两者并不完全相同。因此，要准确解释“已经被授予专利权”的含义，应当体系化理解相关规定。
首先，结合避免重复授权的相关规定理解。根据专利法第九条的规定，同样的发明创造只能授予一项专利权。根据专利法实施细则第五十四条的规定，申请人按期办理登记手续的，国务院专利行政部门应当授予专利权，颁发专利证书，并予以公告。也就是说，如果申请人对在先申请按期办理了登记手续，国家知识产权局就必须授予专利权。因此，申请人在对在先申请办理了登记手续后、授权公告日之前提出在后申请，并要求在先申请作为优先权的基础，则可能会导致重复授权，违反专利法第九条的规定，故把“已经被授予专利权”的时间节点理解为授权公告日，可能导致法律规定的条文冲突。
其次，结合专利权终止和无效的相关规定理解。根据专利法实施细则第三十二条第三款的规定，申请人要求本国优先权的，其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回。对于已经公告授予专利权的，专利法第四十五条规定“任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效”；专利法第四十四条仅规定“没有按照规定缴纳年费”或“专利权人以书面声明放弃其专利权”两种情形将导致该专利权在期限届满前终止。但是，法律并没有规定国家知识产权局可以因当事人要求该专利作为在后申请优先权基础而径行宣告该专利权无效，或因要求优先权即可视为当事人对在先专利权的放弃。因此，依专利法实施细则第三十二条第三款的规定，在后申请在提出将在先申请作为本国优先权的基础之日，在先申请至少应当尚未被公告授权。亦即是，在无其他相适应的法律规定的情况下，“已经被授予专利权”的时间难以确定为授权公告日。
实践中，如果申请人在授权公告日前邮寄提出在后申请并将在先申请作为要求本国优先权的基础，而国家知识产权局收到该申请时，在先申请已经依法授权公告，则此时对优先权申请的接受将与专利法实施细则第三十二条第三款的规定不符，也将导致国家知识产权局的后续处理于法无据。
再次，结合当事人的合法权益不受侵害理解。根据《专利审查指南》第一部分第一章第6.2.2.1节的规定，审查优先权时，如果发现专利局已经对在先申请发出授予专利权通知书和办理登记手续通知书，并且申请人已经办理了登记手续的，审查员应当针对在后申请发出视为未要求优先权通知书。也就是说，如果申请人未办理登记手续，则其可以提出要求优先权的申请；而如果申请人主动办理了登记手续，则应视为其就国家知识产权局对在先申请进行授权公告做出了符合其意愿的选择，其应对其行为承担相应的法律后果，这也符合专利法实施细则第五十四条的规定。
据此，对于专利法实施细则第三十二条第二款第（二）项所规定的“已经被授予专利权”，在体系化理解相关规定的基础上，国家知识产权局对已经办理了登记手续的在先申请，规定不得作为要求本国优先权的基础，符合法律逻辑和工作实际。
基于上述理解，本案中，根据查明的事实，2014年9月17日，被告向原告就其所提出的在先申请发出《授予实用新型专利权通知书》和《办理登记手续通知书》；2014年10月17日，原告办理了登记手续。因此，原告应当知晓被告将依据专利法实施细则第五十四条的规定对该在先申请进行公告授权，该在先申请不得再作为在后申请要求本国优先权的基础。此后，原告又于2014年10月30日在提出在后申请时要求在先申请的优先权，且被告在审查作出《视为未要求优先权通知书》时（2014年12月16日），在先申请已于2014年11月19日公告授权，故原告所提出的要求优先权，被告不予接受，并据此作出《视为未要求优先权通知书》，进而作出被诉决定，具有合理性，依法应予支持。
综上，对于原告提出的诉讼请求，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：
驳回原告东莞瑞柯电子科技股份有限公司诉讼请求。
案件受理费一百元，由原告东莞瑞柯电子科技股份有限公司负担（已交纳）。
如不服本判决，各方当事人可于本判决书送达之日起十五日内，向本院提交上诉状及其副本，交纳上诉案件受理费一百元，上诉于北京市高级人民法院。
审 判 长 宋鱼水
审 判 员 杜长辉
审 判 员 陈 勇
二〇一七年十二月二十六日
来源：北京法院审判信息网
编辑：方晓红
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