尽职调查中的IP风险，这几点要特别关注
——以私募股权投资基金为视角
对于绝大多数私募股权投资基金而言，由于有存续期间以及投资回报的压力，投资者非常注重退出机制，因此风险控制在整个投资过程中都是必须关注的重点。在当下的投资环境中，技术密集型企业是大家关注的重点，但由于这类企业往往涉及很多技术层面的问题，而这些问题往往既隐蔽，又和法律问题交叉，所以这样的企业既有可能让投资人获得巨额回报，也有可能成为投资人的滑铁卢。如何拨开技术表面的层层迷雾，探究其中隐藏着的真正风险，是知识产权尽职调查中不可缺少的，也是最有价值含金量的部分。本文结合了律师在相关项目中的有关经验，并辅以相关的司法实践，就技术企业知识产权尽职调查中的核心风险，抛砖引玉。
一、关于职务发明的问题
职务发明问题几乎是大部分技术型企业所经常面临的法律问题，原因主要来自于这些企业的创始人或者技术骨干均为成熟的技术人才，他们在创办企业之前，往往是业内知名企业的技术中坚，承担大量的技术研发和管理任务。私募股权对此类企业进行投资时，往往会担心目标公司高管在创办企业之前的经历是否会对投资产生不利影响，从而引发巨大风险。
有一种比较常见的情况是，目标公司自成立就开始申请了大量的专利。根据目标公司所提供的专利持有情况，通过检索发现，其大量的专利都处于申请阶段。而且，核心专利的发明人主要集中在某些核心管理层以及技术人员中。可以看出，目标公司从成立初始就进行了专利申请，其专利的研发应该在公司成立之前便在进行中，那么发明人在研发时的劳动关系如何，是否为发明人在原工作单位的职务发明，这是对该目标公司的专利是否存在权属纠纷调查的重点。
一般而言，对于离职的核心人员作出的发明创造是否属于职务发明，主要考虑以下要点：
1. 发明创造作出的时间点；
2. 发明创造与离职人员在原单位承担的本职工作或者分配任务的相关性。
由于专利的申请日对于判断专利申请的新颖性和创造性具有重要的作用，而且对于初创企业而言，企业专利的数量和质量也是决定其企业价值和竞争力的重要指标。因此在实务中，职务发明的风险也都是那些专利申请日在离职人员离职1年内的专利所引发。
根据专利法实施细则的规定，1年内为作出发明创造的时间，并非专利的申请时间。因此，只要是离职员工在离职1年内作出的，即使在1年后才进行专利申请，应该同样为职务发明。如在（2004）沪二中民五（知）初字第117号案中，原告信联公司与被告史某于1998年6月订立劳动合同，2001年2月28日被告从原告公司辞职，并于2002年12月23日申请了涉案专利。法院认为本案关键在于需要查明被告以个人名义申请的涉案专利是其在原告任职期间执行单位任务开发完成的，还是其离职后依靠个人能力开发完成的。经过技术鉴定，被告在离职1年后作出的发明创造与其在原告处完成的发明创造完全相同，该发明创造应属于被告执行原告单位的课题研究任务，在本职工作中所完成的发明创造。因此法院判决专利权归公司所有。
除了发明人于原单位的离职时间外，另一个需要调查的重点是发明人在原工作单位具体工作内容。原工作内容与现有发明是否具有相关性，发明人是否利用了原工作单位的便利条件等各项要素的综合，才可判断其所作出的发明创造是否为原单位的职务发明。
有一种比较复杂的情况是，涉案专利由多个发明人共同完成，且其中部分发明人已从原单位离职1年，而部分发明人离职未超过1年，此时，在分析工作内容与涉案专利技术方案的相关性之前，还需要先判断谁对发明创造的实质性特点作出创造性贡献。
《专利法》第十七条规定，发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。《专利法实施细则》第十三条的规定，专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。
在原告运机公司与被告中机公司的专利权权属纠纷一案中【(2016)鄂民终504号】，涉案专利包括三个发明人，其中，发明人辛某、毛某都曾任职原告运机公司。涉案专利的申请时间距离辛某从运机公司离职已经超过一年，而距离毛某的离职时间则在一年内。一审法院认为，辛某、毛某虽曾为运机公司的员工，但涉案专利申请的时间距辛某从运机公司离职已经超过一年，且运机公司没有提交相关的证据证实涉案专利的作出时间在辛某离职一年内。故辛某发明涉案专利亦不属于“执行本单位的任务”的情形。虽然毛某曾为运机公司员工，在离职一年内作出的与原本职工作相关的发明，但涉案专利系三个发明人共同作出的发明创造，因此，不属于执行运机公司任务的情形。二审法院则认为，判断专利权的归属，主要是判断谁是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的主体，应从创造性贡献的角度来判断涉案专利与涉案图纸设计是否存在实质区别。运机公司已初步举证证明涉案专利的实质性特点源自该公司前员工毛某设计或编制的图纸。中机公司却无法就其他发明人辛某、覃某对涉案专利技术作出的创造性贡献进行举证。由于其他发明人是否对涉案专利的实质性特点作出创造性贡献并无证据证明，在此情形下，二审法院认定涉案专利技术方案为毛某执行运机公司的任务所完成的职务发明创造。
但在现实实践中，存在大量的发明人挂名现象，导致专利申请书记载的发明人并非都是对发明创造的实质性特点作出实质性贡献的人。因此，针对这种情况，就不能简单地认定专利申请书中的发明人都是实际作出创造性劳动的人，否则难以进一步地分析发明人的本职工作或分配任务与涉案专利的相关性，导致无法得出准确的结论。
还有一种比较特殊的情况，就是目标公司的创始人或核心人员的技术背景与其在目标公司完成的技术发明并不相同，那么此时该技术发明可能会存在比较大的隐患，即该技术人员是否仅为挂名抑或利用在原有单位工作之便利，从而完成的发明创造？在【（2015）苏知民终字第00145号】案件中，法院认为：在职务发明认定过程中，判断发明创造与发明人在原单位工作内容之间是否具有关联性时，除了可依据发明人在原单位所从事的本职工作、单位给其分配的任务等证据进行正向判断之外，还可以从发明人在进入原单位工作前所具有的专业知识背景与其所作出的发明创造之间的匹配程度进行反向审查。即如果发明人在进入原单位时的学历背景、工作经历，与其所作出的发明创造的技术内容和创新高度并不相符，且发明创造与原单位的研发内容或方向具有相当程度的相关性，则亦可认定该发明创造与发明人在原单位工作内容之间具有关联性，除非发明人能够就此提出相反证据予以推翻。
可见，在对职务发明进行尽职调查时，发明创造的完成时间以及涉案专利的内容与原单位工作的相关性，是整个尽职调查工作的关键点。但在尽调过程中，目标公司为了融资目的或出于其他目的，往往仅简单地答复发明创造的完成时间，且该时间往往为发明人加入该公司的一年后。一般情况下，在没有证据证明发明创造实际作出时间的情况下，则往往将申请日推定为最晚的作出时间。此时，则需要专业律师对目标公司进行补充检索分析，调查是否存在核心技术人员于原单位离职1年内申请的专利或完成的发明创造。此外，在分析原单位的工作内容与涉案专利相关性的时候，由于专利文件的技术性较强，且基于保密原因，核心技术人员也不可能提供其在原单位工作内容的详细技术文件，因此，往往需要律师通过面谈或问卷的方式进行调查。但是核心技术人员一般都会否认其发明创造与原工作单位的关系。为防止核心技术人员对事实故意隐瞒导致无法了解实际情况，在专业律师无法详细获知核心技术人员在原单位的工作内容的情况下，可以通过对专利文献的进一步检索分析，以弥补面谈或问卷可能存在的真实性缺陷。
在实际操作中，专业检索分析的结果是基于专利库中的大量数据，客观性比较强，因此在一定程度上能够反映出上述核心人员在原单位的工作内容。根据检索的结果，通过比对该技术人员作为发明人所申请的涉案专利的具体内容和核心要素，与其作为发明人的原单位专利内容，来判断核心该技术人员在原单位的本职工作或分配任务与涉案专利的相关性，尽可能的提高知识产权尽职调查结果的真实性与准确性，从而进一步的减少投资人对其技术风险可控性的担心，也便于在投资协议等文件中对相关条件进行准确的规范。
二、技术开发合同的缺陷带来的问题
对于初创企业而言，市场和技术同样重要，在争取市场份额的时候，有的初创企业往往会作为合同的乙方，签署或者接受甲方的强制性条款。而此时对于投资人而言，如何筛查此类合同中存在的隐患和风险，并做相应的规范，显得尤为重要。
比如在某目标公司的委托开发合同中，该目标公司作为技术研发的受托方，另一家科技生产公司为委托方。双方约定，由目标公司对某一产品进行研发，研发的所有成果均归委托人所有，且该目标公司并没有享有免费的使用权，委托人可以基于研发成果享有专利申请权、专有技术所有权等所有知识产权。由于合同中研发的产品与该目标公司的主营产品一样，在签订本合同后，如目标公司的后续研发为基于此研发成果之上进行的，而目标公司并未取得授权，这就可能会引发相应的侵权纠纷。
在王兴某、王振某、吕某诉无线电一厂专利实施许可合同纠纷申请再审案【（2006）民三提字第2号】中，被许可人使用了改进后的专利技术，因此发生了纠纷。王兴某与无线电一厂签订专利实施许可合同一份，双方约定由于工艺或生产等其他方面的需要，双方均可对专利进行技术改进设计，但不影响和改变专利的属性，不影响本合同的执行。合同签订后，无线电一厂投入了生产。随后，无线电一厂在被许可专利的基础上进行自主研发出新型的多款浴箱，并获得专利权。后无线电一厂与王兴某签订终止合同协议书。在本案中，由于被许可专利为王兴某、王振某、吕某共有，且终止合同协议书的签订，王兴某并未获得授权，因此，终止合同协议书无效。无线电一厂需要继续支付相应的专利使用费。虽然本案并没有对无线电一厂是否构成对专利权的侵权作出认定，但是，法院认为无线电一厂生产改进后的产品仍是对被许可专利的使用，因此无线电一厂需要继续向王兴某、王振某、吕某支付专利使用费。可见，由于升级改进的产品是以被许可专利为基础，根据“全面覆盖原则”的专利侵权判定原则，在改进的产品包含被许可专利的全部技术特征的情况下，若被许可人与专利权人不存在相关的专利许可协议，被许可人仍构成对专利权的侵权。
在技术委托开发合同中，对于开发成果的所有权以及使用权的约定至关重要。对于投资人来说，如果在知识产权尽职调查中发现此类问题，应当积极采取以下措施：
1.评估该委托开发合同对目标公司主营产品或相关市场的影响，评估未来发生诉讼的可能性；
2.目标企业与委托开发合同的委托方进行沟通和谈判，签署知识产权条款的补充协议或谅解备忘；
3.对相关技术方案进行重新设计，避免落入侵权陷阱。
三、买卖合同中蕴藏的知识产权风险
在普通的尽职调查中，买卖合同往往只审查其交易的真实性和公平性等方面，对于知识产权风险的评估并不重视。但是考虑到目标企业的技术密集程度，市场销售范围以及在其关键零部件采购中可能涉及的知识产权侵权风险，投资人必须对其中的知识产权问题予以关注。
某科技公司为一家境内的高新技术企业，其产品依靠互联网，行销欧美、东南亚等地区。该公司主要产品的生产方式为研发+组装的模式，基于成本的需要，其产品的零部件采购均会考虑到高性价比。该科技公司在美国被诉侵权，主要由于其产品中外购的零部件侵犯了他人的专利权。律师在对该公司进行调查中发现，该公司由于市场竞争关系，在与提供该零部件的厂家签署的合同中没有相应的知识产权条款。该案如果不应诉，该公司将会面临败诉的风险，从而失去美国市场；如果该公司应诉，那么聘请律师等相关法律费用将高达数百万元美金。那么在现有诉讼未决的情况下，该公司是否还有其他机会呢？
根据合同法150条的规定，出卖人就交付的标的物，负有保证第三人不得向买受人主张任何权利的义务，但法律另有规定的除外。合同法此条为权利瑕疵担保条款，权利瑕疵包含几种情形：一是标的物的所有权全部或一部分属于第三人；二是买受人取得的所有权负担有第三人的合法权利，如抵押权、留置权或租赁权等；三为标的物本身侵犯他人的知识产权。
那么，对于标的物本身侵犯他人知识产权的问题，对于未决的诉讼，权利瑕疵是否可以成立呢？根据最高人民法院在【(2016)最高法民申1942号】判决中的论述：“所谓权利瑕疵，即第三人对标的物的权利主张阻碍受让方取得合同约定之权利。但此处第三人对标的物的权利主张，应当有合法的权利依据，或基于法律规定，或基于合同约定，该主张成立，方能产生阻碍受让方取得标的物权利的效果。第三人针对标的物提出主张但无合法依据，其主张最终被否定，则不能称之为有效的权利主张”。所以，对于未决的诉讼案件，考虑到结果的不确定性，很难被认定为有效的权利主张，权利瑕疵的主张难以成立。因此，这家初创公司不得不面临如此两难的境地，由于细微瑕疵而引发的巨大风险也可能让投资人止步不前。
“千里之堤，毁于蚁穴”。对于极为看重风险的私募股权投资人而言，平静海面之下涌动的潜在问题最让人担惊。而知识产权的风险，“不发而已，一发则动全身”，如何尽早的通过专业律师的调查和判断，找到问题所在，才是安然躲过漫漫投资中各种“巨石暗礁”的法宝。
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非权益合伙人 北京办公室
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北京办公室 知识产权部
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