商标“保卫战” | 楼盘地名侵犯注册商标权之风险趋势研判
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一、前言
随着行业集中度、大型房企市场份额的提升，品牌竞争力的重要性日益凸显。大型房企手中都握有价值较高的注册商标，商标不仅承载了房地产企业的商誉，也是购房者在进行购房选择时判断的重要指标。但实践中，此类商标权利经常与项目楼盘地名发生冲突。由于审查制度的不同及衔接的问题，往往会出现项目地名涉及商标侵权的纠纷。而目前房地产业内对此类纠纷的风险缺乏足够的重视，更缺乏预防及处理思路。本文通过对此类纠纷的典型司法案例进行分析梳理，总结法院对此类案件的裁判观点并分析其背后审判思路的变化，从而为房地产企业提供防范地名侵权、防止商标被侵权的思路与建议。
二、房地产地名与注册商标专用权纠纷产生的原因
企业的商誉是企业长期稳定经营的结晶，也是市场衡量企业业务是否优秀的重要指标之一。商誉是无形的，企业一般通过注册商标的方式固定来之不易的商誉，从而进一步加强自身与产品、服务之间的联系，以实现降低成本，吸引消费者的目标。我国向来注重注册商标专用权的保护。然而在房地产开发实践中，房地产企业的注册商标专用权却经常与项目楼盘的地名发生冲突。
以浙江省为例，根据《浙江省地名管理办法2012》第二十条[1]；《杭州市地名管理办法》第二十一条、二十八条的规定[2]，取得地名的批准是房地产项目进行开工建设的前提。正如商标会出现相同或近似，地名亦是如此。实践中经常会出现当一家房地产企业想要到一个新的城市开发建设一个新的项目时，其理所应当地会将自己具有影响力的商标中的文字内容作为项目地名进行申请，但是却发现该文字内容的地名已经被另一家房地产企业在先申请了。并且根据国务院《地名管理条例》的规定，同一个行政区域内不能同时存在两个相同或者近似的地名。这样的现实窘境使得很多房地产企业花费大量的成本注册和维护的商标，在进入一个新的地域市场时无法起到商标应有的作用——唯一性地识别商品或服务的来源。
并且，如果在先申请地名的房地产企业项目运作及经营不善，很有可能会导致想要进入这个地域市场的商标权人的商标价值受到严重的影响。此现象的原因是因为在我国地名管理办法中，未规定地名的审核需要进行商标权冲突的查重检索。实践中，政府地名管理机构也没有进行商标重复性审查的义务。因此具有全国效力的商标权和仅在行政区划内有效力的地名权就会发生冲突。由于两项权利奉行的是两种不同的行政审批路径和审查强度，因此实践中商标权人的做法往往是提起商标侵权诉讼，希望能够通过认定商标侵权而修改地名，从而达到让自己的商标进入相应的地域市场的目的。但通过梳理相关案例，可以发现此类案件在近十年中，各级法院的审判思路发生了较为明显的转变。
三、司法案例的审判思路分析
笔者以表格的形式整理了此类案件在不同时期的不同判决思路。
表一：判决不构成商标侵权的案件概述
案件名称
裁判理由
“百家湖”商标侵权案，(2004)苏民三再终字第001号
1、被告使用“百家湖”进行楼盘命名和广告宣传属于对地名的正当使用。
2、被告的行为符合行业惯例。
3、消费者在选购房地产时会施加更强的注意，被告的使用方式不易造成消费者混淆或者误认。
“香榭里”案，（2005）沪高民三(知)终字第2号
1、服务商标的效力范围并不能覆盖到楼盘这种产品本身。
2、原告商标的知名度仅限于深圳市。
3、消费者在选购商品房时会施以更高的注意力。
4、被告使用的是合法准用的在先地名，不会导致与原告的商标发生混淆。
万科诉绿都案，(2005)浙民三终字第66号
1、相关公众不会对楼盘名称和房地产服务的商标产生混淆。
2、楼盘的销售方式和价值都较为特殊，消费者一般不会产生误认。
3、被告使用被控标识的行为不属于商标性使用。
表二：判决构成商标侵权的案件概述
案件名称
裁判理由
安徽省高院“星河湾”案，（2012）皖民三终字第00030号
1、汉字“星河湾”具有较强的显著性。
2、涉案商标在全国多地均具有较高的知名度。
3、被告将地名放置于公开发放的宣传单上的行为属于商标性使用。
4、存在造成相关公众联想、混淆、误认的可能性。
最高院“星河湾”再审案，(2013)民提字第102号
1、原被告在对涉案标识的使用上，销售渠道和消费对象等基本相同，相关服务与产品具有密切的联系，可以认定构成商品与服务的类似。
2、被告的行为虽然是使用地名的行为，但是其也具有商标标识的性质，且与原告的注册商标称呼一致。房地产企业在全国各地开展服务的情况十分常见，被告此种使用方式会使相关公众误认为原被告之间存在商业联系。
“复地”商标权纠纷上诉案，(2014)晋民终字第227号
1、商品房相关商标只能注册为服务商标。但是在满足一定的条件时，依然可能与商品商标构成商品和服务之间的类似。
2、原告的注册商标“复地”并没有常用的含义，属于臆造词汇，显著性较强。
3、被告在广告宣传中明显突出地使用了涉案商标的文字标识，容易使相关公众产生混淆。
以上可以看出，在这类案件初现的早期，法院的判决一般驳回商标权人的诉讼请求。原因主要有以下几点。首先，我国对于房地产企业申请注册商标有一定的限制。根据商标局的规定[3]，我国的永久性不动产并不属于第十九类规定的“非金属建筑物”，因此只能注册36或37类的服务商标[4]，而不能注册为商品商标。因此，法院在此类案件中一般会认为：虽然商品房的产品和服务存在一定的联系，但是相关公众不会对产品和服务的不同来源产生混淆。其次，部分法院认为，房地产商品的价值高于一般商品，因此消费者在购买商品房时施加的注意力也超过一般商品，不容易出现混淆来源的情况。再次，部分法官还会在判决书中写明商标权人的知名度并没有达到全国知名的情况下，由于房地产交易具有很强的地域性的特点，因此购房者在购买房屋时，也不会和在此地并不知名的商标权人的商标产生混淆。另外，还有判决认为地名经过批准后，相关权利人享有使用权，使用地名的行为与商业活动无关，不构成商标性使用，因而缺乏构成商标侵权的前提，从而判决不构成商标侵权以及地名权利人没有攀附商誉的恶意因此不构成商标侵权等。
然而，2012年安徽省高院宣判的星河湾案[5]，成为了该类案件的分水岭。在该案中，法院首先认定，虽然被告项目公司取得了涉案“星河湾花园”的地名审核批准，但是项目公司的使用行为并不属于对地名和楼盘名称的合理使用，而是将“星河湾”的字样以及相关图形标志印刷在了公开的广告宣传单上，用于识别商品、服务来源，属于商标性使用。满足了构成商标侵权的前提。
其次，法院认为，虽然被告在使用“星河湾”字样的同时注明了开发商名称，但仍存在造成相关公众联想、混淆、误认的可能性。因此，根据《商标法》第五十二条的规定，可以认定被告未经许可，在相近似的服务中使用了与涉案注册商标近似的“星河湾”标识，构成商标侵权[6]。自此案之后，星河湾公司相继在全国各地进行“星河湾”商标的侵权诉讼。在之后的最高院“星河湾”案[7]中，最高院进一步论证了在后申请的地名如果使用不当可能侵犯在先注册的商标权。通过分析在星河湾系列案件中的法院判决思路我们可以发现，早期的地名与商标权冲突的纠纷几个主要的裁判理由都有了新的变化。
针对商品楼盘无法注册商品商标的情况，最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》中第十一条规定：
商品与服务类似，是指商品和服务之间存在特定联系，容易使相关公众混淆
”因此，尽管传统的商标侵权的构成要件是未经商标注册人许可，在同种或者类似商品上使用相同或近似的商标[8]或者标志[9]。但是在实践中，《类似商品和服务区分表》[10]并不是判断商标侵权的唯一依据。因此如果注册商标和相关标志可能导致相关公众混淆，那么即便商标分属服务类和产品类两种领域，依然可以认定服务和产品构成类似。在判断是否可能导致公众混淆时，应考虑两者的功能用途、消费对象、销售渠道，以及产品和服务存在的事实上的联系[11]。
在商标性使用的问题上，虽然地名权利人享有合法的地名使用许可，但是地名合法不代表所有涉及地名使用的行为都合法。地名权利人应当注意权利的边界。无论是在法律依据层级上还是审查的强度上，注册商标的要求均高于地名。行政机关对于地名的审批仅仅是对于地名的称呼内容的存在性确认，并不代表对于该地名的任何使用行为都不会侵犯他人的权利的合法性确认。因此，行政机关的合法批准并不能成为不正当使用地名豁免商标侵权的理由。如果将相关地名用作房地产广告、宣传单和显著的楼盘名称，将可能构成对地名相关标志的商标性使用。因为在这些情况下，地名已经不再是标志地理位置而是作为了识别商品来源的标志。
在房地产开发的地域性和知名度问题上，由于房地产项目开发的固有特点就是以一处固定的不动产作为基础的，因此，如果过分强调地域性的特点，无异于将商标权人的权利范围限缩在了其已经进行项目开发的有限的地域内，但是我国的注册商标专用权的权利范围本就覆盖全国；况且房地产企业也并不是一成不变的，许多积累到一定实力的房地产企业都会不断地去新的城市开拓新的业务。如果对其商标进行地域性的限制，对于房地产产业的发展也是不利的。
四、严控楼盘地名侵犯商标权的趋势将会继续加强
法院对此类案件观点的变化，反映了司法实践对于商标识别商品来源功能的强调和强化。且随着房地产行业集中度的提高，知识产权保护力度的持续加大，在可以预见的时期内，这种司法趋势将会继续加强。在市场充分竞争的背景下，房地产企业通过注册服务商标来巩固市场的做法是值得提倡和保护的，尽管经过核准的地名在其规定的行政区域内有一定的标识地理位置的作用。但是由于注册商标无论在审查严格性上还是在效力范围上都明显高于地名注册，因此地名作用的发挥不应该侵犯在先的注册商标专用权。
在司法层面，法院通过分析地名使用行为的本质，区分合理使用地名的行为与将地名进行商标性使用的行为是值得推广的。但是在司法领域的示范效应毕竟有限。深究这个问题的根源，依然在于我国的地名审批制度和商标注册制度的过度分离。因此如果想要彻底解决实践中的此类问题，依然要从立法的角度进行完善。例如在《地名管理条例》中增加对于与在先商标重复性的检索的规定或者加强对地名使用的管理（如：不得侵犯他人的注册商标专用权等）。而在商标法领域，应取消对于房地产企业只能注册服务类商标的限制。
五、房地产项目如何避免地名侵权与商标被侵权
现有的法律以及司法解释已经重新审视地名的不当使用问题，尤其当其与在先注册的商标产生冲突时，法院已经倾向于保护注册商标。但在房地产开发实践中，这一趋势并未引起行业的足够重视。在这中间隐藏着不小的法律风险。
从防范的措施上，简单来说，笔者首先建议房地产企业坚持通过注册商标来维护自己的产品和服务的来源的唯一性和稳定性。但是房地产企业注册商标也需要讲究一定的策略。同时，因为通过商标侵权诉讼维权，即便侵权成立，对于商标权人来说也会成为较大的诉讼投入负担。且法院即使判决侵权成立，因为地名使用在先，不一定会要求（或有权要求）侵权方修改楼盘地名来作为责任的承担方式，诉讼改名的目的无法实现。
因此笔者建议在申请商标时应提前考虑到将来可能会进入的领域，注册联合商标和防御商标，建设自己的商标保护体系。可分别在不同的类别上申请多个商标，并且在商标内容的选择上，应多采用具有固有显著性的商标，附加以显著的图形，以达到避免与可能出现的地名重合的目的。
从防范自身的地名侵犯他人的商标权的角度而言，企业应该在申请注册地名时尽可能地进行已有商标特别是与自身的产品服务领域同类或者近似类别的商标的检索，尽量避免注册与他人在同类或者近似产品或服务上的已注册商标相同或近似的地名。另外，对于获得批准的地名仍应注意使用的方式，仅用于标识地理位置，而不应将地名作为识别商品来源的标志而进入商标性使用的领域[12]。
结语
房地产企业应努力提升自身商标的知名度，商标的知名度与产生混淆的容易程度有直接的关系[13]，特别是当商标的知名度足以在个案中认定为驰名商标时，不仅能获得跨类别的保护[14]，而且能够依据淡化理论获得保护[15]。
陈岱源对此文亦有贡献。
注：
[1]《浙江省地名管理办法2012》，第二十条，住宅小区（楼）、公开销售的建筑物以及其他需要命名的大型建筑物名称，由建设单位提出申请，报设区的市、县（市）民政部门审批。建设单位申请发布涉及住宅小区（楼）、建筑物地名的广告，申请办理商品房预售许可证、房地产权属证书以及门（楼）牌的，应当向有关主管部门出示地名批准文件。
[2]《杭州市地名管理办法》，第二十一条，居住区名称、本办法第三条第（五）、（七）、（九）项所列地名的申报人，应当在领取建设工程规划许可证后，申领建设工程竣工规划验收合格证前办理地名申报手续。第二十八条，涉及建筑物、构筑物名称的，下列行政管理部门审批有关证件时，应当查验地名批准文件；尚未批准地名命名的，不予办理有关手续：（一）规划行政主管部门发放建设工程竣工规划验收合格证；（二）房产管理部门核发房屋所有权证、商品房预售许可证；（三）城市建设行政主管部门审批发放新建住宅综合验收合格证。
[3]国家工商行政管理总局商标局在《关于“商品房”如何确定类别问题的复函》中的规定：按照世界知识产权组织提供的《商标注册用商品和服务国际分类》的分类原则19类的“非金属建筑物”是指简易的或是可移动的建筑物，不包括“商品房”。在“商品房”建筑、销售等环节中，建造永久性建筑的服务属于37类，以“商品房建造”申报；出售“商品房”的服务属于36类，以“商品房销售服务”申报。
[4] 第36类，包括不动产出租、不动产代理、不动产估价、不动产管理、不动产中介等；第37类，包括建筑施工监督、建筑信息、室内装潢修理等。
[5] 广州星河湾实业发展有限公司、广州宏富房地产有限公司诉池州龙登房地产开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案，（2012）皖民三终字第00030号
[6] 引自广州星河湾实业发展有限公司、广州宏富房地产有限公司诉池州龙登房地产开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案判决书，（2012）皖民三终字第00030号。
[7]最高人民法院发布2015年中国法院10大知识产权案件之四：广州星河湾实业发展有限公司等与江苏炜赋集团建设开发有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷申请再审案，(2013)民提字第102号。
[8]《商标法》五十七条，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的；（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；
[9]《商标法实施条例》第七十六条，在同一种商品或者类似商品上将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的，属于商标法第五十七条第二项规定的侵犯注册商标专用权的行为。
[10] 类似商品和服务区分表(基于尼斯分类第十一版)（2017），http://sbj.saic.gov.cn/sbsq/sphfwfl/，最后访问2018.6.13。
[11]“本案两注册商标核定的服务类别分别是不动产管理、建筑等，与商品房销售相比，两者功能用途、消费对象、销售渠道基本相同，开发者均系相关房地产开发商，不动产管理、建筑等服务与商品房销售存在特定的联系，应当认定为商品与服务之间的类似”。引自广州星河湾实业发展有限公司、广州宏富房地产有限公司等与天津市宏兴房地产开发有限公司侵害商标权纠纷再审民事判决书，（2013）民提字第3号。
[12]《最高人民法院关于对南京金兰湾房地产开发公司与南京利源物业发展有限公司侵犯商标专用权纠纷一案请示的答复》，[2003]民三他字第10号，“使用地名的方式往往表现出使用目的。使用人使用地名的方式是公众惯常理解的表示商品产地、地理位置等方式的，应当认为属于正当使用地名”。
[13]《最高人民法院关于对南京金兰湾房地产开发公司与南京利源物业发展有限公司侵犯商标专用权纠纷一案请示的答复》，[2003]民三他字第10号，“二、商标和地名的知名度。所使用的文字，如果其作为商标知名度高，则一般情况下，相关公众混淆、误认的可能性较大；如果其作为地名知名度高，则相关公众对其出处的混淆、误认的可能性会较小”。
[14] 《商标法》第十三条 为相关公众所熟知的商标，持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。
[15]《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第九条 足以使相关公众对使用驰名商标和被诉商标的商品来源产生误认，或者足以使相关公众认为使用驰名商标和被诉商标的经营者之间具有许可使用、关联企业关系等特定联系的，属于商标法第十三条第一款规定的“容易导致混淆”。足以使相关公众认为被诉商标与驰名商标具有相当程度的联系，而减弱驰名商标的显著性、贬损驰名商标的市场声誉，或者不正当利用驰名商标的市场声誉的，属于商标法第十三条第二款规定的“误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”。
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作者简介：
合伙人 杭州办公室
业务领域：房地产, 诉讼仲裁, 建设工程与基础设施
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输12
姚张燕 律师
杭州办公室 房地产和基础设施部
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