面对跨国专利诉讼，中国企业应该如何应对？（一）
一、跨国专利诉讼的发展现状：基于深口袋理论的诉讼安排
第一问：跨国专利诉讼产生的背景是什么？跨国专利诉讼产生的背景是经济全球化基础上的商业活动跨国化。目前，企业的市场通常并非限于所在国。据统计，中国100大跨国企业的海外资产总额为95134亿元、海外营业收入达到63475亿元、海外员工总数是1391971人，已经成为我国经济发展的主力军。这些企业的经营活动和市场范围跨越到其他国家，从而使得专利技术和专利产品也往往在多个国家制造、销售、使用，从而使得跨国专利诉讼成为可能。
第二问：企业为什么需要全球化视野下部署专利诉讼？专利权的地域性、企业控制风险需要、各个法域存在不同的优势与劣势。企业需要在全球化视野下部署专利诉讼，综合制定跨国专利诉讼的整体诉讼策略，基本原因有三点：一是从专利权的角度而言，如前所述，专利权具有地域性。亦即，依照一国法律获得的专利权除签订有国际公约或双边条约外，只在该国领域范围内有效，其他国家对这种权利没有保护的义务，也就是不发生域外效力，从而不可能在其他国家解决基于某国专利的产生的专利纠纷。[1]二是从企业的角度而言，基于“深口袋”理论的法律风险控制是客观需求。亦即，基于“深口袋”理论，任何看上去拥有经济财富的企业都可能受到起诉，被告在高风险诉讼中往往会选择通过在多个国家起诉的方式控制诉讼风险。三是从法域特点角度而言，不同法域具有不同的专利诉讼的优势和劣势，没有完全完美的专利诉讼管辖法域。以美国为例，美国以较高的赔偿数额、完善的证据开示制度获得了很多专利权人的青睐，但同时由于2011年美国发明法案引入了多方复议程序，以及近期最高法院判决引发的美国专利法第101条法律适用的不确定性[2]，也给专利诉讼带来了一定的影响。
综上所述，基于经济全球化基础上的商业活动跨国化，我国企业有必要在全球化视野下部署专利诉讼，综合运用各个法域专利制度的独特优势，以期达到最为有利的专利诉讼目标。
二、跨国专利诉讼的法域选择：基于诉讼目的的方案设计
第三问：跨国专利诉讼法域选择的出发点是什么？诉讼战略需求的匹配度。我国企业在全球化视野下部署专利诉讼过程中，首要需要考虑的问题是法域选择，亦即希望在哪些国家和地区展开专利诉讼。我们认为，跨国专利诉讼法域选择的出发点是法域优势与诉讼战略需求的匹配度，尤其是不仅需要考虑哪个法域对自己有利，还需要考虑对对手有利的法域。
第四问：跨国专利诉讼法域选择的注意事项有哪些？重点突出、考虑全面、成本控制。跨国专利诉讼法域选择尤其需要注意三点：一是重点突出，未来可能做出第一个判决的法域具有至关重要的作用。无论存在多少个并行的、同步开展的，也无论每个案件中的力量对比如何，第一个作出判决的案件对和解具有强大的驱动作用。也就是说，一旦一个法域做出判决，那么该判决结果对双方具有至关重要的影响。二是考虑全面，没有一个完美的法域和完美的管辖法院，诉讼进程推进比较快的法院并不必然是最有利于权利人的法院，需要全面考虑不同法域在跨国专利诉讼中的优势和劣势并进行综合分析评判。同时，不仅考虑到专利司法保护程序，也需要注意到与之紧密相关的专利确权程序和海关执法程序。三是成本控制，通常而言，启动的诉讼越多，对各方的成本压力越大。
第五问：跨国专利诉讼法域选择的主要考虑因素是哪些？从诉讼过程角度而言，跨国专利诉讼需要考虑诉讼周期、获取证据便利性、诉讼成本，从诉讼结果角度而言，跨国专利诉讼需要考虑法律规则、禁令救济、诉讼结果可预期性。为了有效地控制诉讼过程，保障前述的第一个作出判决的案件对和解所具有的强大的驱动作用，需要考虑诉讼周期问题。据统计，主要法域专利诉讼的一般周期为，对于专利侵权诉讼和专利无效程序合一、通常在专利侵权诉讼中审理专利权无效抗辩的国家而言，美国平均2.4年[3]，加拿大通常2年内[4]，英国平均9个月至2年[5]，荷兰平均1年[6]。对于专利侵权诉讼和专利无效程序分离、通常在专利侵权诉讼中之外单独设立专利无效程序的国家而言，需要一并对专利侵权诉讼和专利无效程序的周期进行统计分析。目前看，德国8个月的专利侵权诉讼和2年左右的专利有效性诉讼[7]，韩国12-18个月的专利侵权诉讼[8]和4个月的无效宣告程序[9]，日本15个月的专利侵权诉讼[10]。
为了有效地控制诉讼过程，需要考虑第二个因素是获取证据便利性，尤其是证据开示程序（Discovery）的可行性。需要强调的是，通过证据开示程序可以获得被控侵权技术的具体情况，对专利权人而言是非常有效的举证措施。通常而言，在美国之外的其他法域证据开示制度非常少，中国、德国、韩国、日本等大陆法系均没有完整的证据开示制度。即使是同属于英美法系的英国，其证据开示的范围也仅限于书面文件。因此，在诉讼策略方面常用的做法是，在美国提起同族专利的专利侵权诉讼并通过证据开示程序获得证据，将这些证据用于在美国之外的其他法域的专利侵权诉讼中。需要强调的是，美国诉讼保护令会限制在美国诉讼过程中获得的文件和信息用于其他国家的相关诉讼中。如果选在在欧洲进行专利诉讼，通常选择的法律实践做法是，首先在法国提起专利侵权诉讼以获取相关证据，之后用于欧洲其他国家法院的诉讼中。这一做法的理由在于，在法国可以请经济警察进入经营场所以获取文件和其他必要信息以证明专利侵权。
为了有效地控制诉讼过程，需要考虑第三个因素是诉讼成本。包括律师费用在内的诉讼成本与案件的复杂程度紧密相关。同时，根据近期统计而言，在1百万美元到1千万美元专利侵权损害赔偿数额区间的情况下美国诉讼成本通常是170万美元，这一成本较之往年有所下降是因为很多案件在专利保护客体的争议中得到解决[11]。英国诉讼成本大约几百万美元[12]。德国包括专利无效宣告诉讼和专利侵权诉讼的总成本10万美元到170万美元[13]。韩国包括专利无效程序和专利侵权诉讼的诉讼成本15万美元到40万美元[14]。日本包括专利无效程序和专利侵权诉讼的诉讼成本30万美元到50万美元[15]。需要强调的是，英国、德国、荷兰和加拿大允许败诉方承担胜诉方的全部或者部分费用，包括律师费用。
为了有效控制诉讼结果，跨国专利诉讼需要考虑的第一个因素是法律规则。需要分析关于专利权有效性的当地法律和关于专利侵权判定的当地法律。首先，专利有效性判定的实体法律制度差异可以对专利权利要求的选择乃至于专利的选择具有重大影响。尤其是，在专利有效性判定的实体法律制度方面，专利权保护客体判定规则、说明书公开充分判定规则、权利要求得到说明书支持的判定规则，具有非常重要的影响。其次，专利侵权判定的实体法律制度差异同样具有重大影响。尤其是等同侵权判定的差异影响很大，例如专利审查档案对等同侵权判定的影响等。
为了有效控制诉讼结果，跨国专利诉讼需要考虑的第二个因素是禁令救济。禁令救济是专利权人非常强有力的竞争工具。一旦在某个法域获得禁令救济，专利权人在于对方的许可谈判中将占据具有强大优势的地位。不同法域对于禁令救济的标准有明显不同。在我国，禁令救济在专利侵权诉讼的法律适用中具有普遍性。然而，在美国，美国联邦最高法院在Ebay v. Mercexchange一案 中明确禁令适用的四个构成要件：原告已经遭受无法弥补的侵害，专利侵权损害赔偿不足以充分弥补该损害，权衡当事人的经济情况、不损害公共利益。在该案件的判决中，最高法院亦驳斥了联邦巡回上诉法院将永久禁令“一般规则”化的观点，明确指出，虽然《美国专利法》第154条规定了专利权是“排除他人制造、使用、销售、许诺销售其发明的权利”，但是“权利的设立条款不同于违反权利的救济条款”，不能基于专利权的排他权属性即认为永久禁令一般规则化具有正当性。[16]
为了有效控制诉讼结果，跨国专利诉讼需要考虑的第三个因素是诉讼结果可预期性。通常而言，使用带有陪审团程序的法域诉讼结果可预期性相对较弱，由法官进行审理的法域可以通过对之前判决的统计分析判断诉讼结果的可预期性，尤其是对最为重要的诉讼争议焦点的法律观点的分析非常重要。就统计数据而言，通常很难找到完整的、真实的、全面的统计数据，而且面上的统计数据对于判断某个个案的诉讼结果可预期性参考意义有限，更多地需要根据诉讼律师结合以往司法实践情况进行预估判断。据统计，美国权利人胜诉率为从提起专利诉讼案件的34%到进入审判阶段并由陪审团进行审判案件的76%[17]。日本专利侵权胜诉率大约25%，专利有效性的胜诉比率大约70-80%[18]。据德国学者所述，德国没有关于胜诉率情况的统计[19]，但是很多参与跨国专利诉讼的专利权人愿意选择在德国进行专利诉讼。
如前所述，跨国专利诉讼法域选择的主要考虑因素包括诉讼周期、获取证据便利性、诉讼成本、法律规则、禁令救济、诉讼结果可预期性等6大因素。同时，对于具体企业而言，还需要从市场影响、文化因素、社会环境等方面进一步综合分析。
三、跨国专利诉讼的统筹管理：实现诉讼主张的协调一致
第六问：如何做好跨国专利诉讼的统筹管理？选好诉讼总指挥、建好诉讼协调机制，实现跨国诉讼主张的协调一致。由于跨国专利诉讼涵盖多个法域，而且各个法域的专利法律规则和专利法律实践不断变化，如何有效管理多个法域并行推进的跨国专利诉讼，与外部律师进行有效沟通，是一项非常重要的工作。首先，就管理的内容而言，跨国专利诉讼的管理不仅仅是要管理诉讼策略和诉讼成本，还需要避免冲突的立场和协调实体的观点。也就是说，跨国专利诉讼管理需要从宏观层面控制各个法域诉讼进展的程序，实时了解各个法域诉讼进展的情况，积极推动对自己最为有利的法域第一个作出判决，从而保障促进和解的强大驱动作用。同时，跨国专利诉讼管理需要从微观层面协调实体的观点，避免冲突的立场。例如，专利权人对于专利权利要求的解释，被控侵权人对被控侵权产品结构的解释，需要在多个法域持有相互协调一致的观点。其次，就管理的方式而言，需要选择主导律师事务所的律师担任诉讼总指挥，以便于确定总体诉讼策略并协调各个法域的律师推进相应的诉讼进程。尤其是，需要协调诉讼总指挥与各个法域律师之间的观点，切实认识到在每个法域中的有能力的当地机构具有不可替代的作用，确保能够全面了解各个法域本地机构的法律建议而不是替代他们的建议。还有，建好诉讼协调机制，定期同步诉讼进展，建立工作报告模板，实现诉讼信息共享和有效调配。特别需要强调的是，建立专门的诉讼风险管理与风险控制机制。在任何法域开展的诉讼活动都存在风险，在多个法域并行开展的诉讼活动加重了这样的风险，需要加强诉讼风险管理与风险控制。
预告：“面对跨国专利诉讼，中国企业应该如何应对？（二）”将对跨国专利诉讼九大法域选择进行解析
[注]
[1] 张鹏：《知识产权基本法基本问题研究：知识产权法典化的序章》，北京：知识产权出版社2019年8月版。
[2] Patricia A. Martone. Declining Student Interest in Patent Law Reflects Declining Job Opportunities: How the Weakening of the United States Patent System Weakened the Patent Law Profession. Cybaris: vol. 9: Iss.2, Article 6(2018). Available at: https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol9/iss2/6 .
[3] Landan Ansell et. Al. 2018 Patent Litigation Study, PwC(May 2018). http://www.pwc.com/us/en/services/forensics/library/patent-litigation-study.html (2019年9月24日最后访问)
[4] Matthew Bullman. What You Need to Know about Patent Litigation in Canada. ipLaw 360(August 29,2018). http://www.law360.com/articles/1077703 (2019年9月24日最后访问)
[5] Matthew Bullman. What You Need to Know about Patent Litigation in UK. ipLaw 360(August 6 ,2018). http://www.law360.com/articles/1070615 (2019年9月24日最后访问)
[6] Matthew Bullman. Patent Litigation in the Netherlands : What You Need to Know. ipLaw 360(August 20,2018). http://www.law360.com/articles/1074513 (2019年9月24日最后访问)
[7] Matthew Bullman. What You Need to Know about Patent Litigation in Germany. ipLaw 360(July 27 ,2018). http://www.law360.com/articles/1067438 (2019年9月24日最后访问)
[8] Si Yul Lee, Ho Yeon Lee and Inchan Andrew Kwon. Patent Litigation in South Korea: overview (May 2018). https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-5857?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29 (2019年9月24日最后访问)
[9] Ryan Davis.Patent Litigation in South Korea: What You Need to Know.ipLaw360(August 24, 2018), https://www.law360.com/articles/1076694 (2019年9月24日最后访问)
[10] Ryan Davis. What You Need to Know About Patent Litigation in Japan. ipLaw360
(September 20, 2018), https://www.law360.com/articles/1084568 (2019年9月24日最后访问)
[11] AIPLA. 2017 Report of the Economic Survey. https://www.aipla.org/detail/journalissue/
economic-survey-2017. Cited from Patricia A. Martone. Patent Litigation: A Global Perspective(January 2019) in Patent Law Institute 2019:Critical Issues & Best Practices.
[12] Ian Kirby, et.al. National Patent Litigation-United Kingdom. les Nouvelles vol.
LIII No. 4, 323, 327 (December 2018).
[13] Wolfgang Kellenter, Benedikt Migdal. Patent Litigation in Germany: overview. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-622-3450?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true (2019年9月24日最后访问)
[14] Si Yul Lee, Ho Yeon Lee and Inchan Andrew Kwon. Patent Litigation in South Korea: overview (May 2018). https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-5857?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29 (2019年9月24日最后访问)
[15] Ryan Davis. What You Need to Know About Patent Litigation in Japan. ipLaw360
(September 20, 2018), https://www.law360.com/articles/1084568 (2019年9月24日最后访问)
[16] 参见张鹏：《专利侵权损害赔偿制度研究：基本原理与法律适用》，北京：知识产权出版社2017年4月版。
[17] Patricia A. Martone. Patent Litigation: A Global Perspective(January 2019) in Patent Law Institute 2019:Critical Issues & Best Practices.
[18] Ryan Davis. What You Need to Know About Patent Litigation in Japan. ipLaw360
(September 20, 2018), https://www.law360.com/articles/1084568 (2019年9月24日最后访问)
[19] Tilman Muller-Stoy et.al, National Patent Litigation-Germany. Les Nouvelles vol.
LIII Vol. 4, 295, 304.
The End
作者简介
张鹏 律师
北京办公室
非权益合伙人
业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易
本文成稿于笔者在Kirkland & Ellis LLP旧金山办公室担任交流律师visiting attorney期间，感谢Kirkland & Ellis LLP西海岸三大办公室知识产权部门合伙人提供的意见和建议。
作者往期文章推荐：
《医药产业专利制度述评系列（一）| 预料不到的技术效果在医药化学专利创造性判定中的适用》
《《九民会议纪要（征求意见稿）》系列解读——聚焦民刑交叉纠纷处理》
《新约时评：《新加坡调解公约》签署对知识产权争议解决的影响》
《热案时评：“知乎问答”纠纷案广受关注，新媒体著作权保护亟需加强》
特别声明：
以上所刊登的文章仅代表作者本人观点，不代表北京市中伦律师事务所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。
如需转载或引用该等文章的任何内容，请私信沟通授权事宜，并于转载时在文章开头处注明来源于公众号“中伦视界”及作者姓名。未经本所书面授权，不得转载或使用该等文章中的任何内容，含图片、影像等视听资料。如您有意就相关议题进一步交流或探讨，欢迎与本所联系。
点击“阅读原文”，可查阅该专业文章官网版。