面对跨国专利诉讼，中国企业应该如何应对？（三）
一、专利确权程序
正如中伦视界微信公众号文章“面对跨国专利诉讼：中国企业应该如何应对？（二）跨国专利诉讼9大法域选择”所述，美国、英国、加拿大、荷兰、澳大利亚等国家专利侵权诉讼和专利无效纠纷由同一个法院处理、通常在专利侵权诉讼中审理专利权无效抗辩，德国、韩国、日本等国家专利侵权诉讼和专利无效程序分离，专利侵权诉讼和专利无效纠纷由不同的部门或者机关加以处理，在专利侵权诉讼中之外单独设立专利无效程序。
这两种专利确权纠纷解决机制的模式相互借鉴相互融合。一方面，作为专利侵权诉讼和专利无效程序分离的国家，日本、韩国通过专利权效力抗辩制度，被控侵权人可以在专利侵权诉讼中主张专利权人因为专利权不稳定而构成权利滥用，从而在个案中认定专利权的效力。另一方面，作为专利侵权诉讼和专利无效程序合一审理的国家，美国在发明法案后设立双方复议程序（inter partes review，简称IPR），由美国专利商标局USPTO的专利审判及上诉委员会PTAB对专利权的效力进行判定。近期，美国专利商标局审查政策的主要目标是提高专利稳定性，“稳定的专利对经济增长至关重要，提高专利审查的质量效率同样对美国经济意义重大。”这个目标的实现包括三个方面：加强培训和标准引导以实现高质量审查，提高审查员检索现有技术的便利性，充分发挥专利审判及上诉委员会的作用。专利审判及上诉委员会有双方复议程序IPR、授权后复议程序PGR（post-granted review）、商业方法审查程序CBM（covered Business Method proceedings）等多种程序，但是授权后复议程序和商业方法审查程序数量非常少，2019年1月、2月授权后复议程序案件分别为7件、3件， 2018-2019年度最高的一个月仅为11件（2018年3月），2019年1月、2月商业方法审查程序案件均为零件。因此，专利审判及上诉委员会的双方复议程序受到了广泛关注，下面重点对该程序的最新进展进行介绍。
2018年,专利审判及上诉委员会共受理双方复议程序案件1717件。与之相对比的是2018年美国主要联邦基层法院受理专利侵权案件的情况。期间，专利侵权案件数量排名前三名的法院情况如下，特拉华州东区法院共受理869件专利诉讼，德州东区法院共受理497件专利诉讼，加州北区法院共受理309件专利诉讼。可见，专利审判及上诉委员会双方复议程序案件数量大致相当于排名前三的特拉华州东区法院、德州东区法院、加州北区法院的专利侵权案件数量总和。就结果而言，自2018年4月25日SAS Institute v. Iancu 案判决已降，在双方复议程序的案件中，60%维持权利要求全部有效，35%宣告权利要求全部无效，5%其他情况。
就专利审判及上诉委员会双方复议程序的性质而言，美国最高法院在Oil State Energy Services LLC v. Greene's Energy Group, LLC一案[1]中认定，双方复议程序的理论基础在于公共利益保留原则，对一项技术方案授予专利权是涉及公共利益的事务，双方复议程序是对于这一专利授权行为的重新审核。[2]就双方复议程序的审理范围而言，美国最高法院在SAS Institute, Inc. v. Iancu案[3]中提出，专利审判及上诉委员会需要对主张的所有权利要求进行审查。[4]就专利审判及上诉委员会双方复议程序的后续程序而言，联邦巡回上诉法院越来越频繁审理不服专利审判及上诉委员会作出的双方复议程序行政决定提起的诉讼。2009年，仅有4%的联邦巡回上诉法院案件来自于对专利审判及上诉委员会决定不服提起的诉讼；2018年，来自于对专利审判及上诉委员会决定不服提起的诉讼达到38%。在2015-2019年的诉讼程序中，78%的专利审判及上诉委员会决定得到维持，11%的专利审判及上诉委员会决定被撤销，其他类型占到11%。就双方复议程序的新进展而言，按照新修订的程序规则，专利权人提出专利修改请求时可以要求专利审判及上诉委员会给予事先指导（non-binding preliminary guidance）,在该事先指导之后专利权人可以进一步修改权利要求（file a revised motion to amend）。就双方复议程序与专利侵权诉讼程序的衔接而言，目前大多数法院会选择等待双方复议程序的进展以便于在专利侵权诉讼中充分考虑双方复议程序对专利权效力的认定以及双方复议程序中对权利要求作出的解释。
二、边境执法措施
边境执法措施也是与专利纠纷紧密相关的程序安排。下面以美国国际贸易委员会（United States International Trade Commission，简称ITC）的程序为例进行说明。根据《美国法典》第19编1337节的规定，美国国际贸易委员会如发现货物所有者、进口商或承销商及其代理人（1）将货物进口到美国或在美国销售时使用不公平竞争方法和不公平行为，威胁或效果是摧毁或严重损害美国国内产业，或阻碍该产业的建立，或限制或垄断了美国的贸易和商业；或者（2）将货物进口到美国、或为进口到美国而销售，或进口到美国后销售，而该种货物侵犯了美国已经登记的有效且可执行的专利权、商标权、版权或半导体芯片模板权，并且与这些权利有关的产品有已经存在或在建立过程中的国内产业，则这些不公平竞争方法将被视为非法，应予以处理。2018年6月7日，美国联邦贸易委员会颁布了新的实体和程序规则（Rules of Practice and Procedure）。就其性质而言，是由行政法官主持的、处理与进口货物有关的知识产权侵权和不正当竞争的行政程序。就其类型而言，主要是专利案件，2017年专利案件占比达到87.2%，2018年专利案件占比达到91.5%。
在进行诉讼策略设计时，需要分析的第一个问题是为什么选择美国国际贸易委员会的程序。首先，美国国际贸易委员会337调查的救济仅仅是禁令，不包括损害赔偿。其中，所述禁令包括有限排除令limited exclusion order、普遍排除令general exclusion order、禁止令Cease and Desist Order。其次，美国国际贸易委员会337调查不会受到专利审判及上诉委员会双方复议程序的影响，不会等待双方复议程序的结果，因此程序较快。还有，由于美国国际贸易委员会的行政法官作出决定，而非如同专利侵权诉讼那样由陪审团作出认定，所以可预期性较强。同时从目前法律实践看，美国国际贸易委员会被广泛认为对权利人非常友好。就其美国国际贸易委员会程序与地区法院专利侵权诉讼程序的比较参见下表。
地区法院 | 美国联邦贸易委员会 | |||
裁判者 | 地区法院法官 | 行政法官 | ||
裁判方式 | 陪审团或者法官裁判 | 行政法官裁判 | ||
审理周期 | 两年以上 | 短于1年 | ||
责任成立条件 | 构成侵权 | 构成侵权并且损害国内产业 | ||
救济方式 | 损害赔偿和/或禁令救济 | 排除令和禁止令 | ||
与IPR程序关系 | 通常会因为双方复议程序而放慢程序，等待双方复议程序的结果 | 不会因为双方复议程序而放慢程序 | ||
就总体策略安排而言，需要考虑如下方面：
一是注意加强337调查与知识产权交易策略安排的协调性。由于可能判处排除令或者禁止令，337调查对知识产权交易影响很大。因此，337调查和解撤回比例较高，2017年仅有18%的337调查作出了决定，2018年则为19%。追踪337调查的进展状态对知识产权交易的方式和时间具有非常重要的意义。同时，需要注意专利许可谈判的时间，不要导致被非自愿地加入到337调查程序中。
二是注意加强337调查与双方复议程序策略安排的协调性。美国联邦贸易委员会很少中止程序等待专利审判及上诉委员会的决定，美国联邦贸易委员会的行政法官可能会考虑专利审判及上诉委员会关于权利要求解释的观点等，但不会等待专利审判及上诉委员会作出的决定。原因在于，专利审判及上诉委员会双方复议程序通常需要12-18个月，美国联邦贸易委员会作出最终决定的时间通常为16个月，因此美国联邦贸易委员会不太可能在337调查程序中等待专利审判及上诉委员会双方复议程序的决定。
三是注意加强337调查与地区法院专利侵权诉讼程序策略安排的协调性。关根据28 U.S. Code §1659的规定，基于美国联邦贸易委员会的要求，地区法院需要中止专利侵权诉讼的诉讼程序。同时，在诉讼策略方面需要注意美国联邦贸易委员会的证据开示程序（discovery程序）适用范围比地区法院更加广泛。
提起337调查请求的注意事项包括四个方面：一是起草详细起诉状，包括技术特征对比表、证明进口的证据，并且明确被控侵权产品的范围（涉及到案件范围以及未来禁止令排除令的范围）以及所寻求的救济（有限排除令、普遍排除令、禁止令）。二是将起诉状提交不公平进口调查室(Office of Unfair Import Investigations)审查，在提起337调查请求之日起至少一周前，不公平进口调查室会给出起诉状的完善建议以及其他建议。三是根据不公平进口调查室的要求提交支持起诉状的补充材料，对被告答辩材料进行回复，并收集证据、确定证据开示的范围、起草对第三人的传票。四是尽可能在美国联邦贸易委员会通知后的尽早进行证据开示程序，尝试与被告就证据开示程序的过程和范围（例如不对电子邮件、特定日志进行证据开示等）进行沟通，同时尽早收集形成对国内产业造成的影响的证据。
应对337调查请求的注意事项包括四个方面：一是尽早评估案件，注意时限要求。二是引入共同被告有助于降低成本，同时需要确保尽可能扮演积极的角色。三是研究提起双方复议请求是否有所帮助，美国联邦贸易委员会不会终止程序但是会促使原告进一步考虑其主张，同时专利审判及上诉委员会的观点会对行政法官有一定的说服作用。四是加强案例研究，不要预先假设起诉状满足了证明标准要求，最好的抗辩策略是对行政法官之前决定的深入分析。
[注]
[1] Oil State Energy Services LLC v. Greene’s Energy Group, LLC，138 S.Ct.1365(2018).
[2] Inter parties review falls squarely within public rights doctrine… [T]he decision to grant a patent is a matter involving public rights-specifically, the grant of a public franchise…Inter parties review is simply a reconsideration of that grant…[Upon this basis, the court found that IPRs fall squarely within the public right doctrine.] Thus, the PTO can do so without violating Article III.
[3] SAS Institute, Inc. v. Iancu,35 U.S.C. §318(a) .
[4] [PTAB] shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner.
《面对跨国专利诉讼》
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The End
作者简介
张鹏 律师
北京办公室
非权益合伙人
业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易
本文成稿于笔者在Kirkland & Ellis LLP旧金山办公室担任交流律师visiting attorney期间，感谢Kirkland & Ellis LLP西海岸三大办公室知识产权部门合伙人提供的意见和建议。
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