权利的游戏——如何理解马库什权利要求的范围？

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摘要：权利要求的保护范围和记载范围是具有不同内涵的两个概念。保护范围是指权利 要求边界之内所包含的内容，记载范围则是指权利要求的边界本身。在对权利要求进行修改、判断是否享有优先权时，应基于记载的范围进行判断。马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式，这样的撰写方式由于方便申请人基于具体实施方式进行概括因而在化学领域被广泛使用，但同时，与化学领域可预测性较低的特点存在一定冲突，在专利申请 实务中一直存在较多争议。本文认为，删除具有多个变量的马库什通式化合物的某一取代基，不属于并列技术方案的删除，严格来讲也不符合《专利法》第三十三条的规定，但结 合化学领域可预测性差的特点和审查实践，可以作为例外规定而在实质审查过程中被允许， 但不能在无效程序中被接受。

马库什权利要求是一种特殊的权利要求撰写方式，这种撰写方式可以应用在很多技术领域，但在化学领域，特别是撰写化合物权利要求时，更加常见。由于第一个在美国采用这种撰写方式获得保护的人叫尤金•马库什（Eugene Markush）1，因此采用这种形式撰写的权利要求被称为马库什权利要求 2。

中国的《专利审查指南》（2010）在第二部分第十章8.1.1基本原则中对马库什权利要求做 了如下规定：

“如果一项申请在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素，则构成“马库什”权利要求。马库什权利要求同样应当符合专利法第三十一条第一款及专利法实施细则第三十四条关于单一性的规定。如果一项马库什权利要求中的可选择要素具有相类似的性质，则应当认 为这些可选择要素在技术上相互关联，具有相同或相应的特定技术特征，该权利要求可被认为符合单一性的要求。这种可选择要素称为马库什要素。”

在美国和欧洲等其他国家或地区，也都允许采用马库什方式撰写权利要求。例如，《美国专利审查指南》中规定 3，马库什权利要求是指 采用“选自由A、B和C组成的组”这种方式撰写的权利要求；通常情况下，在由可选择的要素A、B和C组成的组中，要素A、B和C 属于同一物理或化学的类别，或者属于同一本领域认可的类别。但是，如果根据说明书公开的内容和现有技术，属于同一组的可选择要素具有至少同一种共同的性质，而这种共同的性质使他们在权利要求中起到共同的作用，就可以采用马库什权利要求的撰写方式。

《美国专利审查指南》中明确了，这些可选择要素直接之所以能够并列，是由于各要素之间存在某种共同的性质，使它们在权利要求中起到共同的作用。进行这样归纳的依据，通常是根据现有技术公开的规律或者现有技术已经公开的内容，或者被本申请记载的内容所验证。 

可以采用马库什通式的方式撰写的领域很广，但是最常见也是最大的争议是通过马库什通式的方式撰写化合物权利要求，通过这种方式表示的化合物又被称为马库什通式化合物。

一、问题的产生

由于中国的《专利审查指南》中仅对马库 什权利要求的单一性做了规定，对于马库什权 利要求的范围没有更具体的规定，因此在实务 中，也出现了对马库什通式化合物的不同理解。而对于马库什通式化合物的不同理解，进而导致了对修改和优先权等问题的争议。

例如，在北京市高级人民法院审理的关于 94115915.9的专利无效行政诉讼中曾经认为，各马库什化合物之间相互替代后都得到相同的结果，即化合物是一个独立的技术方案，马库什权利要求所概括的是多个技术方案的集合。因此，无论在专利授权审查程序中，还是在无效程序中，均应当允许专利申请人或专利权人删除任一变量的任一选择项，这种删除属于技术方案的删除。而且这种修改减小了专利保护 范围，符合《专利法实施细则》第六十八条规定，没有对公众利益造成任何损失，应当允许 4。

 也就是说，根据北京高院的这一判决，马库什通式所涵盖的每一个化合物都是独立的技 术方案，并且被申请文件所记载，因此，可以通过删除特定位置的取代基的方式，对技术方 案进行删除。但是，该案中对马库什权利要求 这样的理解和实践中关于新颖性的评价标准是存在矛盾的。例如，如果在先申请中仅公开了一个马库什通式化合物，而在后申请中，要求保护被在先申请中的马库什通式所涵盖但没有具体文字记载的具体化合物，这个具体化合物是有新颖性的，也就是说，通常并不认为该具体化合物被在先申请所公开。

而在北京知识产权法院审结的另一个案件中，在讨论马库什权利要求的优先权问题时， 则得出了与上述判决相反的结论。在北京知识 产权法院审理的关于第97197460.8号发明专利 无效行政诉讼中，涉案专利权利要求也是马库什权利要求，涉案专利权利要求保护的通式的结构和优先权文件中的结构发生了变化，包含的具体化合物存在部分重叠。对此，专利权人认为，马库什权利要求应当解释为多个并列技术方案的集合，重叠的技术方案能享受部分优 先权，而复审委和法院则认为，马库什权利要 求原则上应被视为一个整体的技术方案，不能以其中包含的具体权利要求作为判断的依据， 因此，认定涉案专利有关权利要求不能享受优先权。5

第97197460.8号“类苷酸类似物”案中， 虽然讨论的是马库什权利要求的优先权的问题，但争议点同样在于对马库什权利要求的理解。如果按照前一个案件中的观点，认为马库什权利要求公开了所有涵盖的具体化合物，那么，在后申请中重叠部分所涵盖的具体化合物就应当能够享受优先权。但本案法官认为马库什权利要求应当作为一个整体考虑，因此结论是不能享受优先权。

可见，对于马库什权利要求范围的不同理 解，会影响到权利要求的新颖性、修改、以及优先权等一系列问题。因此，有必要对此问题进行探讨。

二、马库什权利要求的范围

要理解马库什权利要求的范围，首先要区分权利要求的保护范围和权利要求记载的范围 这两个概念。需要明确的是，保护范围和记载的范围是两个不同的概念，并且范围往往是不 同的。之所以产生这样的区别，是出于对汉语 “范围”的不同理解。一方面，范围可以指边界包含的内容，另一方面，也可以仅指边界本身。 我们在说保护范围时，通常是指通过权利要求的限定包含的所有技术方案；而在讨论记载的 范围时，指的是边界本身。

权利要求的保护范围是所有符合权利要求 的技术特征及其等同特征限定的技术方案的集合。权利要求的保护范围，是在侵权判断时常 常需要考虑的问题。如果一个涉嫌侵权的产品 或方法，具备所有权利要求中限定的技术特征或与权利要求中的技术特征等同的特征，就认为该产品或方法落入了权利要求的保护范围， 可能构成侵权。

根据《专利审查指南》的规定，记载的范围是指文字记载的内容以及可以从文字中直接 地、毫无意义地确定的内容。权利要求记载的范围，与权利要求的保护范围存在关联，但并 不相同。一个技术方案落入了某一专利权的保护范围，并不一定被该专利文献所记载。举个 简单的例子来说明，如果一个权利要求中出现 了数值范围作为技术特征之一，例如，权利要求中限定了温度为5-25摄氏度，如果被控侵权的方法的其他特征都与权利要求相同，并采用 了10摄氏度，那么被控侵权方法就落入了权利要求的保护范围。然而，不能由于权利要求中 记载了5-25摄氏度的范围，就同时认为权利要求记载了 10摄氏度的具体方案。同样的，如果 权利要求中记载了“某产品是用金属制成的”，而被控侵权产品是用铜制成的，那么在其他特征都相同或等同的情况下，被控侵权产品就可能落入了权利要求的保护范围；但是，不能由此认定权利要求记载了“某产品是用铜制成的” 的方案。在这种情况下，包括“10摄氏度”和 “铜”的技术方案，都具有新颖性，并有可能构成选择发明。

还原发明创造完成的过程可以发现，发明 人一般都是从已经完成的、被证明可行的、足 够数量的实施例出发，根据现有技术已知的规 律或自己的研究成果，总结规律，概括能够实 施并解决相应技术问题、达到相应技术效果的可行范围。在基于发明撰写专利申请文件时， 通常会在说明书中记载具体的实施例，在权利要求中以倒金字塔的方式记载由大到小的不同概括范围。而基于实施例进行概括本身就是完成发明创造的步骤之一，所概括出不同范围的边界在提交发明时已被记载在申请文件，受到 “先申请”原则的限制。在发明提交之后，是不能对发明进行重新概括的，这也是《专利法》第三十三条规定的修改不能超出原申请文件“记载的范围”的原因。基于上述分析可见，权利要求记载的范围，是指权利要求的边界本身， 该边界既可以是权利要求最宽广的边界，也可以是能够直接地、毫无疑义地确定的其他范围的边界。需要注意的是，在确定权利要求记载的范围时，应当把技术方案作为整体考虑，不能仅判断某个技术特征是否被记载。

权利要求记载的范围的上述判断思路同样适用于确定说明书记载的范围，而说明书和 权利要求记载的范围，是判断《专利法》第三十三条规定的修改是否超范围的依据。也就是说，在判断是否违反《专利法》第三十三条时，是否超范围并不是指修改是否超出保护范围，而是指修改是否超出了记载的范围。而在判断是否享受优先权的问题时，是否属于“相同主题”的标准与修改超范围的判断标准相似， 同样是指是否超出了在先申请记载的范围。

具体到马库什通式权利要求中，在判断一个具体化合物是否落入马库什通式权利要求的 保护范围时，如果化合物和马库什通式可能包含的任何一种具体组合相同，就落入保护范围； 然而，并不能由于专利中记载了马库什通式化 合物，就认为马库什通式所包含的任何一种具 体化合物都被记载了，这需要分情况讨论。

如果马库什通式中仅有一个变量，假设权利要求要求保护的是化合物XR，R选择A、B 或C。此时，权利要求相当于自定义了一个上位概念R，并同时对R的范围做出了限定。因为是以列举的方式对R进行的定义，在只有一 个变量的情况下，可以认为公开了XA、XB和 XC 这三种并列的技术方案。因此，不论在实审阶段还是在无效阶段，删除A、B和C中的一 个或两个都是不超出原申请的记载范围的。

在涉及优先权的问题时，如果在在先申请公开了化合物XR，R选择A、B或C，而在后 申请要求保护XA、XB和XC这三种并列的技术方案，都可以享受优先权。

如果马库什通式中存在多个变量，情况就变得复杂了。虽然每一种具体的组合是可以穷 举的，但仍然应当认为，该通式只公开了一个 范围，记载了通式，并不意味着申请记载了每一种具体的化合物。存在多个变量的情况下， 具体的组合方式可能有很多，删除其中的若干 选择，相当于重新划定了权利要求的边界，而 这个边界是在原始申请文件中没有记载的。

形象地说，马库什通式权利要求最终的保护范围是划了一个圈，而这个圈中包括了所有 变量中不同选项相互组合形成的若干个离散的点，即具体的化合物。虽然从数学上分析，不管这些可能的组合形成的具体化合物的总数有多大，都是可以穷举的。但是，当存在多个变量，每个变量又存在多个选项时，通过排列组合形成的化合物的数量可能非常巨大。而某个变量的某个选项被删除，删除的不仅是某一个具体的化合物，而是所有包含这个选项的组合方式；这相当于对权利要求的范围重新划定界限。

如果删除了多个不同位置的若干取代基，缩小了保护范围，此时，不同的删除方式，会概括出不同的保护范围，选择哪种具体的删除方式， 形成的新的保护范围，都是在具体实施例基础上的新的概括，不属于原申请记载的范围。

因此，如果仅有马库什通式，通过删除特定的位置的具体取代基，形成具体的化合物， 而化合物本身没有记载在原申请文件中，这种 修改是超出原始申请记载的范围，不符合《专 利法》第三十三条的规定的。

从新颖性的角度分析，也可以印证这一观点。根据审查指南的规定，选择发明，是指从现有技术中公开的宽范围中，有目的地选出现 有技术中未提到的窄范围或个体的发明。如果马库什权利要求中每一种具体的化合物以及若干化合物的组合都被认为是马库什通式记载的范围，那么较小的范围就都不具有新颖性，也就不可能出现选择发明了。正是由于较小的范围并未记载在原申请中，如果在后申请能证明 具有意料不到的效果，就有可能构成选择发明。 举例说明，假如原申请要求保护的是马库什通式化合物XR1R2R3，并其对R1、R2和R3进 行了定义，分别选自多个取代基；而在后申请也是马库什通式化合物 XR1R2R3，而R1、R2 和R3可选择的范围均小于原申请的范围。此时，在后申请的通式化合物落入在先申请的马 库什通式权利要求的包含范围内，但仍然具有新颖性。

三、马库什通式权利要求在实质审查过程中的修改

从专利审查的一般过程看，申请人在申请时通常会尽可能要求较大的保护范围，进行一定的概括。而要求较大的范围，带来的风险就 是，这个范围过大，以致与现有技术过于接近，因而不能得到授权。而在审查过程中，申请人可以针对审查员指出的现有技术，将权利要求退到一个自己预先设定好的较小的范围。《专利法》第 43 35093 43 15287 0 0 4187 0 0:00:08 0:00:03 0:00:05 4192三十三条规定的修改不能超出说明书和权利要求记载的范围，就是要求申请人不能在后续 申请过程中对权利要求的范围进行重新概括。

由于权利要求的保护范围与权利要求记载的范围不同，在判断修改是否超出记载的范围 时，常常出现修改没有超出权利要求的保护范围，但却超出说明书和权利要求记载的范围的情况。除了上文提到的数值范围和上下位概念的情况，还常常出现的是，申请人在权利要求中增加了新的特征，这些特征对权利要求本身没有限定作用，因此不会使修改后的权利要求保护范围被扩大，但却依然超出了原申请记载 的范围。例如，对于制药方法权利要求，权利要求中的特征只有对制药方法本身产生影响时， 才会对权利要求的保护范围产生限定作用；如 果在修改权利要求时增加了“每天服用三次” 等给药方法特征，由于不会对制药方法本身产生影响，因此不会扩大权利要求的保护范围。 但是，如果包含这些新增特征的技术方案没有被原申请文件记载，依然可能违反《专利法》第三十三条的规定。

具体到马库什通式权利要求，如果在说明书或权利要求中采用马库什通式表示某一类化 合物，不能认为通过该通式记载了所有具体的化合物，也不能认为公开了由其中若干可选择要素互相组合构成的每一个较小的范围。因此， 每一取代基的删除，都相当于概括了一个新的范围。

但是，在实践中，由于化学领域的可预测性较低，申请人可能很难准确把握概括的程度，如果不允许在审查过程中对权利要求进行修改， 会使申请人处于非常不利的地位。

 因此，在实质审查过程中，允许申请人对取代基进行删除式的修改：如果仅有一个位置 上的取代基是可以选择的，一般允许对取代基进行删除；如果有多个位置上有多个取代基允 许申请人对权利要求进行删除式修改，修改的 前提是如果说明书中没有明确记载，不能将通 式修改成具体的化合物。

但需要注意的是，在实质审查过程中，删除取代基的修改方式虽然被允许，但应当作为《专利法》第三十三条的例外规定。

四、马库什通式权利要求在无效程序中的修改

既然马库什通式化合物的删除式修改在实质审查中应作为例外规定，在无效阶段中，是否也应当接受这种例外，就应该综合考虑。专 利复审委员会目前通行的做法是，除了只有一 个变量的情况，在其他情况下不接受这种修改方式。这样做是有其合理性的。

如前所述，基于化合物发明预测程度低且难以判定等同侵权的特点，因此，实审过程中允许申请人删除某些夸大的内容。但这只是一种折衷的处理。此时，申请人的权利还没有因授权而被固化，通过实审过程而将保护范围修正到相对合理的范围，无论对于申请人还是社 会公众都是公平的。但在无效程序中，面对的则是经过公告的固化的权利，此时，对于修改采用相对严格的标准是合理。6

在上文提到的针对中国专利94115915.9的 无效宣告请求案中，专利复审委员会坚持了上 述观点，做出了第WX16241号无效决定，然而，该无效决定却被北京市第一中级人民法院所撤销7，北京市高级人民法院进而维持了一审判决 8。针对该判决，专利复审委员会已经向最高人民法院请求再审，最高人民法院尚未做出判决。

在上述无效案件的审理过程中，专利权人拜尔公司对权利要求进行了修改，将授权公告文本权利要求第1-3 项部分取代基定义中“可任 选”以及“A和B”定义中“可被”中的用词 “可”删除。但是，专利复审委员会认为这种修改并非是并列技术方案的删除，没有接受该修改文本。但是，一审法院和二审法院则认为，马库什权利要求包含有多个并列的可选择要素， 即马库什要素，其中的每一个马库什要素与马库什权利要求中的其他技术特征相结合均能解决该权利要求所要解决的技术问题，均构成独立的技术方案。因此，专利复审委员会将马库 什权利要求认定为属于在具体实施的技术方案基础上根据一定的构效关系进行概括而形成的 一个整体技术方案，明显不当。进一步地，法院认为，申请人在撰写申请文件时，可能存在 认知以及语言表达等局限，因此，应当允许其在后续过程中进行修改，由于本案中拜尔公司 的申请没有导致保护范围的扩大，因此应当被允许。

在该案的判决中，法院认为对取代基的删除属于并列技术方案的删除，这种理解是值得 商榷的。在无效程序中，允许删除的是“并列 的技术方案”，而不仅是并列的技术特征。如果马库什权利要求中只存在一个变量，该变量 的各个选项之间是相互独立没有交叉的，分别 和其他特征组成完整的技术方案后，各技术方案之间是并列关系，因此一般可以删除。但是，如果是存在多个变量的马库什权利要求，删除不同可选项时，同时被删除的技术方案之间并不是并列关系。例如，假如原权利要求保护的是马库什通式化合物XR1R2R3，其中，R1选自a1、a2或a3；R2选自b1或b2； R3 选自 c1或 c2。如果删除a1，同时被删除的技术方案包括Xa1b1c1、Xa1b1c2、Xa1b2c1、 Xa1b2c2；如果删除b1,同时被删除的技术方案包括Xa1b1c1、Xa1b1c2、Xa2b1c1、Xa2b1c2、 Xa3b1c1、Xa3b1c2；如果删除c1,同时被删除的技术方案包括Xa1b1c1、Xa1b2c1、Xa2b1c1、 Xa2b2c1、Xa3b1c1、Xa3b2c1。由此可见，选择删除权利要求中的a1、b1或c1，导致的被删除的技术方案并不是并列关系，而是存在重合的部分。

在无效过程中，允许对同一权利要求中 “并列的技术方案”进行删除，是由于并列的技术方案已经明确记载在授权的权利要求中，专 利权人可以删除同一权利要求中某干并列的技术方案；对请求人而言，删除的修改方式是可以预期的，也不会使被保留的技术方案的新颖 性、创造性评价发生改变。

但是，在存在多个变量的情况下，马库什通式化合物所涵盖的具体化合物可能数量巨大，即使对比文件中公开了该通式范围内的化合物 破坏其新颖性，将任何一个变量中相同的取代基删除，都可以克服新颖性问题，因此对专利权人而言存在多种删除的方式，修改方式对请 求人而言无法预期。而且通式中的变量越多， 保护范围越大，可选的修改方式就越多。在这 种情况下，将马库什权利要求无效的可能性就非常低了，这也对公众非常不利。并且，多个要素之间存在着复杂的构效关系，也可能导致 请求理由发生变化。

因此，马库什通式多个变量的不同选项之 间，并不是并列技术方案，删除多个变量中的 取代基，不属于无效程序中允许的删除方式。

 此外，针对本案的判决中，只讨论了无效过程中的修改要符合《专利法实施细则》六十八条 9 的规定，但是忽略了，该条款的前提仍然是符合《专利法》第三十三条。《专利法》第三十三条规定修改不能超出原申请说明书和权利要求书“记载的范围”，而不是“保护 范围”。而判决中，法院仅论述了，马库什权利要求中，每一个马库什要素与马库什权利要求中的其他技术特征相结合均能解决该权利要求所要解决的技术问题，均构成独立的技术方案， 但这只能说明这些技术方案属于原申请权利要求的保护范围，仍然不能证明，这些具体的技术方案，已经被原申请所记载。因此，针对本 案的判决，其说理部分是不能令人信服的。

如前所述，对于取代基的删除，作为《专利法》第三十三条的例外，在实质审查过程中 可以被接受。但是从上述对马库什权利要求保 护范围的分析可以看出，在现行的法律体系以及审查实践中，根据发明的内容和已有的构效 关系理论而撰写出的马库什通式化合物权利要 求本质上是一个概括出来的范围，该权利要求中只存在一个范围，其保护的是一个整体的技术方案，某个或某些变量中取代基的删除在无 效阶段不应被允许。

如果允许专利权人在无效程序中对若干并列位置的可选择的取代基选择性地删除，实质 上也就是允许专利权人在授权之后根据新的对比文件不断地重新概括自己的发明，专利权人将放弃经后续研究确认为不重要的内容而保留 重要的内容，这对社会公众是不公平的。申请人在申请文件中错误地概括了发明的范围，也没有在从属权利要求中设置合理的优选范围，就应当承担专利被无效的后果，这也是符合《专利法》的原则的。

一个马库什通式可能涵盖了无数种具体的化合物，只有鼓励申请人公开更多的技术信息，有层次地设置从属权利要求，在从属权利要求中逐渐将保护范围缩小到发明的核心，发明公开的信息对公众才更有意义。如果允许无效阶段对取代基进行随意地删除，也不利于鼓励申请人充分公开，因为在这种情况下，申请人完全可以只写一条权利要求，而不必再从属权利要求中根据构效关系进一步对权利要求进行概括。

五、马库什权利要求的优先权

在后申请要享受优先权，应当与在先申请是 “相同主题的发明创造”，其中，相同主题的发明创造是指“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同”的发明或实用新型。10 其中，“技术方案”相同是重要的标准之一。

 对于这一点，欧洲扩大申诉委员会T948/97 案中强调，在后申请中通过权利要求限定的发 明，应当理解为权利要求中出现的特定技术特征的组合，且只有在本领域技术人员能够直接地、毫无意义地从在先申请的整体中得到，才能享受优先权。T77/97案中，则强调了，即使在先申请中的权利要求能够覆盖在后申请的范围，并不足以证明在后申请的方案被在先申请所记载，也不足以证明在后申请限定的是和在先申请同样的发明。

具体到马库什通式权利要求中，由于权利要求记载的范围不同于其保护范围，在认定优先权是否成立时，也不能简单地认为，在后申请的范围落入在先申请的保护范围或保护范围部分重合就必然享有优先权或部分优先权，而要判断，在先申请的申请文件中是否记载了在 后申请要求保护的方案。

在上文提到的北京知识产权法院审结的第97197460.8号“类苷酸类似物”发明专利无效行政诉讼案中，就对这一问题进行了确认。11

第97197460.8号专利要求保护的是一种具有通式 1a 结构的化合物，并对通式中取代基的选择进行了限定。该专利要求了一项美国申请 US08/686，838的优先权。与优先权文件相比， 涉案专利权利要求的通式结构发生了变化，同 样位置的取代基定义也有不同。例如，在优先权文件中，R2所连接的碳上必须连接一个H， 而在涉案专利权利要求中，同样位置的碳上连接了两个R2，R2独立地选自氢或其它不为氢的取代基。

在无效程序中，请求人认为，美国申请US08/686，838中记载的通式（1a）的结构与涉案专利权利要求的结构不同，取代基的选择也不同，中国申请的范围没有记载在优先权文件中，因此不能享受优先权。

针对请求人的观点，专利权人认为，根据《专利审查指南》的规定，马库什权利要求应当 解释为多个并列技术方案的集合，在马库什权利要求范围内通过任何一种排列组合方式得到 的每一个化合物都是一个技术方案，并且，在核实优先权时，应当以本专利权利要求中的具体化合物和优先权文件中所包含的具体化合物进行对比。由于本申请中包含的部分化合物与 优先权文件中的部分化合物重合，因此享有部分优先权。

在无效的审理中，专利复审委员会没有支持专利权人的观点，认定有关权利要求不能享有优先权，并宣告涉案专利全部无效。专利权人不服无效决定，向北京知识产权法院提起诉讼，请求撤销专利复审委员会的无效决定。北京知识产权法院针对此案做出的判决中，不仅支持了复审委员会的观点，还对马库什权利要求的优先权判断问题进行了详细的论述。

法院认为，马库什权利要求原则上应被视为一个技术方案，而不是并列技术方案的集合，在核实优先权时，应当以整个权利要求，而非以该权利要求中所包含的具体化合物作为对比依据。而在本案中，原告对于马库什权利要求部分优先权的理解有误，没有得到法院的支持。也就是说，在判断马库什权利要求的优先权时，如果权利要求的保护范围存在重叠，不能将权利要求涵盖的技术方案再划分成在先申请文件保护范围内的技术方案和在先申请文件中没有保护的技术方案。但是，需要注意的是，由于在实质审查过程中允许通过删除的修改方式对马库什通式进行修改，因此，在判断马库 什通式权利要求是否能享受优先权时，原则上应当以在先申请“记载的范围”为标准，但应该允许将这一例外适用到优先权的判断中，前提是不能通过删除式的修改将权利要求修改为在先申请中没有记载的具体化合物。

六、结论

对于马库什通式权利要求，应当区分其保护范围和记载的范围。在判断是否享受优先权以及修改是否超出记载的范围时，应当以说明书和权利要求书记载的范围为准，且在不同的阶段，区别对待。

事实上，在判断马库什权利要求记载的范围时，只有将权利要求作为一个整体考虑，才能与专利实践中一贯采用的优先权判断、新颖 性判断、以及对选择发明的判断标准保持一致， 不发生矛盾。

在提交申请时，申请人通常会要求尽可能 大的保护范围，而审查过程，就是让权利要求 的保护范围尽可能与作出的贡献相适应。在判 断修改是否符合《专利法》第三十三条的规定时，需要以说明书和权利要求书记载的范围为依据。并不能简单地认为，只要缩小了保护范围，修改就可以接受，而是必须要缩小到原申请中已经记载的范围，而不能对保护范围重新概括。

 由于化学领域中，发明的可预测性低，对 其进行准确地概括非常困难，而且化合物的侵 权判断标准也比较特殊，因此，在实质审查过程中，即使修改后的范围没有明确记载在说明 书中，仍然允许对马库什通式化合物进行适当 地修改，特别是删除。应将这种修改方式应作为《专利法》第三十三条的例外。在审查过程中，经常发生的情况是，申请人删除多个处于不同位置的多个可选择要素。这种修改方式虽然在无效阶段不被专利复审委员会接受，但目 前这种修改方式在实质审查阶段是允许的。

马库什通式权利要求的优先权，应当以记载的范围为标准判断，此外，对于实质审查过 程中允许的删除，删除后的方案也可以享有优先权。

注释

 

1. Ex parte Markush, 1925 Dec. Comm’r Pat. 126,128 (1924).

2. MPEP 803.02.

3. 同注释 2.

4.（ 2013）高行终字第 2046 号.

5.（2015）京知行初字第 1297 号判决.

6. 参见李越、倪晓红：《论马库什权利要求的性质及其在无效宣告程序的修改方式》，载《中国专利与商标》，2015 年 第 1 期，56 页.

7.（2011）一中知行初字第 3225 号判决.

8.（2013）高行终字第 2046 号判决.

9. 根据 2010 年修改的《专利法实施细则》，该条款修改为第六十九条.

10《.专利审查指南（2016）》第二部分第三章第 4.1.2 节.

11.（2015）京知行初字第 1297 号判决.

来源：《电子知识产权》 2017年第5期

作者：李晓蕾  北京华朗律师事务所

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