美国专利审查中的限制性选择要求
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摘要
中国专利申请人往往将美国专利审查中的限制性选择要求其与中国的“单一性意见”混为一谈，但实际上，两者从概念定义到实践方式都迥然相异。本文从实际案例出发，探讨了美国专利审查的限制性选择要求与中国的单一性意见在法律规定、评判标准和应对策略等方面的区别，对比总结了中国“单一性意见”、美国“单一性意见”和美国“限制性选择要求”在程序规定和答复方式等方面的异同，以期帮助走向海外的中国专利申请人克服和避免因概念混淆所带来的困难和不利后果。
【关键词】 限制性选择；单一性；美国专利局；美国专利审查
正文共：7277 字
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案情介绍
前不久，笔者代理了一项生物类PCT国际申请，其权利要求书的结构较为典型，包含了如下几项独立权利要求：
独立权利要求1：生物制品A，其包含产物B。
独立权利要求2：产物B。
独立权利要求3：制备生物制品A的方法。
独立权利要求4：制备产物B的方法。
其中独立权利要求4的制备步骤1中还列举了几种不同的步骤实施方式a、b、c、d。
这项申请在进入美国国家阶段不久，美国专利审查员就甩出了一纸“限制性选择要求（Restriction & Election of Species）”，认为独立权利要求1-4属于不同的发明，要求申请人将申请限于其中一种发明；审查员还认为独立权利要求4中的步骤1中列举的实施方式a、b、c、d属于不同的“species”，要求申请人将权利要求限于其中一种。申请人有一些国内申请的经验，认为审查员提出的是“单一性”问题，但该申请在中国专利局递交时却又并未遭遇“单一性缺陷”的审查意见，因此百思不得其解。
其实，专利法具有地域性，虽然各国对专利可授权性的实质要求，例如新颖性、创造性和实用性，具有相同或相似的大方向，但在各国的专利法实践中，存在着许多看似相同、实则有异的概念。同样的申请内容，有可能根据中国专利法具有单一性，而被美国审查员发出“限制性选择要求”；而反过来，根据中国专利法被判定不具备单一性的申请内容，在美国却有可能压根不会收到“限制性选择要求”意见。对于走向海外的专利申请人，这些概念的混淆往往给清楚理解和成功应对国外专利审查带来了诸多困难甚至不利后果。
区别
限制性选择要求|单一性
那么，“限制性选择要求”和“单一性”到底区别在哪里？我们先来看看“单一性”和“限制与选择要求”的法律依据和概念区别。
单一性
中国专利审查中的“单一性”，其法律依据有二：一是《中华人民共和国专利法》[1]第三十一条规定：“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出”；二是《中华人民共和国专利法实施细则》第三十四条[2]：“可以作为一件专利申请提出的属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征，其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征”。
简单来说，在专利申请的权利要求书中存在多个技术方案时，若这些技术方案都包含至少一个相同或相应“发明点”（即“作为整体对现有技术做出贡献的技术特征”），则这些技术方案视为同一个发明，即具有单一性。否则，则不具备单一性。例如，若一项专利申请中有一种包含特定技术特征B的产品A，一种包含特定技术特征B的装置C，或者一种直接包含产品A的装置D，以及一种制备产品A的方法E，且审查员认为特定技术特征B可以作为“对现有技术做出贡献的技术特征”，则A、C、D、E之间具有单一性。
由上可知，我国专利审查中对单一性的判定，必然是审查员基于实质审查，进行文献检索，并将本申请与现有技术（即对比文件）进行比较之后，才能得出的结论，因此是较为客观的评判[3]。中国专利审查中，单一性意见出现在正式审查意见中，特别是第一次审查意见中；当然，若申请人在审查过程中增加了不符合单一性要求的权利要求，也有可能在后续审查意见中收到单一性意见。
限制性选择
美国专利审查中的“限制性选择要求”与“单一性”大相径庭，其中又分为对“发明（Invention）”的限制要求和对“子类(Species)”的“选择要求”，需要在概念和应对方式上加以区分。
对于发明的限制选择要求，其针对对象为“发明”（Invention），也就是按发明思路的区别将发明（技术方案）进行分组。如果专利申请中有两项或两项以上相互独立（Independent）且可区分（Distinct）的发明，则可以要求该申请限定于其中的一项发明[4][5]。具体判定要件为：1）申请中存在两项或以上相互“独立”（Independent）或“相关但可区分（Related but distinct）”的发明；且2）带来严重的审查负担（serious burden），两个判定要件缺一不可。“审查负担”的标准在于是否存在不同类型（Separateclassification）、不同检索类别（Divergent field of search）、不同技术领域（Separate status in the art）等情形，其中不同类型指的是不同权利要求类型，例如产品、装置和方法权利要求，而不同检索类别则是基于美国国家分类号UPC，可见给予了审查员极大的判定自由。
在此要特别注意的是，美国专利审查中所谓的“独立”或“不同”的发明，与我们常说的“缺乏单一性”是不同的。例如，审查员只要认为，两个技术方案的“创造性”理由不同（一方作为对比文件时不影响另一方的创造性），哪怕其具有技术上的相关性，也可以将其看作两组不同发明[6]。举例而言，在中国专利审查中，产品及其制作方法，具有技术相关性，只要产品权利要求具有创造性，则其与该产品的制备方法权利要求即看作“具有单一性”；但是，在美国专利审查中，只要满足“要求保护的方法可以用于制造实质上不同的产品”或者“要求保护的产品可以通过实质上不同的方法来制造”，便可以将两者认为是相互不同的发明[7]。此类例子还有：方法及其实施设备、设备及其产品、产品及其使用方法、产品及其制作方法和使用方法、相关产品、相关方法等，均可能由于类似的原因而被审查员看作不同的发明，从而产生“限制要求”。
回到案例
因此，在前述例子中，包含特定技术特征B的产品A，包含特定技术特征B的装置C、直接包含产品A的装置D，以及制备产品A的方法E，其即使就中国审查员看来具备“单一性”，但美国审查员根据上述判定标准，仍有可能认为其是“不同”发明，造成审查负担，从而发出限制要求的意见。
对于“子类”限制选择要求（Election of Species），其针对对象为一项发明下的多个“子类”，也就是一项技术方案（上位概念）的多种并列、可选择的实施方式（下位概念）。当申请包含一个一般性权利要求（generic claim，或“genus”）和多个独立的（independent）或专利性可区分（patentably distinct）的子类（species）时，就可以发出“选择要求”[8]。具体的判定要件是：1）各个子类之间是独立的（independent）或专利性可区分的（patentably distinct）；且2）带来严重的审查负担（serious burden），两个判定要件缺一不可。“一般性权利要求”是规定所有实施方式共有的技术特征（“共性”）的权利要求[9]，也就是说，是一个上位的总括性技术方案；而“子类”则分别包含了该“一般性权利要求”下的各个下位特定实施例（“个例”）。“独立”是指满足各个“子类”之间必须在设计、操作或效果上均无关联，即是相互独立的实施例，而“专利性可区分”则是指至少一组“子类”相对于另一组“子类”（假定为现有技术）具有非显而易见性。而“审查负担”则类似地取决于是否存在不同类型、不同检索类别、不同技术领域等情形。
举例而言，假设某个生物专利申请中涉及到独立权利要求“制备蛋白质A的方法，包含获取蛋白质A的DNA的步骤”，而又在从属权利要求中分别限定“所述获取DNA的方法为获取野生型外源DNA”、“所述获取DNA的方法为设计并合成新DNA”和“所述获取DNA的方法为对DNA进行基因改造”等不同的DNA获取具体方式，则这三种具体方式就有可能基于审查员相对主观的判断，因其在设计、操作或效果上的可能差别，或可能分别具有不同的创造性理由，而被看成包含了“制备蛋白质A的方法，包含获取蛋白质A的DNA的步骤”这一一般性（generic）技术特征的发明的一个子类（species）实施方式。
因此，综上可知，美国审查员发出“限制性选择”意见，无需基于任何实质审查和检索分析，仅需基于几组权利要求为不同类型或不同检索类别，主观判断是否增加“检索负担”即可。“限制性选择”意见通常在正式的第一次审查意见（Non-final office action）之前单独发出，但也可能在发出Final Rejection之前的任何阶段出现，例如在申请人增加了被审查员认为是“不同发明”的修改内容的情况下。
笔者在此对中国专利审查中的“单一性”意见的应对策略不再累述，集中着眼于如何应对美国专利审查中的“限制性选择”意见。
在针对发明的限制性选择要求意见中，美国审查员一般会将权利要求划分为几组发明，要求发明人从中选择一组继续审查。对此，申请人无论是否同意审查员的意见，首先必须在审查员划分的各组发明中选择一组，供审查员继续审查，否则会导致直接进入最终驳回通知（Final Rejection）。其次，申请人若不认可美国审查员的限制要求意见和/或希望保留日后对该意见进行上诉（Appeal）的权利，则在选择一组发明的同时，可以考虑进行反对（traverse）意见陈述[10]。该意见陈述不是答复此类意见所必须的，申请人通常仅需做出选择即可。但是，若申请人希望进行反对（traverse）意见陈述，则应当将争辩理由集中在“并未增加审查员的检索负担”上，同时避免争辩哪些技术特征是相同或相应的特定技术特征，否则，鉴于美国专利审查过程中的“禁反言”（Estoppel）规则，可能会给后续审查甚至无效、维权等重要程序带来不可预料的负面影响。此外，根据实践经验，审查员采纳申请人的争辩理由而收回限制性选择意见的例子鲜少发生。
答复“限制要求”意见时，申请人较为担心的一个问题在于，未选择的发明内容如何获得授权。对此，如果选择的一组权利要求具备了授权前景，则审查员往往会同意申请人将撤回的其他权利要求重新补入（Rejoinder[11]）权利要求书中并获得授权，需要满足的必要条件是撤回的权利要求必须包含授权权利要求的所有限定特征（limitations）。若申请人不希望其他权利要求受此限定，或若选择的权利要求没有获得授权，申请人还可以通过分案申请的方式来使得撤回的权利要求重新进入审查。
在选择各组发明的权利要求时，申请人可以选择该发明中最重要且最能够满足创造性的一组权利要求，以兼顾专利申请的有效保护范围和授权可能性。在比较极端的情况下，若申请人希望保留最大的授权可能性，则可以尽可能地选择包含了最能体现发明创造性的技术特征的权利要求，或选择限定的技术特征较多的一组权利要求。由此一来，能够保证较高的授权可能性，则其他权利要求亦能搭上顺风车。当然，选择的权利要求的限定技术特征越多，保护范围也就相应地越小，因此这样的高授权可能性是以牺牲较大保护范围为代价的。但同样地，申请人仍然可以同时以分案申请中另起炉灶，要求较宽的保护范围。
对“子类”限制性选择要求中，，其意见内容和答复方式与对发明的限制性选择要求相似，但也有一些必须注意的不同之处。在此再次强调，“子类选择要求”（Election of Species）中针对的不是多项发明，而是某一项发明的一般性（或称总括性）权利要求（generic claim）下的多个实施例或称子类（species）。在此类意见中，审查员会指明哪一个权利要求被视为一般性权利要求，并列举其下位的多个子类（实施例）供申请人加以选择。审查员一般会根据各个附图和各个实施例来指明不同实施方式子类，或在没有适当附图或实施例时，至少要指出每个子类的明显特征[12]。与“限制要求”（Restriction Requirement）意见类似地，申请人同样必须首先做出选择，然后再可选地进行反对（traverse）意见陈述。
在答复中未被选择的实施例“子类”，后续可能有几种情况。首先，若一般性权利要求被审查员认为可授权，由于从属于该一般性权利要求的所有“子类”实施例必然包含该一般性权利要求的全部技术特征，因此所有的“子类”无论是否被选择，均可以“Rejoinder”的形式合并到申请中，请审查员加以审查并有望获得授权。其次，在被认为可授权的是选择的“子类”之一而非一般性权利要求时，则未被选择的“子类”只能通过分案申请的方式才有望获得授权。最后，在一般性权利要求和选择的“子类”均未获得授权时，则类似地可以通过分案申请来延续审查[13]。
最后，读者可能会好奇，美国是否也有跟中国类似的“单一性”意见呢？答案是有的。美国和中国对“单一性”具有类似的定义（各权利要求属于单一发明思路且相互之间具有作为技术关联的一个或多个相同或相应的技术特征）和类似的发文时机[14]。但是，美国的单一性意见实践方式却有所区别。一般而言，通过PCT途径进入美国的专利申请[15]，在国际初审阶段和进入美国后的国内审查阶段，其单一性审查均采用PCT的单一性标准，即“发明单一性分析（Unity of InventionAnalysis）”；而非PCT途径国内专利申请[16]并没有单独的单一性审查标准，而仍采用与其国内“限制性选择”要求相同的“独立性与可区分性分析（independent and Distinct Analysis）”来判断其单一性[17]。
有趣的是，美国专利施行细则中规定，根据PCT Rules第13.1条，如果一项国际或国内阶段申请含有不同类型（category，例如产品、方法、设备等）发明的权利要求，则在权利要求仅涉及如下之一时满足单一性要求：（1）产品及其专门生产方法；（2）产品及其使用方法；（3）产品及其专门生产方法和使用方法；（4）方法及其专门实施设备；（5）产品及其专门生产方法和该方法的专门实施设备。否然，单一性“可能不存在”（might not present）[18]。且又规定，若权利要求中有多个产品、生产方法和用途，则权利要求书中最先出现的发明类型中的第一项发明（A），以及随后每个其他发明类型中的与该发明（A）相关的第一项发明（B、C、D…）将被视为权利要求书中的主要发明[19]。
在国际初审阶段的单一性问题可以通过修改权利要求或缴纳“单一性恢复费”来克服，但国内审查阶段的美国申请则仅能选择和修改权利要求，其他未选择的权利要求只能通过Rejoinder或分案申请来审查。
为了方便各位读者作为实务中的参考，笔者在下表简单总结了中国“单一性意见”、美国“单一性意见”和美国“限制性选择要求”在程序规定和答复方式中的异同。
综上所述，美国专利审查中的限制性选择要求（Restriction & Election of Species）与中国的“单一性意见”是两个迥然相异的概念，却常常被中国申请人混为一谈，给海外申请带来不必要的延迟、费用甚至不利后果。对此，专利申请人需小心区分、谨慎对待，结合对专利技术的理解和应对美国专利局审查的多种策略，积极应对，方能争取早日获得满意的授权结果。
参考文献：
[1]中华人民共和国专利法第三十一条第一款 （2008）
[2]中华人民共和国专利法实施细则第三十四条（2010）
[3]http://www.jiaquanip.net/news.asp?ArticleID=472&ClassID=51，2017年7月23日访问
[4]Patent Laws, Consolidated35 U.S.C§121（2017）
[5]Patent Rules, Consolidated37 CFR 1.142（2017）
[6]曹桓. 浅析美国专利实践中的限制性要求[J].中国发明与专利，2016（4）：98-99.
[7]Manualof Patent Examining Procedure, 806 (2017)
[8]Patent Rules, Consolidated37 CFR 1.146（2017）
[9]Manualof Patent Examining Procedure, Chapter 0800 (2017)
[10]Manual of Patent Examining Procedure, 818 (2017)
[11]Manual of Patent Examining Procedure, 821 (2017)
[12]Manual of Patent Examining Procedure, 809.02(a) (2017)
[13]www.dwip.com.tw/proimages/Journal/001-01期_Ta.pdf，2017年7月23日访问
[14]Manual of Patent Examining Procedure, 1893.03 (2017)
[15]United States Code，35 U.S.C 371
[16]United States Code,35 U.S.C. 111（a）
[17]Manual of Patent Examining Procedure, 1893.03(d) (2017)
[18]Patent Rules, Consolidated 37 CFR 1.475（b）（2017）
[19]Patent Rules, Consolidated 37 CFR 1.475（d）（2017）
王雯雯
华进涉外专利代理人
南京大学生物科学系学士及美国加利福利亚大学尔湾分校生物科学系博士
擅长中国、欧美、印度等国家的专利申请和专利分析，尤其是在生物、医学、化学及医疗器材等技术领域。
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