原创 | 从技术效果的多样性看要素替代发明创造性的判断

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摘要：本文涉及在申请人利用具有预料不到的技术效果争辩要素替代发明具有创造性时的判断问题，首先由一个复审案例引出几种不同观点，发现分歧在于对于同时具有预料到的技术效果和预料不到的技术效果时的判断问题；进而引出欧洲专利局在创造性判断中的“单行道”标准，深入分析这种规定的理论背景和合理性，发现其符合专利引诱理论，并与创造性判断中的“如若不然”标准相吻合；进一步，对于仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时需要注意的事项给出适合我国的具体规定和判断标准，并将其应用于该复审案例；最后根据总结出的规定和判断标准尝试给出对《专利审查指南》和《审查操作规程》的修改建议。

关键词：创造性   要素替代   “单行道”   预料不到的技术效果　专利引诱理论

《专利审查指南》在创造性判断中规定“如果要素替代能使发明产生预料不到的技术效果，则发明具有创造性”，并且又在创造性判断需考虑的其他因素部分规定“如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性”。但《审查操作规程》又规定“仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时应当注意，请求保护的发明应当仅限于产生“预料不到的技术效果”的技术方案。如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果”，这样的权利要求仍然被认为不具备创造性”。从《专利审查指南》和《审查操作规程》各自的法律效力和逻辑完整性来讲，上述规定使得审查员在运用《审查操作规程》中的限制规定时没有合法依据，既不便操作又难以使申请人信服。本文通过案例和理论分析理顺上述规定的关系，深入探讨上述规定的理论来源和合理性，并给出了修改建议和细化的判断规定。

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由一个复审案例引出的不同观点

1. 案例情况

发明名称为“注出容器”，涉及一种在不使外界空气进入容器内部的情况下，实现容器内装物的注出的注出容器。容器主体螺纹接合基杯，借此，当装配基杯时，基杯底部的突片受按压推开狭缝，使得可靠而容易地打开狭缝以容许外界空气进入外层和内层之间。

对比文件1 已公开了一种注出容器，基杯和容器主体凹凸卡接。本申请权利要求1 所要求保护的技术方案与对比文件1 公开的内容区别在于：基杯与容器主体螺纹连接，即区别为用“螺纹连接”替代“凹凸卡接”。

2. 几种不同观点

对于本申请相对于对比文件1 的创造性问题有以下几种观点：

观点（1）：对比文件1 已经公开了基杯与容器主体凹凸卡接，然而，凹凸卡接和螺纹连接都是本领域中常用的技术手段，选择“螺纹连接”代替“凹凸卡接”是容易想到的，因而不具备创造性；

观点（2）：权利要求1 用“螺纹连接”替代“凹凸卡接”，这种替代取得了本领域技术人员在采用“凹凸卡接”时预料不到的技术效果，即技术效果E1 ：增大了基杯与容器主体的结合力；技术效果E2 ：缓慢施力的过程可减小狭缝破开所需操作力。虽然上述效果是替代后必然带来的，但对比文件没有给出要实现上述效果的启示，因此，认定权利要求1 具备创造性。

观点（3）：虽然实现上述替代后具有不同的技术效果，但一旦将螺纹结构应用到容器上后，必然产生这些效果。对比文件1 虽然并未明确地给出启示采用螺纹连接结构的启示，但同时也没有明确地排斥或引导本领域技术人员基于一定的理由回避“螺纹连接”的方式，故必然存在着无差别选用两种方式的可能性，这种选用无关乎创造性劳动，因此认定不具备创造性。

上述三种观点的分歧在于观点（1）主要考虑到替代后产生的相同技术效果，从而认定为等效替代，观点（2）考虑到替代后产生了不同技术效果，即预料不到的技术效果，从而认定为不是等效替代，观点（3）考虑到并没有无明确排斥或回避“螺纹连接”方式，可无差别选用这两种方式之一，从而认为无关乎创造性。

上述三种观点都考虑了替代后产生的技术效果，似乎都有一定道理，但最后却得出完全不同的结论，这种判断上的分歧是如何产生的呢？原因就是技术效果的多样性，而技术效果的多样性则来源于技术本身的多样性以及发明人在技术效果表达上的差异。

上面三种观点对技术效果的认识不同，导致观点不同，争议焦点在于：当申请人所争辩的这种预料不到的技术效果确实存在时，是否就必然具备创造性？在《审查操作规程》中有如下规定：“仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时应当注意，请求保护的发明应当仅限于产生‘预料不到的技术效果’的技术方案。如果请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括‘预料到的技术效果’，这样的权利要求仍然被认为不具备创造性”。为什么要做这样一个限制呢？为了寻求上述规定的来源，我们来看看国外对于上述问题是如何规定的，其理论背景是什么。

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欧洲专利局（EPO）相关规定及理论背景分析

创造性的判断属于主观的价值判断，其标准既与判断主体的认知水平有关，也随着经济和技术的发展而不断发展，并且与本国的经济和技术水平相适应。关于创造性判断各国都有详细的规定，我们可以尝试寻找EPO 对于上述问题的相关规定，看其中是否给出了相关解答，并分析相关规定的理论背景和合理性。

1. EPO 相关规定

关于创造性判断中预料不到的技术效果问题，EPO 有如下规定：

如果依据现有技术的发展，将不可避免地会以别无选择（如单行道（one-way-street）情形）的方式出现该发明，则此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由。[1]

EPO 的案例法还给出了以下判例：

在T21/81 判例中，申诉委员会认为，如果结合现有技术的教导下可以预期产生更好的效果，则对于本领域技术人员来说已经是显而易见的，那么即使产生了一些额外的效果（可能是无法预料到的），该权利要求仍然不具有创造性。[2]

可见，EPO 规定“将不可避免地会以别无选择的方式出现该发明，此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由”，亦即，EPO 对于基于预料不到的技术效果来评价创造性附加了一个限制条件，即需要考虑预料不到的技术效果是否附带的奖励式效果，如果产生了预期的更优的效果情况下额外产生了预料不到的技术效果，则此时不因这种预料不到的技术效果而具备创造性。

这种规定的理论背景是什么？其合理性在哪里？下面重点对这个问题进行理论背景分析。

2. 理论背景分析

EPO 规定“将不可避免地会以别无选择的方式出现该发明，此时预料不到的效果仅仅是附带的奖励式效果，不能用作创造性争辩理由”，业界对于这种规定是否应该纳入我国的相关规定存有诸多探讨[3-5]，并都给出了各自的观点，但尚未发现有对这种规定的理论背景进行分析。下面笔者试图从专利法传统的经济理论出发对这种判断方式的合理性进行分析并找出其理论背景，并从这种理论背景出发，分析其是否适合纳入我国的相关规定。

专利法经济理论中有一种理论叫做专利引诱理论，专利引诱理论认为：如果专利只授予受到专利制度引诱而作出的发明，这将产生社会净效益, 这就是专利引诱理论。根据这一理论，专利垄断报偿只给予真正受到专利制度引诱而作出发明的人，而对于因市场驱动而作出的发明创造不能授予专利权，因为这将增加社会成本[6]。另外，从专利的较长保护期来看，也不值得将这种价值不高仅凭市场和商业因素即将出现的技术授予专利权。

由此，也衍生出一种对创造性要求较高的判断标准，即“如若不然”标准。在《专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告》中曾经有人提出，“建议在目前修改方案的基础上，将审查指南》中的创造性审查标准向‘如若不然’的思路倾斜，以适当提高发明高度” [7] 。其中的“如若不然”标准，就是指一项技术方案假如没有获得专利保护的期望和前景，也能够在申请日的同时或者紧随申请日之后不久的时间内就被提出来并予以实施，那么对该技术就不值得授予专利权，也就是说无专利保护预期也可能出现的技术不具备创造性。

上述理论和标准的相同之处在于都认同以下观点，即由于市场等因素将很快产生的技术不值得授予专利权。

从这种观点出发，EPO 关于奖励式效果判断中的“单行道”标准有其合理的一面。从发展趋势来看，将不可避免地必然出现的发明，即使存在其它附加的技术效果，也仅将其视为奖励式的附加效果，而不会因此而使其具备创造性。

可见，EPO 关于奖励式效果的“单行道”标准的规定符合专利引诱理论，通过将即将出现的技术排除在专利授权之外，来起到合理引导专利申请，引诱和激励更有价值的发明的作用。从这种意义上说，这一标准也适合当下我国科技水平快速提高的情况，有利于改善人们对专利权泛滥和专利质量不高的看法，有利于遏制专利丛生、恶意诉讼等给公共资源带来的浪费。

另外，实际上这种观点已经变相纳入《审查操作规程》中，即仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时需注意所产生的技术效果如果还包括 “预料到的技术效果”，则发明不具备创造性。而《专利审查指南》规定：如果发明与现有技术相比具有预料不到的技术效果，则不必再怀疑其技术方案是否具有突出的实质性特点，可以确定发明具备创造性。可见，《审查操作规程》中的这种表述与《专利审查指南》的规定不一致，鉴于此，笔者借鉴前文所述国外专利法律实践中成熟的做法在本文结尾中给出了修改建议。

另外，根据《审查操作规程》的规定，似乎可以理解为只要存在预料不到的技术效果的同时还存在预料到的技术效果则发明就一定不具有创造性。这种规定过于绝对化，相比而言，EPO 相关规定更为细化也较为合理。EPO 判例T227/89 给出了细化的判断方法，即需要判断在所提供的情形下考虑这些技术效果在相关的技术和应用上的重要性及受关注的程度。该细化的判断方法对我国在借鉴相关规定时具有重要意义。本文在结尾处也将其归纳总结后纳入修改建议。

根据上述分析，可以对上面案例的三种观点做出以下评析。

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案例观点评析

前述观点（1）只考虑了替代和被替代特征产生了相同的技术效果，即连接效果，从而认定为等效替代。由于没有考虑还产生了不同的技术效果，所以这种评述难以被申请人接受，损害了申请人的利益。

观点（2）片面强调从另一角度诠释的技术效果，没有具体分析各技术效果之间的关系，简单地将不同技术效果认定为预料不到的技术效果，没有考虑还存在预料到的技术效果，从而将原本明显即将出现的技术划入专利保护范围，这在一定程度上损害了公众利益。

观点（3）综合考虑了两方面的技术效果，但没有对申请人所主张的其发明“具有预料不到的技术效果”这一争辩意见给予正面回应。申请人明确陈述了螺纹连接方式所具有的特殊效果，即这种连接方式的选用不属于“无差别选用”。而“没有明确排斥或回避”螺纹连接方式的推断属于“有罪推定”，并不能成为认定连接方式可“无差别选用”的根据。因此，这种评述方式也难以使申请人心悦诚服。

笔者认为，对于申请人争辩的预料不到的技术效果，应该从多方面加以综合考虑。

首先，全面考虑所有技术效果，具体分析它们之间的关系，确定预料到的技术效果和预料不到的技术效果。本案中，先区分申请人提到的两个技术效果，技术效果E2 是与连接结合不太相关的技术效果，属于预料不到的技术效果；而对于技术效果E1，由于螺纹连接相对于凹凸卡接明显具有结合力大且更安全的优势，所以可以判定技术效果E1 属于预料到的技术效果，并且是本领域可预料到的更优的技术效果。

其次，分析预料到的技术效果和预料不到的技术效果之间的关系，考量哪种技术效果是本领域中更关注的、更重要的。本案中，基于基杯和容器主体的实际应用，可以确定技术效果E1 即结合力大的连接效果才是更受关注更重要的效果。

最后，如果更受关注更重要的效果是可预料到的，那么依据现有技术的发展，将不可避免的必然出现，此时其它预料不到的技术效果仅仅是这种必然趋势所附带的，不能因其具有预料不到的技术效果而认为其具备创造性。本案中，结合力大的连接效果是可预料到的，用螺纹连接代替凹凸卡接是不可避免必然出现的，此时其他预料不到的技术效果仅仅是这种必然趋势所附带的，可以认定本案发明不具备创造性。

具体到本案，笔者试做如下分析：

权利要求1 用“螺纹连接”替代“凹凸卡接”，这种替代既产生了预料到的更优的技术效果（更大的结合力），也产生了预料不到的技术效果减小破开狭缝所需操作力的效果）。在这两种效果中，先要确定哪种技术效果是本领域更受关注、更希望获得的效果。基于本案中的基杯和容器主体的实际应用，可以确定结合力更大的连接效果才是更关键更重要的效果，由于螺纹连接显然有着结合力更大更安全的优势，依据现有技术的发展，将不可避免的必然出现用“螺纹连接”代替“凹凸卡接”，此时上面预料不到的技术效果仅仅是这种必然趋势附带的产物，不能因其具有预料不到的技术效果而认为其具备创造性。

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结论及建议

现行《专利审查指南》与《审查操作规程》对于预料不到的技术效果及其涉及的创造性判断标准在表述上不完全一致，需要在两者之间作适应性修改。在修改时，可以适当借鉴和引入前文所述国外专利法律实践中成熟的做法。为此，笔者建议，对《专利审查指南》和《审查操作规程》作如下修改。

在《专利审查指南》关于预料不到的技术效果的规定中，加入如下限制：

在仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时应当注意，请求保护的技术方案所产生的技术效果还包括“预料到的技术效果”时，如果随着技术或市场的发展不可避免地必然出现该发明，则可以判定该预料不到的技术效果只是这种必然发展趋势的附带产物，此时不能因其具有预料不到的技术效果而认为其具备创造性。

对于如何认定预料不到的技术效果是必然发展趋势的附带产物，在《审查操作规程》中给出具体判断标准：

在仅以预料不到的技术效果作为发明具备创造性的依据时，如果同时存在预料不到的技术效果和预料到的技术效果，在判断预料不到的技术效果是否属于必然发展趋势的附带产物时，需要考量哪种技术效果是本领域更关注的、更重要的。

如果预料到的技术效果是本领域更关注的、更重要的，则可以判定：由于存在这种预料到的更受关注的技术效果，使得随着技术或市场发展不可避免必然出现这种发明，此时预料不到的技术效果仅仅是附带产物，不能因其具有预料不到的技术效果而认为其具备创造性；

反之，如果预料不到的技术效果是本领域更关注的、更重要的或者至少同等重要，则无法判定必然出现该发明，此时不能认定预料不到的技术效果是附带产物，则因其具有预料不到的技术效果而认为其具备创造性。

参考文献：

[1] EPO,Guidelines 2010, Part-ChapterIV-3911.10.2.

[2] EPO,Case Law of the boards of appeal 2010,Page220 － 221.

[3] 李晨：“浅谈对“选择发明创造性”的理解”，《审查业务通讯》，2010.2。

[4] 谢蓉、张金毅：“EPO“预料不到的技术效果”在创造性判断中的作用探析”，《审查业务通讯》，2010.9。

[5] 邱红：“对创造性判断过程中的“预料不到的技术效果”的再思考”，《审查业务通讯》，2006.12。

[6] 闫文军：《专利权的保护范围－权利要求解释和等同原则的适用》，法律出版社，2007 年4月第1 版，第18 页。

[7] 国家知识产权局条法司，《专利法及专利法实施细则第三次修改专题研究报告》上卷，知识产权出版社，2006 年版，第162页。

作者简介：赵永辉   

华进知识产权  合伙人  专利代理人，知识产权管理标准IPMS审核员

曾任企业专利工程师、国家知识产权局专利审查员、科室主任，熟悉专利申请、复审、无效程序，具有丰富的专利申请、审查、复审无效经验，擅长疑难案件的处理，在专利方面积累了丰富的实务经验和理论基础。

先后在《中国发明与专利》、《中国专利与商标》、“中华全国专利代理人协会征文论文集”、专利局《审查业务通讯》等期刊或论文集发表《从技术效果的多样性看要素替代发明的判断》、《围绕发明构思，提炼智慧贡献---从格力公司诉美的公司专利侵权案谈权利要求书的撰写》、《解读“毒明胶食品”事件中的专利问题》等多篇学术文章。其中两篇作为第一作者获得中华全国专利代理人协会征文优秀论文称号，并参与知识产权畅销书《IP之道》编写工作。

还曾参与或主导软课题《后TRIPS 时代全球知识产权变革与走向》、《从KSR 案后的各国创造性标准看创造性标准的发展趋势》等研究课题及多项国家、地方、企业专利战略分析项目，擅长专利相关软课题研究，专利战略分析项目的策划和实施。

此文获“中华全国专利代理人协会征文论文集”优秀论文称号，繁体版在《中国专利与商标》发表。

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