【律师视点】丁珊红：如何应对撤销连续三年不使用注册商标申请
北京德和衡律师事务所合伙人律师
我国商标权的取得是以申请注册在先为原则，以使用在先为例外。注册制必然会产生某些不可避免的如大量抢注商标、闲置商标等情况，占据有限的商标注册资源，妨碍其他竞争者申请注册相关商标。本着督促鼓励商标使用、实现商标功能、保护商标资源的立法本意，《商标法》第49条第2款规定“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”，这便是我国的撤销连续三年不使用注册商标制度，简称“撤三”。
一、“撤三”的事前防范
由于“撤三”提出后，商标局会要求商标权人限期提交“使用证据”或“说明理由”，否则注册商标将被撤销，而商标权人如何进行事前的防范，大致可考虑从以下几个方面进行：
（一）规范使用注册商标并保留证据
注册商标的规范使用主要体现在三个方面，商标使用的主体合法（商标权人、商标被许可人）；使用核准的商标标样；以及使用在核定使用的商品或服务项目上。实践中，很多企业发生合并、改制或者变名后，却没有及时办理商标转让或者变更手续；或者自行改变注册商标的文字、图形、颜色或其组合但仍然加注注册商标标记；以及超出核定使用的商品或服务范围使用其注册商标并仍然加注注册商标标记等等，这些都是典型的注册商标不规范使用行为，应该予以重视。否则遭遇“撤三”时不仅提交不出有效的“使用证据”，还可能受到行政执法部门的行政处罚，导致商标专用权的丧失；甚至，上述行为一旦构成侵权，还要承担民事责任。
在日常经营中，应规范使用注册商标，并对使用证据进行妥善保存，如对商品本身、标签、吊牌、产品说明书、介绍手册、销售合同、发票、检验检疫证明，以及广告宣传合同、发票等进行留存整理。平时就注意有规范的对此进行有效管理，遭遇“撤三”时才能从容应对，处于有利地位。
（二）许可他人使用注册商标
《商标法》第43条规定，商标注册人可以通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标。而《商标法实施条例》第66条第2款规定，“撤三”中商标注册人提供的使用证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的证据材料。因此，可将闲置不用的注册商标许可给他人使用，不仅能获得许可使用费，并且许可协议、被许可人的使用证据也能用以积极应对“撤三”，保住商标权本身。
（三）对防御商标和联合商标，满三年重新注册申请
现实中，一些知名企业，会将注册商标核定使用的商品（服务）或类似商品（服务）以外的其他不同类别的商品或服务上注册若干相同商标，为防止他人在这些类别的商品或服务上注册使用相同的商标，即防御商标，与之相近似的情况还有联合商标，或者有些为拟开发产品而提前申请注册的贮备商标。大部分情况都是商标权人并未对其进行有效的商业使用，因此对这些没有使用却已经核准满三年的商标，建议再重新提起注册申请，用新的商标权来延续这所谓的“三年”期限。
综上，“撤三”制度的设立，并不是对商标权人的处罚措施，而是在于鼓励督促商标权人使用注册商标，促进资源的合理配置，避免浪费，使商标真正发挥识别商品或服务来源的作用。所以，商标权人和被许可人规范使用商标是根本，对防御商标、联合商标满三年重新注册则是一种对于知名品牌保护的变通办法，根本还是要进行有效的商业使用，做好“撤三”的事先防范。
二、“撤三”的使用证据
根据《商标法实施条例》第66条规定，商标局受理后“撤三”后应当通知商标注册人，限其自收到通知之日起2个月内提交该商标在撤销申请提出前使用的证据材料或者说明不使用的正当理由，期满未提供使用的证据材料或者证据材料无效并没有正当理由的，由商标局撤销其注册商标。因此，对于如何收集整理提交证据，主要可从以下几个方面考虑：
（一）使用证据的具体表现方式
我国商标法和商标法实施条例中所称的商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。包括商标权人自己使用商标的行为，也包括商标被许可人使用商标的行为。具体可体现为：
1、商标直接使用在商品或服务上；
2、商标使用在商品外包装、容器、标签、产品说明书，或使用于服务介绍手册、服务场所装饰、菜单、价目表、入住表、文具、信笺及其他配套用具用品等；
3、商标使用在与商品销售或服务提供有联系的交易文件资料上，包括销售协议、提供服务协议、发票、发货单、检验检疫证明、报关单等；
4、在广播、电视、杂志、报纸及广告牌等媒体中为实际使用商标的商品或服务进行的广告宣传（报刊杂志报纸应为公开出版物）；
5、在展览会、展示会使用商标，包括在展览会、展示会上提供使用商标的印刷品以及其他资料、照片等（展览会、展示会应为各级政府有关管理部门批准举办的）。
可见，商标的使用应该是商业使用，是经营活动中的使用，必须能够为相关公众认识到该商标。仅仅有转让或者许可的行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专用权的声明的，并不能构成是商标使用。
（二）使用证据的要求
“撤三”中的“使用”要求公开、真实、合法的使用，不能仅仅是象征性的使用，商标权人所提供的“使用证据”要符合以下要求：
1、能显示出有关商品或者服务的提供者，或者能体现出许可、监控使用关系。商标的使用应该是基于商标权人的使用意图而进行的使用。
2、能显示出所使用的商标标样。实际使用的商标与核准注册的商标有细微差别，但未改变显著特征的，可以视为注册商标的使用。
3、能显示出所使用的商品或服务。提供的使用证据如果不是在注册商标核定使用的商品或服务项目上，都属于无效证据。
4、能显示出使用的确切时间。时间为撤销申请提出前三年这一期间，撤销申请提出之后的相关使用证据或者超过前三年这一期间的证据，即便能证明商标的有效使用，也一样属于无效证据。
综上，单次的广告投放，无其他证据佐证，或者仅仅有商标包装的证据，并不能证明商标人进行了真实、公开、出于商业目的的使用。因此，建议从商品实物、包装（包括包装定制合同及发票等）、广告（包括不限于广告合同、发票、广告产品等）、销售（包括销售合同、发票、反馈表等）等各个环节进行证据材料的收集，以形成有效的证据链。
（三）不使用的正当理由
《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》第20条规定“如果商标权人因不可抗力、政策性限制、破产清算等客观事由，未能实际使用注册商标或者停止使用，或者商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观事由尚未实际使用注册商标的，均可认定有正当理由。”可见，当商标权人具有不使用的合理事由的，注册商标可以免于被撤销，但要注意提交初步证据证明此正当理由，否则不能避免被撤销的命运。
三、“撤三”背后可能隐含的商标买卖
法律虽然规定任何单位或者个人都可以提起“撤三”，但实践中，“撤三”申请人往往都是要为自己（可能是“他人”，有些商标注册申请人会用他人名义提出“撤三”以避免目的被看穿）申请的相同或近似商标扫除在先障碍，意图使自己的商标注册成功。但对于“撤三”申请人而言，“撤销”并非一定能成功，即便“撤销”成功了，也并不代表“撤三”申请人就能直接获得该商标权，时间、结果、成本等都不可控。所以，“撤三”的背后往往隐含的是申请人对该商标的购买意图。在此种情况下，如果商标权人的商标处于闲置状态，可以考虑有偿转让商标，达成商标买卖，实现双赢的效果。
四、结语
商标权人享有按法律规定方式使用商标的权利，也有按法律规定方式使用商标的义务，赋予商标权人使用义务的目的在于避免怠于使用而浪费有限的商标资源。近年来，以连续三年不使用注册商标为由提起的撤销案件增长迅速，有些商标因确实未使用而被撤销，但也有些商标因为无法提供有效的使用证据而被撤销。前者可以说是设立商标“撤三”制度的目的，但是后者，对企业来说则是巨大的损失，还可能因此带来巨大的风险。因此，商标权人获准注册后应规范使用商标保留证据，做好事先防范，考虑许可使用闲置商标，积极应对他人的“撤三”申请。
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■ 作者简介：
丁珊红，北京德和衡律师事务所合伙人律师。丁律师熟悉商标、专利、版权和反不正当竞争等知识产权法律事务，擅长处理知识产权、公司、争议解决等方面的法律事务以及相关的诉讼业务，有多年商标、专利、版权代理及诉讼经验，并协助银行、企业处理过多起债权、合同等法律事务。服务过的客户包括但不限于中国五矿进出口商会、台湾明门实业、七天连锁酒店、美国诺博公司、美国爱宝公司、新加坡百富公司、国金黄金等。
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