【热线札记】商标抢注及其应对方式

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近日，有咨询人询问，企业正在使用但尚未注册的商标被他人抢先注册在相同或类似商品上该如何处理？

我国对于商标申请注册采取的是注册原则和申请在先原则，《商标法》第三十二条对申请商标注册时侵犯在先权利和恶意抢注进行了规定。在处理此类问题时，核心是要判断正在使用的商标是否存在在先权利，以及其是否知名。本文根据商标使用人拟注册商标的不同状态，对几种常见商标抢注情形及其应对方式做简要分析。

一、将他人在先权利抢注为商标

《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利。其中，“在先权利”通常是指他人已经获得的著作权、名称权、外观设计专利权、肖像权、姓名权等内容。

该情形可以通过以下方式处理：

一是，提出商标异议。根据我国《商标法》第三十三条，注册商标应当先由国家工商行政管理总局商标局进行初步审查，通过审查后，进入公告期，公告期时间为三个月。在先权利人对商标局初步审定予以公布的商标可以向商标局提出异议。

二是，提出商标无效。如果抢注的商标已获得注册，此时权利人可以根据《商标法》第四十五条第一款规定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会提起无效申请。《商标法》第四十五条对宣告无效有五年的限制规定，即如果商标获得注册时间超过五年的，就不可以以被抢注为由宣告无效。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。另外，对于国家工商行政管理总局商标评审委员会的裁决，如果任何一方不服的，还可以向法院提起行政诉讼。

二、恶意抢注

《商标法》第三十二条同时也规定，申请商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本条也被理解为“恶意抢注”的禁止。

根据该条规定的解释，“恶意抢注”是指使用不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。《商标法》第十五条还对两种典型的恶意抢注行为做了禁止性规定。一种是未经授权，代理人或者代表人以自己的名义抢注被代理人或者被代表人商标的行为；另一种是抢注人通过合同、业务往来或者其他关系，明知他人具有在先使用但未注册的商标，就同一种商品或者类似商品抢注他人商标的行为。在2017年《商标审查及审理标准》第十一部分，对恶意抢注中“具有一定影响”进行了解释，即在中国已经在先使用并为一定范围内相关公众所知晓的未注册商标。

针对此种情况的处理方式和将他人在先权利抢注为商标的处理方式相同。

三、抢注的商标可能或本身属于驰名商标

我国《商标法》第十三条第三款对驰名商标保护范围进行了规定，即驰名商标保护范围不仅包含相同或者类似商品、服务，而且也包含了不相同或不类似的商品、服务。主要存在两种情况，第一种是在不同种商品或类别上抢注他人已经注册的商标，并且该商标已被认定为驰名商标；另一种是抢注他人未注册的商标，但该商标为相关公众所熟知，具有被认定为驰名商标的可能性。

针对第一种情况，权利人可根据《商标法》第四十五条第一款规定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会请求无效。对于驰名商标所有人，其请求无效不受本条规定的五年的时间限制；针对第二种情况，权利人可以先向国家工商行政管理总局商标局提请驰名商标认定，一旦该商标取得驰名商标的事实认定，就可以对抢注商标请求无效。

四、抢注已在先使用但尚未申请注册的普通商标

此种情形主要是商标使用人在先使用某一商标，但并未及时对该商标申请注册，正在使用的商标被他人注册。但是，商标使用人所使用的商标，既没有在先权利，又不属于驰名商标，商标持有人也不存在恶意注册的情况。此种情况通常是由于商标使用人缺乏商标保护意识，未及时将使用在先的商标申请注册而造成的。在不违反在先申请原则的情况下，商标持有人的申请行为是符合法律规定的。商标使用人如果继续使用该商标，将面临侵犯商标注册人商标权的风险。

此种情况下，商标使用人应当尽快分析被抢注商标的市场价值，同时还要考虑是否应对商标进行小幅度调整，例如增加显著性文字，或对图案进行重新设计等，及时做好换标的准备。

如果商标使用人仍然想取得抢注人已获得的注册商标，有以下途径可供参考：

一是通过商业谈判或者协商的方式取得该商标权；

二是根据《商标法》第四十九条规定，如果抢注人没有正当理由连续三年不使用，在先权利人、利害关系人可向国家工商行政管理总局商标局申请撤销该注册商标。值得注意的是，商标使用人可在申请“撤三”的同时，着手商标申请注册工作。

在此，北京12330提醒广大企业和创业者，应当全面完善商标保护体系，做到“市场未动，商标先行”。不仅要在主要的服务类别上申请注册商标，还应当根据商标注册的授权周期，配合企业发展规划或产品推广计划，做好商标布局，在关联类别上提前做好商标申请，以免遭遇商标抢注行为影响企业的发展进程。

（来源：北京12330）