分案申请的策略—再谈英特尔超20年专利授权案

近日，一篇题为《超过20年，专利才授权！英特尔分案策略，大开眼界》的文章在专利圈掀起了小风波，文章谈到英特尔的一件专利申请CN201210161092.2，其申请日为1995年12月1日，授权日为2016年6月29日。在20年专利权到期之后，才拿到授权。

申请人1995年提出母案申请后，根据分案申请的时限要求（母案得处于pending状态）申请人在母案授权之前提出了分案申请，然后，母案和分案都获得了授权。

该案的特殊性在于：在母案申请17年后，申请人再次提出了分案申请，而且，在母案专利权到期之后，还拿到了分案的授权。

一、英特尔的申请策略

《审查指南》规定：

申请人最迟应当在收到专利局对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。上述期限届满后，或者原申请已被驳回，或者原申请已撤回，或者原申请被视为撤回且未被恢复权利的，一般不得再提出分案申请。

这就是我们通常认为的分案申请的递交时间规定，也就是母案处于pending状态都可以分案。当然，分案申请的再分案也要根据原申请的进行审核。

不过，指南给了一种例外情形。

但是，因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外。对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件。未提交符合规定的审查意见通知书或者分案通知书的复印件的，不能按照除外情况处理。

也就是说，指南允许申请人根据审查员指出的单一性缺陷，对已有的分案申请进行再次分案。而且这种“被动分案”不受到前述时限的限制，只要在在审查意见的答复期限（一通四个月，后续审通两个月）之内进行修改即可。

在《超过20年，专利才授权！英特尔分案策略，大开眼界》一文中，小编认为申请人对于分案申请的制度运用的炉火纯青，认为老外的专利申请策略玩的好。文末的评论中，也有人赞叹。

“国内申请人甚至代理人都恨不得一年就授权，根本不理解人家为何千方百计拖延授权！”

“专利保护期限是从申请日起计算的，既然这件专利已授权了，那就可以用来提侵权诉讼了”

……

事实上真的如此吗？笔者并不这么认为。

第一，我们知道，单一性要求主要是一个程序性条件，而不是一个实质性条件，单一性问题并不是提起专利无效的理由。审查员完全可以不认为该申请存在单一性缺陷。审查指南明确规定这种“超期分案”是以审查员指出单一性缺陷为前提，纯属是“被动”分案。本案属于确实属于因“单一性”缺陷而进行超期分案的特殊的情形，英特尔及其代理机构真的能未卜先知？如果审查员不指出单一性缺陷呢？因此，作者推测这是有预谋的专利布局完全没有依据。本案只能说是代理机构比较尽职，将指南所赋予的权利进行了良好的运用。

第二，专利法第42条规定，发明专利保护期是20年，起算点是申请日，而专利授权之后才能获得“专利权”保护，专利申请从公开到授权期间，只能享受《专利法》第13条的“临时保护”。此外，应当注意到，无论是“临时保护”还是“专利权”保护，都应该以专利法第59条为准，无论什么申请，必须是其权利要求的公开日作为“临时保护”的时间起算点。

从第二点的层面看，英特尔的第二次分案，更多的可能也是出于对一个缺乏单一性的分案申请的“补救”措施。因为即便二次分案获得授权，其早已超出了专利权的保护期限，维权的唯一可能就是根据《专利法》第13条的规定对该二次分案的分案申请从公开日到授权日之间他人的实施行为请求“支付适当使用费”。而且这种请求权收到诉讼时效和保护范围的双重约束，我会在下一篇文章详细阐述。

其实，本案中的第一次分案可能更加重要。主动分案用的好，能够为申请人争取更多的利益。

二、分案申请制度及其用法

分案申请是从母案申请中分割而来，其不得超出母案权利要求书和说明书的记载范围却能够享受母案的申请日和优先权日。专利法第31条规定了专利申请必须具备单一性。申请人在申请专利时，难免将一些与本申请所要解决的技术问题不具有关联性的技术方案记载在申请文件中。当申请文件存在单一性问题时，审查员通常会在审查意见中指出单一性缺陷并要求申请人修改。

《专利法实施细则》第42条第1款规定：

一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

通常情况下，分案申请与专利申请的单一性密切相关，或者可以认为它们是单一性这一问题的两个方面。即，满足单一性要求的内容可以合于一件专利申请中提出，不能满足单一性要求的内容则往往要在原申请的基础上提出分案申请。从逻辑关系上来讲，分案申请应当是为克服母案申请存在的单一性问题而提出的，分案申请的权利要求相对于母案申请的权利要求应当是不具备单一性的，但是《专利法》及其实施细则中并未对分案申请的相关内容进行明确限定，而仅在《审查指南》的第二部分第六章第3.2节中规定了“分案以后的原申请与分案申请的权利要求书应当分别要求保护不同的发明”。

笔者认为，首先，在分案申请的初步审查中，主要关注的是分案申请形式上的问题，分案申请的相关核实并不涉及对分案申请是否与母案申请属于一个总的发明构思的核实。而且在专利申请实务中，我们也发现，与单一性问题无关的主动分案，在初步审查中也并不禁止。基于现行的专利审查制度，申请人可以利用主动分案申请，取得一些意想不到的效果。

当然，这样的“另类分案申请”是否符合专利立法的原意有其值得商榷的地方。我们此处主要出于保护申请人利益的角度来审视分案申请制度。

1、拖延时间

如果因为撰写和审通答复失误导致申请文件即将被驳回，或者母案不幸收到了驳文，母案已经到了“危亡之际”，可以自收到驳回决定之日起三个月内提出分案申请。即便是提出复审请求之后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，都可以提出分案申请，复审和分案两手准备，还可以起到拖延时间的效果。

2、抢占时间

一件专利申请，必须全部权利要求具备授权条件才能获得授权。申请人与审查员之间往往会就部分权利要求存在争议，专利审查工作进入胶着状态。专利局等得起，为了抢占市场申请人可等不起，当申请人发现本申请短时间内授权前景不明朗时，可以先行一步，先暂时不管那些有争议的权利要求，将其删除，以使得其他权利要求快速获得授权。然后，在授权办登期间再启动主动分案，将那些曾经放弃的权利要求写入分案申请中。

3、借尸还魂

专利法第31条和细则51条禁止超范围修改，主动增加权利要求的机会也仅限于主动修改时机。如果说明书中确实有很值得保护的技术方案不慎被权利要求遗漏，可以采用分案申请的手段，让这些潜藏在说明书中的技术方案变成权利要求，重获新生。避免这些值得保护的技术方案被说明书“捐献”给公众。

4、返老还童

在发明专利的实质审查过程中，申请人为了获得授权，使权利要求克服审查员指出的创造性缺陷，往往会对权利要求进行合并式修改。如果修改之后审查员仍然认为修改后的权利要求都不具备创造性，将其被驳回。进入复审程序之后复审成功，如果复审决定中表明即便权利要求不进行合并，权利要求仍然具有创造性，申请人自然希望将权利要求恢复为拆开的状态，但是按照《审查指南》的规定，复审请求决定是基于修改文本的基础上撤销驳回决定的，因此原审查部门应该以修改文本为基础继续进行审查。此时，可以利用主动提交分案申请获得“返老还童”的效果。让复审成功的案件继续审查，然后基于原申请提出一个带有原始权利要求的分案申请，删除重复授权的权利要求，使得母案和分案的技术特征不完全相同，就有可能使两件专利都获得授权。

4、“潜水艇”专利

“潜水艇专利”，这个术语主要源自美国专利制度的特殊性：早期美国专利是授权后才开始计算保护期的（17年），而授权之前发明人又可以通过多种途径对说明书以及权利要求书进行修改并让这个申请一直处于效力待定的pending状态；且当时的规定是专利只有在授权时才会被公开。由于这个在授权前一直处于不公开状态，就如同潜水艇一般难以察觉，等它浮出水面时已经处于攻击状态，所以当时人们把这样的专利称为“潜水艇专利”。

目前，我国专利法不支持前面所述的“经典”的“潜水艇专利”的运作，目前所谓的“潜水艇专利”与经典的“潜水艇专利”已经有了极大的区别，但思路还是类似的，就是尽可能将自己的专利隐藏在暗处，然后再适时给对手致命一击。目前如果中国的专利申请人期望竞争对手早期不能察觉到我方的专利并在授权之后攻其不备，只能通过撰写时的策略尽可能地把专利变得不容易被检索到。

其实，上面所说的分案申请的四种用法都可以利用专利审查过程中，权利的不稳定性和专利授权的滞后性给对手造成迷惑，从而给竞争对手的专利分析工作和专利预警工作增加难度。这种做法在一定程度上具有“潜水艇”专利的性质。

三、总结

1、英特尔的超长时间线的申请策略不是预先设计的“策略”；

2、英特尔的分案申请策略证明，应该选择专业的专利代理机构，他们能够灵活运用专利制度给申请人的利益以最大化保护；

3、分案申请策略有很多“妙用”，用的好可以带来意想不到的效果；

4、专利分析和专利预警工作，应该特别注意“潜水艇专利”，加强在审未授权申请文件的监控力度；

5、目前的分案申请制度，特别是主动分案制度允许申请人可以在不确定的时候扩大或者修正申请的保护范围。这确实对社会公众有不公平之处，有可能使《审查指南》关于修改的时机和范围的规定形同虚设。因此，后续的《专利法》及其细则，以及《审查指南》应该对主动分案的条件做出更详细的规定。

注：

 参见《专利审查指南2010》第一部分第一章5.1.1，第23页。

 参见《专利审查指南2010》第一部分第一章5.1.1，第23页。

参见微信公众号，强国院，国家知识产权局专利复审委员会第二申诉处审查员傅玉：《对另类分案申请的一点思考》，2016年2月12日。

 参见微信公众号，汇业法律观察，唐嘉伟：《专利术语——潜水艇专利》，2016年12月14日。

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来源：IPRlearn

作者：彭文波 专利代理人，律师、北京集佳知识产权代理有限公司长沙分公司

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