实际操作专利规避的几个必要步骤
文/李银惠 专利代理人，律师
源/专利神教掌门
★前言
故事的由来，是这个样子滴。
一个长期服务的老客户，我之前就帮他们规避过一些国外的专利，突破了国外竞争对手的专利堵截。这次，作为研发总负责的老板，匆匆忙忙把我叫来，要申请一个颠覆整个行业的技术效果的发明专利。这个机器他们已经试验了一个多月，有各种配件的变形以及最终产品的效果的照片比较，我很快就理解了技术方案，回去招呼大家开始写。
我们的专利撰写程序是非常严格的，审核初稿的时候必须提供检索到的对比文件，所以发明授权率稳定在75%。结果，负责撰写的专利代理人迅速检索到了一篇非常接近的英文PCT，发送给我。
我的判断是，这篇对比文件毫无疑问破坏了创造性，于是终止撰写，并将这篇英文PCT发给客户。
客户并不只是申请专利而已，该产品已经在设计，准备销售了，必须考虑这个PCT的威胁。
于是，我的表演时间到了！
★必要步骤一：翻译
先把这篇英文PCT翻译成中文，以中文去思考规避设计，不能拿着一篇英文专利在中国招摇撞骗。
★必要步骤二：判断专利稳定性
如果是规避已经授权的发明专利，不用花太多时间去考虑专利稳定性，直接按照权利要求1的保护范围进行规避即可，工作量少些。虽然据我估算，即便是授权的发明专利，依然有10%的可能性被无效掉。
如果是实用新型和外观设计专利，反而工作量更大，因为需要花费更多时间考虑权利稳定性。有的实用新型的权利要求1保护范围稍微写得大了一些，这会使得规避设计很纠结。直接按照权利要求1的保护范围去规避，由于保护范围太大，规避难度太大，会给企业的实际生产增加太多成本。
但如果考虑权利要求1可能被无效掉，那么就需要先确认一下权利要求能够被无效掉多少条，相当于增加了一份无效宣告分析的工作量。这也就是我写了那篇《专利禁忌魔法之四大邪术（四）极限潜水术》的原因，保护范围不确定的专利，最难进行规避设计。
这件专利是申请不到一年的英文PCT，当然并没有在任何国家授权。但我可以确定的两件事情是，①它肯定会进入中国，这篇专利恰恰就是该客户在国际上唯一的竞争对手，中国市场对它来说是至关重要的；以及②它的最大保护范围顶多就是权利要求1的范围，只要能够规避开权利要求1，就可以确保不侵权。据我判断，权利要求1的授权可能性也比较高，这确实是一个行业内原创的技术方案，与我的客户不谋而合。
当然，规避权1的难度相当大，欧美顶级公司的专利质量都特别特别好，权利要求1常常写的无限大，充满了胶原蛋白（功能性限定），而实施例和从权却写得极其具体，恨不得有几个螺丝钉都告诉你清清楚楚。
★必要步骤三：确认我方目的
其实，针对该案例来说，规避设计仅仅是一个很重要，但非常不紧急的事情。因为欧美顶级公司的操作习惯大多是把发明申请拖延到期限的最后一天才进行下一个步骤，尽可能延迟自己的发明专利授权，让自己的专利的悬而未决的状态持续的时间越长越开心，根本就不希望尽早授权。因此，作为一个申请不久的PCT，30个月时间考虑进入国家阶段，再经过2年的国内实质审查，意味着通常情况下这个专利可能在四五年之后（例如2022年）才会在中国或者其他国家获得授权。
作为一个有档次的企业，我的客户自然不会等待那么久之后才去规避，因为他们现在就打算卖这个产品了。他们的产品几乎是与这个竞争对手的同类高端产品同时期出现在国际市场，为中国人长脸。
规避的目的自然是，改变我方产品的技术方案，确保我方产品不会落入对方专利的保护范围，以避免在市场上受到对方专利的威胁。但是在规避设计的过程中，必然会产生新的技术方案，这个新的技术方案常常是一种截然不同的创新，一般可以申请新的发明专利。
因此，确认我方目的是两个，①规避：确保产品规避侵权，②授权：确保我方新申请发明能够授权。
★必要步骤四：对技术人员和老板的宣讲
我很明确地知道，客户的老板和工程师，肯定不会非常详细地读过这篇专利的中文译文（都忙得要死，根本没空看，也看不懂）。所以我要先花15分钟，把这篇专利的权利要求1和说明书公开的技术内容做个概述，再阐述我们面对的两个问题：①规避：产品规避侵权，②授权：自己申请专利能授权，以明确本次会谈的目的。
在与客户的面谈过程中，我打开了电脑，连接了投影仪，要求在座各位先听我讲15分钟，然后再开始讨论问题，确保话题在我的控制之下。
针对第①个问题（规避），我总结了权利要求1的四个必要技术特征（1）（2）（3）（4），并且把它们分成了两类，第一类是我认为绝无可能更改或者取消的技术特征（1）和（3），因为这两个技术特征是同类产品的通用结构，第二类是可以作出修改或者取消的技术特征（2）和（4）。此外，由于这四个技术特征是非常明显的功能性限定，所以我还将这四个技术特征在说明书中的实施例列了出来。例如，技术特征（2）是驱动装置，实施例中分别采用了气缸与伺服电机，技术特征（4）是取件装置，实施例中分别采用了机械手和吸盘。
然后，我对在座各位说，规避侵权有两个方向：
第一，取消技术特征（2）或者（4）中的一个，这两个技术特征只要缺少任意一个，肯定可以规避侵权。但是，这个可能性很小很小。
第二，技术特征（2）或者（4）中的实施例，我们可以不采用任意一个实施例。依照专利司法解释中关于功能性限定的条款，功能性限定的实际保护范围以实施例中的具体结构为保护范围，而不是以权利要求中的功能性限定为保护范围。但这种规避方式并不稳妥，还是存在侵权风险。
针对第②个问题（授权），我将专利说明书中公开的各种比较重要的技术特征总结了8个，对在座各位说，要想自己的发明专利授权，就必须尽可能不采用这篇专利中已经公开的这8个技术特征，并且要增加在这篇专利中并不存在的技术特征。
★必要步骤五：新技术方案的提出、否决与确认
前四个步骤都是我一个人搞定的，这是基于我对客户和客户所在行业的理解与经验，而步骤五出现了客户的参与。我要说，真正的专利规避肯定不是专利代理人完成的，如果有哪个专利代理人天真地向你吹牛说，我能帮你做规避设计，他是实实在在的天真（也就是根本不懂专利规避）。
举个栗子，假如权利要求1包含了一个必要技术特征“转动轴是倾斜的”，以专利代理人的角度会说，把转动轴改成水平的，就能规避侵权。但以技术人员的角度可能说，如果转动轴是水平的，这个机器就没法用了。所以，规避设计必须受到技术原理的限制，而技术原理掌握在技术人员脑中，专利代理人一般不懂。就算专利代理人做过某技术领域的工程师，但也不可能懂得其他技术领域的技术原理。
专利规避的第一公理：专利规避是由技术人员完成的，专利代理人只是确认是否可以规避。
在我宣讲完毕之后，客户提出了很多种规避技术方案，我一一否决。
终于，客户提出了一个我看起来也觉得可以规避的技术方案，但我认为其实依然有风险。如果对方的专利代理人是个诉讼实操经验很丰富的专家的话，风险还是有的。只是，这种概率比较低，因为，仅仅具有丰富的诉讼经验还不够，还必须有充分的本技术领域的技术经验，才能看得出来侵权风险。我明确告知了客户，这种规避方式还有侵权漏洞，并提出了我对该种漏洞的法律解决方案，从诉讼实践的角度给专利权人增加难题，使之无法举证，从而间接地规避了侵权。
最终，由于客户提出了新的规避设计的技术方案，该技术方案本质上是截然不同的技术思路，第②个问题（授权）竟然迎刃而解，不需要额外讨论了。以这个规避设计的技术方案去申请发明，我认为授权率是100%。
★总结
步骤一很费时间，步骤二和步骤三，只花了我的时间1小时（因为我轻车熟路，很有经验），步骤四和步骤五与客户在一起花了2小时，一个价值上亿甚至更多的商业问题，就解决了。
在总结中我还要指出一些专利规避的难点问题。
1、产品是否侵权，或者专利是否有效的判断，不是一个有确切答案的科学判断，没有人能够保证一定侵权或者一定不侵权，明显风牛马不相及的产品和专利不需要规避设计，不是本篇文章的讨论范围。也就是说，任何规避设计方案只是一个相对的规避可能性，而不具有绝对性。所以，不要过于自信，给客户打包票。
2、无效宣告（判断专利有效性）和侵权诉讼的实践经验，对于专利规避设计应该是必备基础。我个人觉得，在没有做过无效宣告和侵权诉讼实践之前考虑的专利规避，与我现在考虑的专利规避，不是一个思路。
3、沟通能力是个关键能力，尤其是现场互动的能力，整个场面我hold住。不能想象，规避设计用email或者微信、QQ、电话来回沟通技术方案，这样做事情，双方都要崩溃了，时间会拖延到无限长也搞不定。但现场沟通需要更快速的反应和更充分的经验，对专利代理人的专业素质要求更高，现场没有太多思考时间。
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