同心战“疫” 三校说“法” | 如何看待武汉病毒研究所申请瑞德西韦专利？

写在前面

新冠肺炎疫情牵动着党中央和全国人民的心。习近平总书记强调，要全面提高依法防控、依法治理能力，为疫情防控提供有力法治保障。

为此，我校和中国政法大学、华东政法大学共同开辟《同心战“疫” 三校说“法”》栏目，邀请三校的法学学者对真实案例进行法理分析，旨在普及法律知识，以“法”拨开疫情防控期间的种种迷雾，以法律人的高度责任感和专业精神积极营造清新、健康、向上的社会环境，在防疫战争中贡献法律人的力量！

如何看待武汉病毒研究所

申请瑞德西韦专利？

事实背景

2020年2月4日，中国科学院武汉病毒研究所官网发布了一项研究进展，声称“对在我国尚未上市，且具有知识产权壁垒的药物瑞德西韦，我们依据国际惯例，从保护国家利益的角度出发，在1月21日申报了中国发明专利（抗2019新型冠状病毒的用途），并将通过PCT（专利合作协定）途径进入全球主要国家。如果国外相关企业有意向为我国疫情防控做出贡献，我们双方一致同意在国家需要的情况下，暂不要求实施专利所主张的权利，希望和国外制药公司共同协作为疫情防控尽绵薄之力。”

武汉病毒研究所专利申请并未公布，目前材料显示：其一，瑞德西韦的药物应用专利申请日期是2016年9月，发明名称为“瑞德西韦在制备治疗SARS或MERS病毒药物中的应用”；其二，武汉病毒研究所于2020年1月21日提交的发明申请名称为“瑞德西韦抗2019新型冠状病毒的用途”。

相关报道

1.新华社武汉2月5日电（记者胡喆、黎昌政）：瑞德西韦临床试验项目负责人、中日友好医院副院长曹彬教授介绍，我国学者报道瑞德西韦在细胞水平上对2019新型冠状病毒也有较好的活性，但在人体应用前仍需严谨的临床试验评价。首批新型冠状病毒感染的肺炎重症患者2月6日将接受用药。

2.《羊城晚报》2020年2月5日报道：研究人员1月31日在美国《新英格兰医学杂志》周刊上报告，截至1月30日，华盛顿州的一名感染者在服用了瑞德西韦后，“除渐渐减轻的咳嗽外，所有症状均已消失”。

中国科学院武汉病毒研究所等是否涉嫌抢注/侵犯美国公司的专利权？一时间，舆论沸腾。对此，三校专家拟结合我国《专利法》对近期争议问题进行解读。

专利法和相关知识点（向上滑动）

1.先申请原则

第九条 同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

2.发明和实用新型授权的实质要件

第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

3.不授予专利权的智力活动成果

第二十五条 对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

4.什么是同样的发明创造呢？如何审查？

依据《专利审查指南》规定，专利法第九条所述的同样的发明创造，对于发明和实用新型而言，是指要求保护的发明或者实用新型相同，有关判断原则适用本指南第二部分第三章第6.1节的规定。

相同的发明创造内涵：依据《专利审查指南》第二部分第三章3.1

被审查的发明或者实用新型专利申请与现有技术或者申请日前由任何单位或者个人向专利局提出申请并在申请日后（含申请日）公布或公告的 （以下简称申请在先公布或公告在后的）发明或者实用新型的相关内容相比，如果其技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，则认为两者为同样的发明或者实用新型。

审查原则：依据《专利审查指南》第二部分第三章6

对于发明或实用新型，专利法第九条或专利法实施细则第四十一条中所述的 “同样的发明创造”是指两件或两件以上申请 （或专利）中存在的保护范围相同的权利要求。

《专利审查指南》第二部分第三章6.1判断原则

【判断依据】专利法第五十九条第一款规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。为了避免重复授权，在判断是否为同样的发明创造时，应当将两件发明或者实用新型专利申请或专利的权利要求书的内容进行比较，而不是将权利要求书与专利申请或专利文件的全部内容进行比较。 

【判断原则】判断时，如果一件专利申请或专利的一项权利要求与另一件专利申请或专利的某一项权利要求保护范围相同，应当认为它们是同样的发明创造。两件专利申请或专利说明书的内容相同，但其权利要求保护范围不同的，应当认为所要求保护的发明创造不同。

张惠彬  副教授

西南政法大学

民商法学院

01

为何申请专利？

瑞德西韦（Remdesivir）是美国吉利德科学公司（Gilead）针对埃博拉病毒开发的一款未上市的在研药物。它作为新型冠状病毒治疗手段的安全性和有效性尚未被确定，需要经过临床实验才能申请上市（在疫情发病严重地区的临床实验数据可为其上市审批提供有力支撑）。如为特效药，对重大疫情中的中国人民的生命健康有重要影响。为防美国挟技术优势，以专利为名对我国实施不合理的限制措施，中国科学院武汉病毒研究所提出专利申请可以说是“未雨绸缪”。武汉病毒研究所是国家科研机构，申请专利不等于拿去牟私利，应是为了人们的健康着想。不过，专利申请不等于专利授权。此时就表示“暂不要求实施专利所主张的权利，希望和国外制药公司共同协作为疫情防控尽绵薄之力。”则“言之过早”。

02

能否申请专利？

经查询，吉利德科学公司已经在我国布局了一系列相关专利，如2016年9月16日向国家知识产权局申请的《治疗沙粒病毒科和冠状病毒科病毒感染的方法》（申请号：CN201680066796.8，已公开未授权，在实质审查阶段）。该权利要求书中列明涉及以下冠状病毒的应用：SARS/MERS/229/NL63/OC43/HKU1等。2019年在武汉出现的新型冠状病毒（2019-nCoV）显然不在吉利德科学公司专利申请的权利要求中。据《专利法》第2条规定，如果对已知方法发明的改进提出了新的技术方案是可以申请专利。武汉病毒研究所的“抗2019新型冠状病毒的用途”发明申请符合专利法规定，不存在什么“抢注”之说。根据《专利优先审查管理办法》的规定，对国家利益或公共利益有重大意义的，武汉病毒研究所还可以申请优先审查。至于能否获得授权，应由专利审查机构审查，不做评判。值得注意的是，武汉病毒研究所的专利申请日为2020年1月21日，这是判断其是否具有新颖性、创造性的时间点。而根据新闻报道，新型冠状病毒（2019-nCoV）全基因序列是在2020年1月22日才对外公布。

03

申请成功后，如何实施？

如果武汉病毒研究所的申请成功，则涉及“交叉专利许可”的问题。吉利德科学公司的专利为“基础专利”，武汉病毒研究所申请的为“从属专利”。简单来说，武汉病毒研究所如要授权他人使用该方法发明，则可能因其药物的化学成分落入吉利德科学公司的权利要求书中，需要获得许可。吉利德科学公司如果要在瑞德西韦的说明书中写“治疗新型冠状病毒”，将药物用于新型冠状病毒的治疗中则需获得武汉病毒研究所的许可。两者互相制衡，这也是武汉病毒研究所“从保护国家利益角度”申请该专利之目的。

04

申请失败后，如何应对？

如果武汉病毒研究所的申请失败了。治疗新型冠状病毒药品的专利权掌握在美国企业手中，对我国的国家安全是否是一种威胁？其实不必恐慌。为了协调药品专利保护与公共健康的冲突，国际条约和各国专利法都规定了专利强制许可制度。我国《专利法》第49条规定：“在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院专利行政部门可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。”在本次疫情后，我国专利管理部门也需要反思如何灵活利用专利强制许可制度，为解决我国公共健康问题提供帮助。

付继存  副教授

中国政法大学

民商经济法学院

01

瑞德西韦药物用途可申请专利

药物用途专利是方法专利，但是专利法又规定不授予疾病的诊断和治疗方法专利权。两者如何区分呢？从全国人大常委会法工委编写的《专利法释义》看，治疗或诊断方法不能获得专利权的原因是以有生命的人体或者动物作为直接实施对象，无法在产业上制造或使用，不具备实用性。审查指南提出：如果以“用于治病”、“用于诊断病”、“作为药物的应用”等权利要求申请专利，则不能被授予专利权；如果以药品权利要求或者例如“在制药中的应用”、“在制备治疗某病的药物中的应用”等属于制药方法类型的用途权利要求申请专利，则可以授予专利权。如果瑞德西韦用途专利的申请符合后者，例如“化合物瑞德西韦作为制备治疗2019新型冠状病毒肺炎药物的应用”，则可以申请专利。因此，在申请该类专利时，权利要求的撰写非常重要。

02

瑞德西韦药物用途专利申请不构成“抢注”

“抢注”是商标法上的学理概念，很少在专利制度中运用。通常而言，一项技术方案要么自己研发，要么来自于他人。如果是自己研发的技术方案，无论谁发明在先，专利权都授予最先提出申请的人。抢先申请，尽早公开与交流技术成果，完全符合专利法的目的，也是国际上通行的做法，不存在“抢注”问题。如果是来自于他人的技术方案，就要区分来源是否合法。如果来源合法，例如通过技术转让而获得了申请专利的权利，自然也不存在“抢注”问题。只有来源不正当才存在抢注。这种不正当行为通常包括盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段。如果他人的技术成果属于商业秘密，这种行为既侵犯他人的商业秘密，又引发权属争议。

从现实情况看，武汉病毒所及其合作单位完全有可能最早分离出2019新型冠状病毒毒株，并开展自主科研活动，也有可能合法获得技术方案。事实上，从1月31日在美国《新英格兰医学杂志》周刊上的报道看，其他科研人员的新用途方案反而在后。因此，在专利申请中，只要是具有合法来源的技术方案，就有权依法抢先申请专利。至于能否获得专利授权，则需要根据新颖性、创造性与实用性等法定要件进行审查。

03

从专利战略看“抢注”意义

在不涉及道德评价的前提下，在基础专利外围构筑从属专利网、主动公开技术方案遏制他人专利申请是专利竞争的常见策略。吉利德公司在我国就瑞德西韦也进行了周密的专利布局。武汉病毒所及其合作单位利用研发优势抢先申请外围专利，符合通常的战略思维。目前，争议比较大的问题是在紧急状态下申请专利的道德性。其实，从细胞水平上的有效抑制到最终用于临床还有时间间隔。专利申请并不妨碍临床救治，反而能够及时公开新用途。专利申请与公共健康不存在必然矛盾。

李秀娟  教授

华东政法大学

知识产权学院

浅析专利“抢注”

专利法上并没有界定“抢注”行为，而“抢注”与无主物的“先占”较为接近。获得专利权，实现对技术创新成果的“先占”权益，并非简单注册可以实现，与专利申请、授权条件、专利审查等等规则、规范均密切相关。从申请时间看，武汉病毒研究所的专利申请晚于吉利德公司的瑞德西韦应用专利申请。显然，两个专利申请是否构成“同样的发明创造”，成为判断是否“抢注”的关键点。鉴于武汉病毒研究的专利申请尚未公开，无从分析具体的技术方案细节。依据是否构成“同样的发明创造”可区分为两种情形：其一，武汉病毒研究所将与吉利德公司研发的瑞德西韦相关的“同样的发明创造”申请专利，能否“抢注”？其二，基于瑞德西韦药品武汉病毒研究所将自己的研究成果申请专利，是否“抢注”？

01

如何判断“相同的发明创造”

确定是否构成“同样的发明创造”是判断是否存在“抢注”的关键。那么，如何判断“相同的发明创造”呢？

 “相同的发明创造”属于在专利法和《专利审查指南》中的明确术语。其判断应以书面记载的专利文本-专利权利要求书为对象。首先，依据《专利审查指南》，应以专利权利要求书为依据加以判断。其次，应以权利要求书中的某一项权利要求保护范围相同为标准，综合专利申请所记载的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果等方面加以评判。最后，发明名称包含“瑞德西韦”字样成分，并不足以证明两者属于“相同的发明创造”。

02

情形一:武汉病毒研究所将“同样的发明创造”申请专利，能否“抢注”？

其一，专利先申请原则。以申请时间，就“同样的发明创造”申请专利的，专利权应当授予最先申请的人。基于前述事实，若吉利德公司在我国已经就“同样的发明创造”申请专利，显然，武汉病毒研究所因不满足先申请原则，难以获得专利权，难以“抢注”。

其二，专利新颖性。假设吉利德公司并未在我国就“同样的发明创造”申请专利，那么，武汉病毒研究所可否抢注呢？依据专利法，获得专利授权的专利申请应满足新颖性等授权要件。事实上，如果“同样的发明创造”在申请日以前在国内外为公众所知，则因不具备新颖性而不能获得专利授权。吉利德公司2016年9月的专利申请已经公开，公开专利文献属于公知技术，必然破坏在后“同样的发明创造”申请的新颖性。显然，武汉病毒研究所因不满足新颖性等授权要件，难以获得专利权，难以“抢注”。

不难得出，如果就“同样的发明创造”，依据专利法先申请原则或者新颖性等实质性授权要件，武汉病毒研究所均不应获得专利权而无法“抢注”。专利法已经构建完整的规则体系，限制不当的“抢注”。

03

情形二:利用他人专利技术研发是否“抢注”？

专利制度具有保护技术研究成果和促进技术传播的双重目标。专利技术方案极具知识的无形性，“公知”知识与“创新”成果对话的语境下，所有技术创新成果都源自人类知识的滋养。

其一，专利权人并不具有限制他人创新的权利。尽管专利权人有权禁止他人未经许可，以制造、销售、使用等行为实施专利技术方案，但是，专利制度并没有赋予专利权人限制他人利用公知技术创新的排他权。

其二，专利权人并不具有限制他人申请专利的权利。即使利用他人的专利技术方案进一步研发，只要满足专利新颖性等授权要件，亦可获得专利授权。

不言而喻，利用公知的瑞德西韦药品结合自己的创新劳动，从而完成有效抑制新型冠状病毒的创新性技术成果，武汉病毒研究所应当“抢注”专利。

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素材来源：中国政法大学、华东政法大学

内容编辑：王祖琨