案例分享 | 中国农业科学院作物科学研究所与国家知识产权局专利行政纠纷
上诉人（原审原告）：中国农业科学院作物科学研究所。住所地：北京市海淀区中关村南大街**。
法定代表人：刘春明，该所所长。
委托诉讼代理人：关畅，北京纪凯知识产权代理有限公司专利代理师。
委托诉讼代理人：张如佳，北京纪凯知识产权代理有限公司专利代理师。
被上诉人（原审被告）：国家知识产权局。。住所地：北京市海淀区蓟门桥西土城路**
法定代表人：申长雨，该局局长。
委托诉讼代理人：钟辉，该局审查员。
委托诉讼代理人：葛永奇，该局审查员。
上诉人中国农业科学院作物科学研究所（以下简称作物科学研究所）因与国家知识产权局发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服北京知识产权法院于2019年4月26日作出的（2016）京73行初6269号行政判决，向本院提起上诉。本院于2019年9月2日立案后，依法组成合议庭，于2019年10月18日举行庭前会议，于2019年11月4日公开开庭审理了本案。上诉人作物科学研究所的委托诉讼代理人关畅、张如佳，被上诉人国家知识产权局的委托诉讼代理人钟辉、葛永奇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
作物科学研究所上诉请求：撤销原审判决和国家知识产权局于2016年8月23日作出的第113305号复审决定（以下简称被诉决定），由国家知识产权局承担诉讼费用。事实和理由：（一）原审法院认定事实错误。1.申请号为20121007××××.2、名称为“植物耐逆性相关蛋白TaHSF1及其编码基因与应用”的发明专利申请（以下简称本申请）中的蛋白TaHSFl并非对比文件1中的TaHsfl。2.原审法院将复杂的基因克隆过程简单化，忽略了本申请中克隆TaHSFl蛋白的编码基因所隐含的技术信息。3.本申请中TaHSFl蛋白的功能并非是可以预期的。（二）原审法院适用法律不当。1.采用对比文件1作为最接近的现有技术很大程度上在于所公开的蛋白名称与本申请存在一致性结果，并非是二者蛋白的氨基酸序列存在相同或相似性。在氨基酸序列无法比较的情况下，无法确定二者是否为同一种蛋白，也无法根据对比文件1中蛋白的功能推定本申请TaHSFl蛋白的功能。2.即便将对比文件1和2相结合，本领域普通技术人员也无法预测是否能够获得对比文件1中的TaHsfl蛋白的编码基因，以及采用同源克隆技术所获得基因是否就一定是对比文件1中TaHsfl蛋白的编码基因。3.本申请中所公开的TaHSFl蛋白的编码基因并非是在对比文件1和2的基础上，可以直接地、毫无疑义地获得的。另外，对比文件1和2对本申请中蛋白TaHSFl的功能并没有任何技术启示。因此，本申请权利要求1所要求保护的技术方案具备创造性，在此基础上本申请其余权利要求也具备创造性。
国家知识产权局辩称：被诉决定认定事实和适用法律恰当，审理程序合法，审理结果正确，依法应予维持。
作物科学研究所向原审法院提起诉讼，原审法院于2016年12月5日立案受理，起诉请求：撤销被诉决定并判令国家知识产权局重新作出审查决定。
原审法院查明事实：
本申请是申请号为20121007××××.2、名称为“植物耐逆性相关蛋白TaHSF1及其编码基因与应用”的发明专利申请，申请人为作物科学研究所，申请日为2012年3月19日，公开日为2013年9月25日。
经实质审查，国家知识产权局原审查部门于2015年8月28日发出驳回决定，驳回了本申请。
驳回决定所针对的本申请权利要求书如下：
“1.一种蛋白质，是由序列表序列1所示的氨基酸序列组成的蛋白质。
2.权利要求1所述蛋白质的编码基因。
3.根据权利要求2所述的基因，其特征在于：所述蛋白质的编码基因为序列表序列2所示的DNA分子。
4.含有权利要求2或3所述基因的重组载体。
5.根据权利要求4所述的重组载体，其特征在于：所述重组载体为pGBKT7-TaHSF1、16318hGFP-TaHSF1或pBI121-TaHSF1；
所述pGBKT7-TaHSF1为将权利要求2或3所述的基因插入载体pGBKT7得到表达权利要求1所述蛋白的重组表达载体；具体为将序列表序列2所示的DNA分子插入载体pGBKT7的EcoRI和BamHI酶切识别位点之间得到的重组表达载体；
所述16318hGFP-TaHSF1为将权利要求2或3所述的基因插入载体hGFP得到表达权利要求1所述蛋白的重组表达载体；具体为将序列表序列2所示的DNA分子插入载体163hGFP的SalI和BamHI酶切识别位点之间得到的重组表达载体；
所述pBI121-TaHSF1为将权利要求2或3所述的基因插入载体pBI121得到表达权利要求1所述蛋白的重组表达载体；具体为将序列表序列2所示的DNA分子插入载体pBI121的BamHI和SacI酶切识别位点之间得到的重组表达载体。
6.含有权利要求2或3所述基因的表达盒。
7.含有权利要求2或3所述基因的重组菌。
8.含有权利要求2或3所述基因的重组病毒。
9.一种培育转基因植物的方法，是将权利要求2或3所述基因导入目的植物中，得到耐逆性高于所述目的植物的转基因植物。
10.根据权利要求9所述的方法，其特征在于：所述目的植物为单子叶植物或双子叶植物。
11.根据权利要求10所述的方法，其特征在于：所述双子叶植物为拟南芥。
12.根据权利要求9-11中任一所述的方法，其特征在于：耐逆性为耐旱性和耐热性。
13.权利要求1所述蛋白在作为转录因子中的应用。”
另，根据本申请说明书的记载，序列1所示蛋白为TaHSF1，其编码基因是以水稻热激因子AD066316为已知序列，在小麦数据库比对小麦相似序列，经过软件分析设计引物，以小白麦的cDNA为模板进行PCR扩增、纯化、连接载体测序获得的（参见说明书实施例1）。
驳回决定引用的对比文件如下：
对比文件1：“Limitedandcontrolledreleaseofwheatgeneticallymodifiedforenhancedcarbonassimilationindroughtandheatproneenvironments”，CommonwealthScientificandIndustrialResearchOrganisation，RiskAssessmentandRiskManagementPlanforDIR100，2010年6月30日。对比文件1公开了来源于小麦（T.aestivum）的热激因子TaHsf1，其能够提高小麦的耐旱性、耐热性以及水利用率（参见对比文件1表1、2，第16页倒数第3段至第17页第1段）。
对比文件2：“GmHSFA1基因克隆及其过量表达提高转基因大豆的耐热性”，陈晓军等，遗传，第11期，第1411-1420页，2006年11月30日。对比文件2公开了热激转录因子(Heatstresstranscriptionfactor，HSF)是生物体在热激和其他胁迫条件下基因转录激活信号传导通路中的最后成员，即直接启动下游热激蛋白基因的表达。HSF在调节热激蛋白(Heatshockprotein，HSP)基因表达和传递逆境胁迫尤其热胁迫信息以及提高植物耐逆性等方面起着重要作用。随着拟南芥基因组测序的完成，能够通过序列比对的手段全面挖掘植物中的热激转录因子家族成员，拟南芥中发现了21个HSFs，番茄中发现了16种HSFs，其中HsfA1的克隆和功能研究的比较深入，认为它在番茄热激响应过程中起主要作用。对比文件2还公开了根据已知的番茄HSFA1（LpHSFA1）的蛋白质序列和大豆EST数据库，采用生物信息学和比较基因组学的方法结合RACE技术克隆大豆热激转录因子基因GmHsfA1，并对拟南芥、番茄和大豆等植物的HSFA1进行氨基酸序列同源性分析，还进一步证实GmHsfA1的过量表达明显提高了转基因大豆植株的耐热能力（参见对比文件2摘要，第1412页左栏第1、3段，第1413页左栏第1、2段，第1415页左栏第2段、图1）。
作物科学研究所对上述驳回决定不服，于2015年11月24日向国家知识产权局提出了复审请求，未对申请文件进行修改。
经形式审查合格，国家知识产权局于2015年12月22日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。随后，国家知识产权局成立合议组对本案进行审理，并于2016年5月6日向作物科学研究所发出复审通知书。作物科学研究所于2016年6月17日提交了意见陈述书，未修改申请文件。
2016年8月23日，国家知识产权局经审查作出被诉决定认定：本申请权利要求1-13均不具备突出的实质性特点和显著的进步，不符合《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二十二条第三款有关创造性的规定，决定：维持国家知识产权局于2015年8月28日对本申请作出的驳回决定。
作物科学研究所不服国家知识产权局作出的被诉决定并提起诉讼。作物科学研究所在原审诉讼中明确表示，由于权利要求1具有创造性，故其他权利要求也具有创造性。
原审法院认为，本申请权利要求1请求保护的技术方案与对比文件1公开内容相比，区别技术特征在于：权利要求1公开了所述蛋白质的具体氨基酸序列，而对比文件1没有公开该序列。基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题在于：获知TaHsf1的具体氨基酸序列。对比文件2公开了热激转录因子(HSF)是生物体在热激和其他胁迫条件下基因转录激活信号传导通路中的最后成员，即直接启动下游热激蛋白基因的表达。本领域普通技术人员在对比文件1的基础上，结合对比文件2所给出的启示以及本领域的常规技术手段，获得本申请权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的，且并无证据足以证明本申请权利要求1已经取得了预料不到的技术效果。因此，本申请权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。
在诉讼过程中，作物科学研究所明确表示，由于权利要求1具有创造性，故其他权利要求也具有创造性。即本申请权利要求2-13具备创造性是由于其引用的独立权利要求1具备创造性，而并非由于其各自的附加技术特征使其具备创造性。因此，在权利要求1不具备创造性的情况下，本申请权利要求2-13均不具备创造性。
综上，原审法院认为被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，审查程序合法，作物科学研究所的诉讼请求缺乏事实和法律依据，判决：驳回作物科学研究所的诉讼请求。案件受理费100元，由作物科学研究所负担。
原审查明的事实属实，本院予以确认。
本院另查明：
本申请说明书第1页“技术领域”部分记载：“本发明涉及生物技术领域中的一种逆性相关的蛋白及其编码基因和应用，特别是一种植物耐逆性相关蛋白TaHSF1及其编码基因与应用，该蛋白质TaHSF1来源于小麦，具有提高植物抗旱和抗高温胁迫的能力。”
本申请说明书第1页“背景技术”部分记载：“在所有已研究的植物中，都存在多种类型的HSF，其在大豆和玉米中最多，分别为55和54种，在拟南芥中有25种，在烟草中有18种，在小麦中不少于14种。”
本申请说明书第5页“发明内容”部分记载：“本发明所提供的TaHSF1蛋白及其编码基因在提高植物抗逆性方面具有重要意义，为人为控制抗逆相关基因的表达提供了基础，将在培育高抗逆性如强耐旱性和强耐热性植物品种中发挥重要作用。”
作物科学研究所在本院庭审时确认，本申请中的蛋白质即为本申请说明书中“背景技术”部分提及的小麦中已有的14种TaHSF1之一，且目前在小麦中仅发现一种蛋白质即本申请请求保护的TaHSF1具有本申请所描述的抗干旱和抗高温胁迫能力。植物的抗逆性是抗非生物胁迫的上位概念，而抗非生物胁迫又包括抗干旱和抗高温两种作用。植物中的热激因子普遍都具有耐热功能，只是程度不同。国家知识产权局对此不持异议。
二审期间，上诉人作物科学研究所的专家辅助人马晓军参加了庭前会议及庭审诉讼，并就本案相关的技术事实接受了法庭及各方当事人的询问。
本院认为，根据本案已查明的事实并结合当事人的诉辩意见，本案争议焦点在于本申请权利要求1是否具备创造性。
专利法第二十二条第三款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。”所谓实质性特点是指对本领域普通技术人员来说，该发明或者实用新型相对于现有技术是非显而易见的，所谓进步是指该发明或者实用新型与现有技术相比能够产生有益的技术效果。发明或实用新型通常是针对现有技术的缺陷提出的改进技术方案，记载在发明或者实用新型说明书中的技术问题只是发明人在撰写专利申请文件时认为的技术问题，在面对审查程序中最接近的现有技术时，该发明或者实用新型说明书记载的技术问题可能与该发明或实用新型相对于最接近的现有技术所实际解决的技术问题并不相同。而且，在面对不同的最接近的现有技术时，该发明或者实用新型所解决的技术问题也可能不同。判断发明或者实用新型对本领域普通技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将该发明或者实用新型的区别技术特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，这种启示会使本领域普通技术人员在面对相应的技术问题时，有动机改进最接近的现有技术并获得该发明或者实用新型。发明的技术效果是判断创造性的重要因素。如果发明相对于现有技术所产生的技术效果在质或量上发生明显变化，超出了本领域普通技术人员的合理预期，则可以认定发明具有预料不到的技术效果。还需要指出的是，创造性的审查通常不考虑发明的获得过程是否艰辛，无论发明人在发明创造过程中是历尽艰辛，还是唾手而得，一般都不影响对该发明创造性的评价。当然，未获得专利权保护的发明创造如果构成有意义的研究成果或者具有其他价值，发明人或者申请人可以依法获得其他方面的回报，但仅此并不足以使专利申请获得专利权的保护。
本案中，本申请权利要求1请求保护一种蛋白质，对比文件1公开了来源于小麦的热激因子TaHsf1，其能够提高小麦的耐旱性、耐热性以及水利用率，其已构成本申请最接近的现有技术。本申请权利要求1请求保护的技术方案相对于对比文件1公开的技术方案的区别技术特征在于：本申请权利要求1要求保护一种小麦热激蛋白TaHSF1的具体氨基酸序列，而对比文件1公开了小麦中存在能够提高其耐旱性、耐热性的热激因子TaHsf1，未公开具体的氨基酸序列。基于上述区别技术特征，本申请实际解决的技术问题在于：获得一种来自小麦的具有耐逆性的热激蛋白的具体氨基酸序列。
对比文件2公开了热激因子（HSF）在调节热激蛋白(HSP)基因表达和传递逆境胁迫尤其热胁迫信息以及提高植物耐逆性等方面起着重要作用。本领域公知，热激因子普遍存在于原核生物以及真核生物细胞中，其性质高度保守，结构和功能在进化中较少变异，因此具有广泛的同源性。虽然从不同生物体内分离出来的HSF种类和大小各有不同，但其结构却极为相似，共同具有一个极为保守的核心区域DNA结合区域（DBD域）。本领域普通技术人员基于现有技术能够预期，植物中的HSF普遍具有提高植物耐逆性（耐热性等）的作用。并且，对比文件1已经公开了小麦中存在能够提高小麦耐旱性、耐热性以及水利用率的热激因子，故当需要提高小麦对热胁迫的耐受性及耐逆性时，本领域普通技术人员有动机利用已知的生物信息学、分子生物学的手段在小麦基因组中扩增获得其热激因子的编码基因及蛋白。对比文件2即公开了一种通过基因克隆的方式获得目的植物的热激因子的方法，具体如下：根据已知的番茄HSFA1（LpHSFA1）的蛋白质序列和大豆EST数据库，采用生物信息学和比较基因组学的方法结合RACE技术克隆大豆热激转录因子基因GmHsfA1，并对拟南芥、番茄和大豆等植物的HSFA1进行氨基酸序列同源性分析，还进一步证实GmHsfA1的过量表达明显提高了转基因大豆植株的耐热能力。
经审查，对比文件2的方法和本申请均是采用同源基因克隆的方式获得目的植物的热激因子，其具有提高目的植物的耐热能力，因此对比文件2给出了根据其他植物已知的HSF序列和目的植物基因组数据库信息，通过序列比对分析结合常规分子生物学技术获得目的植物HSF的技术启示。小麦和水稻同属于禾本科，种属分类和亲缘关系相近，并且水稻属于在本申请的申请日之前基因组全序列已经测序完成的模式生物，因此，本领域普通技术人员在对比文件1的基础上，为了获得小麦HSF，有动机以水稻中已知的HSF序列为模板，通过和小麦基因组数据库信息进行序列比对分析结合常规分子生物学技术获得小麦HSF的编码基因及氨基酸序列。在对比文件1和2的基础上，从小麦中扩增获得的热激因子会具有耐热、耐逆（包括耐干旱）的效果，对本领域普通技术人员而言是可以合理预期的。
基于上述事实和理由，本领域普通技术人员在对比文件1的基础上，结合对比文件2所给出的启示以及本领域的常规技术手段，获得权利要求1请求保护的技术方案是显而易见的，且现有证据不能证明本申请权利要求1请求保护的技术方案已经取得了预料不到的技术效果。原审法院在此基础上认定本申请权利要求1不具备创造性，以及本申请其余权利要求也不具备创造性，并无不当。作物科学研究所有关本申请具备创造性的上诉理由依据不足，本院不予支持。
综上，作物科学研究所的上诉主张均缺乏事实及法律依据，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，判决结论正确，依法应予维持。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费100元，由中国农业科学院作物科学研究所负担。
本判决为终审判决。
审判长 王 闯
审判员 朱 理
审判员 刘晓军
二〇一九年十二月二十六日
法官助理高雪
技术调查官董丽雯
书记员宋子怡