陶钧：在专利授权纠纷中对“明显实质性缺陷”应当如何认定 | 实务
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编辑：李欣南
图片：师文、李欣南
摘要：专利复审委员会在专利授权审查中，其对专利申请驳回复审案件的审查应当以避免审级损失、遵循当事人请求为其基本原则，以依职权审查为例外，不应任意的超出驳回决定所依据的事实及理由进行审查，并且对“明显实质性缺陷的审查”适用应当严格进行限定，从而保障专利申请人的合法权益，确保复审程序的基本属性。
1案例
在赢创德固赛有限责任公司（简称德固赛公司）诉专利复审委员会发明专利申请驳回复审行政纠纷中[i]，本申请是名称为“表面改性的沉淀二氧化硅”的发明专利申请，申请人为德古萨公司，后变更为德固赛公司。
2007年3月9日，国家知识产权局专利局实质审查部门发出第一次审查意见通知书，指出本申请权利要求1-11相对于对比文件1不具有新颖性；权利要求14不符合2000年修正的《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十六条第四款的规定；权利要求15、18、21不符合2002年修改的《中华人民共和国专利法实施细则》(简称《专利法实施细则》)第二十条第一款的规定；权利要求14不符合《专利法实施细则》第二十一条第二款的规定。2007年8月24日，德古萨公司针对第一次审查意见通知书提交了意见陈述书和修改后的权利要求1-31项。2009年6月26日，国家知识产权局专利局实质审查部门发出第二次审查意见通知书，指出修改后的权利要求1-31超出了原始提交的说明书和权利要求书所记载的范围，不符合《专利法》第三十三条的规定。2009年9月11日，德古萨公司针对第二次审查意见通知书提交了意见陈述书和权利要求书第6页的替换页（该替换仅涉及权利要求26-27项）。
2009 年12 月4日，国家知识产权局原审查部门发出驳回决定，驳回了本申请，其理由是：权利要求 1-31不符合《专利法》第三十三条的规定。
德古萨公司对上述驳回决定不服，于 2010 年3 月18 日向专利复审委员会提出了复审请求，同时修改了权利要求书，删除了驳回决定所针对的权利要求1-13，适应性地修改了权利要求14-31的编号。
经形式审查合格，专利复审委员会于2010年5月11日依法受理了该复审请求，并将其转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定。
2010年11月22日，专利复审委员会向德古萨公司发出的复审通知书中指出：权利要求1相对于对比文件1不具备创造性，权利要求2-13亦不具备创造性。德固赛公司于2011年1月6日提交了意见陈述书，未修改申请文件。
2011年3月15日，专利复审委员会作出被诉决定，认定：在对比文件1 的基础上结合本领域公知常识得到权利要求l 所要求保护的技术方案，对所属领域的技术人员来说是显而易见的，权利要求l所要求保护的技术方案不具备突出的实质性特点，不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。基于上述理由，专利复审委员会决定维持国家知识产权局于2009年12月4日针对本申请作出的驳回决定。
德固赛公司不服提起行政诉讼，一审法院经审理认为：驳回决定指出本申请权利要求1-31不符合《专利法》第三十三条的规定。在复审程序中德固赛公司修改了本申请的权利要求书，被诉决定认定其对权利要求书的修改符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定，但被诉决定以修改后的权利要求1不具备创造性为由，维持了驳回决定。专利复审委员会认为复审决定可以对驳回决定未指出的明显实质性缺陷进行评述并维持驳回决定，被诉决定的作出即属于这种情况。《审查指南》（2006年版）第一部分第一章第1节所规定的发明专利申请文件的明显实质性缺陷审查的情况，以及其第一部分第一章第7节中列举的“明显实质性缺陷的审查”所包括条款，均未明确包括《专利法》第二十二条第三款有关创造性的内容。虽然上述规定均属于针对发明专利申请的初步审查，但根据《专利法实施细则》第五十三条的规定，在相关“明显实质性缺陷审查”的规定中并不包括审查创造性问题，故专利复审委员会认为在审查驳回决定是否合法时，主动审查本申请是否具备创造性的问题属于“明显实质性缺陷”没有法律依据，不应予以支持。
虽然专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人提出的理由、证据的限制，但并不意味着其对案件进行审查不受法律、法规及规章规定的约束。作为专利复审案件，专利复审委员会是基于德固赛公司的请求对驳回决定进行审查，专利复审委员会适用依职权原则，引入新理由进行评审缺乏法律依据，不予支持。
因此，专利复审委员会作出被诉决定程序违法，依法应予撤销。
一审法院据此判决撤销了专利复审委员会作出的第30895号决定，并由专利复审委员会就本申请重新作出复审决定。
专利复审委员会不服，提起上诉。
二审法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。
2评析
上述案件主要涉及在专利授权案件中，专利复审委员会在复审程序中是否可以超出驳回决定所依据的理由和证据的范围进行审理?复审程序中的“明显实质性缺陷的审查”应当如何进行认定?前述案件的情形是否属于专利复审委员会可以依职权审查的范围？
一、专利复审委员会在复审程序中是否可以超出驳回决定所依据的理由和证据的范围进行审理
根据《专利法》第四十一条第一款的规定，国务院专利行政部门设立专利复审委员会。专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起3个月内，向专利复审委员会请求复审。专利复审委员会复审后，作出决定，并通知专利申请人。《专利法实施细则》第六十二条第一款规定，专利复审委员会进行复审后，认为复审请求不符合专利法和实施细则有关规定的，应当通知复审请求人，要求其在指定期限内陈述意见。期满未答复的，该复审请求视为撤回；经陈述意见或者进行修改后，专利复审委员会认为仍不符合专利法和实施细则有关规定的，应当作出维持原驳回决定的复审决定。第六十二条第二款规定，专利复审委员会进行复审后，认为原驳回决定不符合专利法和实施细则有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的，应当撤销原驳回决定，由原审查部门继续进行审查程序。
根据前述法律、法规的规定，复审程序系因专利申请人对驳回决定不服而启动的行政救济程序，即基于专利申请人提出而启动，专利复审委员会以审查驳回决定合法性为其基本审查范围。在复审程序中，专利复审委员会一般应仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，而不能超出驳回决定所依据的理由和证据范围之外进行审查；但是，为了提高授权专利的质量，提升行政效率，节约成本，避免不合理地延长审查程序，专利复审委员会可以在特定情况下依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷等进行相应审查。因此，复审程序中专利复审委员会以驳回决定所依据的事实和理由为其审查的基本范围，以依职权引入新的理由进行审查为其例外情形。这样才能有效保障行政相对方即专利申请人的合法权益。
同时，根据专利法和实施细则对专利文本修改的相关规定，专利申请人可能因专利复审委员会审查范围的不当扩大，导致其丧失通过修改专利文本克服申请文本中缺陷的机会，从而直接损害专利申请人的合法权利。《审查指南》第四部分第二章第4.1节规定：在复审程序中，合议组一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查。除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组发现审查文本中存在下列缺陷的，可以对与之相关的理由及其证据进行审查，并且经审查认定后，应当依据该理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过申请人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出的缺陷性质相同的缺陷。前述规定即是对专利复审委员会在复审程序中引入依职权审查原则的具体限定。
《审查指南》是专利复审委员会在复审程序中应当遵循的部门规章。因此在复审程序中，专利复审委员会一般应当针对驳回决定的理由及证据进行审查，对驳回决定不符合专利法和实施细则有关规定的，或者认为经过修改的专利申请文件消除了原驳回决定指出的缺陷的，则应当撤销原驳回决定，但当存在前述《审查指南》所规定的两种情形时，专利复审委员会可以在告知专利申请人并给予其陈述意见机会的前提下,超出驳回决定所依据的理由和证据而作出维持驳回决定的审查决定。
二、在复审程序中的“明显实质性缺陷的审查”应当如何界定
《审查指南》中未明确规定“明显实质性缺陷的审查”的适用范围，但是由于其作为专利复审委员会在复审程序中可以进行依职权原则超出驳回决定所依据的理由和证据范围进行审查的例外情形，故有必要对“明显实质性缺陷的审查”进行相应界定。由于复审程序系基于专利申请人对驳回决定不服而启动，同时在发明专利申请过程中，国务院专利行政部门对发明专利申请将进行初步审查和实质审查，而在前述二个审查阶段均可能出现由于发明专利申请不符合相关法律、法规规定而予以驳回的情形，专利申请人亦可以因不服驳回决定而申请复审，因此“明显实质性缺陷的审查”具体的适用范围必然会因驳回决定审查范围的不同而产生差异。
在发明专利申请中设定初步审查，主要是因为发明专利申请在进行实质审查过程中周期相对较长，如果在实质审查结束后再行公布发明专利申请的内容，可能会造成对同一领域、同一技术问题的重复研究、投资与申请的机率增大，不利于经济整体的发展，也不能有效发挥专利制度的作用，因此需要在授予发明专利之前公布发明专利申请内容。由此，发明专利申请初步审查主要是对其申请文件形式是否符合《专利法》及《专利法实施细则》、所提交的其他与发明专利申请有关的其他文件形式、是否履行相关缴费义务等进行审查，原则上并不涉及实质问题的审查。另一方面，发明专利申请的实质性审查是在初步审查的基础上，对发明专利申请文件进行更为深入和全面的审查，特别是就申请保护的发明进行现有技术检索，并审查要求保护的发明是否具备新颖性、创造性和实用性等，最终决定是否授予专利权，当然在此审查过程中对初步审查的内容也必然会予以涉及。正是基于初步审查与实质审查本身的审查范围、方式、内容的差异，其所对应的复审程序也必然存在区别，由此基于上述不同所涉及的“明显实质性缺陷的审查”范围也必然存在差异。
发明专利申请实质审查中应当予以驳回的情形由《专利法实施细则》第五十三条进行了规定，但是专利复审委员会在复审程序中不能简单以上述规定为依据而随意对“明显实质性缺陷的审查”范围进行界定；而应当依据个案的具体情况，以避免审级损失、遵循当事人请求为其基本原则，以依职权审查为例外，对“明显实质性缺陷的审查”适用进行严格限定，从而保障专利申请人的合法权益，确保复审程序的基本属性。
同时，在最高人民法院作出的（2014）知行字第2号行政裁定书中，明确指出“对本技术领域的技术人员来说，发明创造的创造性是指其相对于现有技术是非显而易见的，是否具备创造性是授予发明创造专利权的必要条件。评价创造性时，不仅要考虑发明创造的技术方案本身，而且还要考虑发明创造所属的技术领域以及所解决的技术问题和所产生的技术效果，因此，不宜将《专利审查指南》列明的‘明显实质性缺陷’扩大解释到创造性。”[ii]
三、上述案例是否属于专利复审委员会可以依职权审查的范围
基于前述对专利复审委员会在专利授权案件中审查范围的分析及“明显实质性缺陷”的界定，由于上述案例中驳回决定系针对本申请权利要求1-31不符合《专利法》第三十三条和《专利法实施细则》第六十条第一款的有关规定所作出，德固赛公司不服提出复审请求，其进行修改后的本申请权利要求书系针对驳回决定所提出的缺陷所完成，专利复审委员会在被诉决定中根据《专利法》第二十二条第三款的创造性进行评述，该理由并非专利复审委员会在审查驳回决定时所必然涉及的事由；同时在本案中对于创造性的认定并非属于以本领域技术人员的知识水平无需深入调查证实即可得出的事由，因此专利复审委员会在本案中直接引入创造性问题不应属于“明显实质性缺陷”的范畴，亦不属于其可以依职权进行审查的范围，故一、二审法院撤销被诉驳回决定的做法是正确的。
3小结
专利复审委员会在专利授权过程中的复审程序其性质一直以来存在较大争议，基于对该程序属性的不同认知，从而对审查范围的界定有着不同的判断，特别是对其中何谓“明显实质性缺陷”的判定在不同的历史阶段司法的理解也有一定的差异。然而，一方面为了确保专利申请人的合法权益不受侵害，另一方面为了确保行政机关审查的效率和专利授权的质量，在利益的权衡下我们必然要做出抉择与取舍。本文以作者亲自承办的案例为视角，对前述情况进行了分析与思考，但是在实践中如何细化专利授权的复审程序的操作规程，仍然存在较多的争议，希望借本文为该问题的解决提供有益借鉴。
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[i]参见北京市第一中级人民法院（2011）一中知行初字第2876号行政判决和北京市高院（2012）高行终字第1486号行政判决。
[ii] 参加最高法院（2014）知行字第2号行政裁定书。