可深了 | 专利坑系列 创造性中的选择性（四）：美国的抉择（上）

小编导读：

上两篇里，可哥针对设好的案例分别讨论了中国和欧洲专利审查指南中如何认识创造性中的选择性问题。本篇则参照美国专利局的专利审查指南，继续围绕本案来分析美国人如何解决此问题。

所谓造性中的选择性问题是指：判定创造性的三步法之第二步中实际解决的技术问题应当如何正确确定？对技术问题的选择应当如何做出限制？

基本案情

本发明：将涉案专利实用新型专利（专利号：ZL200520031671.0）视为发明专利申请，对之进行创造性审查；

对比文件：将被控侵权技术方案视为有效现有技术（专利号：CN200620175922.7），作为创造性审查的对比文件。

另外，进一步假定那个著名的“出料口”的位置是本发明相对于对比文件的唯一区别特征，具体如下：

本发明权利要求1为：

一种用于粉条加工的揉面机，包括机架，以及在机架上部设置有带有进、出料口的料斗；其特征在于，该料斗内水平设置了由驱动电机驱动的输送搅龙，在位于所述出料口上方的机架上并排设置有两个相通的U形揉面斗，其中一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通；在位于每个U形揉面斗上方的机架上分别设置有一揉面锤，所述两揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构与驱动电机的动力轴相连接。

具体案情请参阅：

审查员有关创造性不成立的意见，要点如下：

本发明与对比文件的区别特征是：一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通。

区别特征所解决的技术问题是：如何将出料口移到U形揉面斗的底部。

对于本领域技术人员而言，将包括U形揉面斗在内的处理容器、反应容器等的进出料口在容器上的位置加以变动，包括将出料口从顶部移到底部，属于惯用手段。

综上，本发明与对比文件的区别特征属于本领域技术人员惯用手段，从而本发明不具备突出的实质性特点，也就不具备创造性。

美国人如何认识这一问题呢？

本咨询师先务虚地讲讲美国人的作风。前已述及，中欧毕竟同源，所以尽管两样心思，但长得一番眉目。而美国人的就不同了，思维发散，这也体现在其审查指南上。仅就创造性审查而言，无论如何，中国和欧洲都在审查指南里做出了成逻辑系统的规定。

美国人呢？逻辑不成系统，离散而跳跃。这种情形的形成，海洋法系的判例法制度功不可没。这也就要求美国专利审查员具有很高的水平，需要全局性地掌握各个离散点，在理解中将之整合在一起，并在运用中融会贯通，方可避免判断上的片面性，防止钻牛角尖。

呈现离散态的美国审查指南着实坑苦了本咨询师：尽管我们仅聚焦于选择性问题，但相关的概念和规则零落散于各处，同一规则也会千变万化以不同的面貌呈现在不同角落里的不同判例当中，且在结合了不同案例中的不同情节而各有演绎。所以本咨询师仅能择取其中一鳞片爪以管中窥豹。

本系列前文可深了 | 专利坑系列 创造性中的选择性（二）：三步被杀（上）、可深了 | 专利坑系列 创造性中的选择性（二）：三步被杀（下）中“结合启示型答辩”的部分涉及美国专利审查中的“教导——启示——动机”TSM检验法，并已经指出三步法中所说的启示是技术问题引导的启示，与结合启示型答辩中所说的将两篇对比文件相结合的启示不是一回事。后者之启示可以与技术问题有关，也可以与技术问题无关。本文即以此为起点解题，展开务实讨论。

“

1984年美国联邦巡回上诉法院ACS Hosp案巩固了对于美国专利法第103条规定的创造性适用的TSM检验法，即“教导——启示——动机”检验法。

”

根据TSM法则，在审查创造性时，应在现有技术中搜寻，当确定本领域普通技术人员可从现有技术中得到明确教导、启示并产生动机以将现有技术中的方案相结合而得到专利技术时，专利技术不具备创造性。TSM法则促进了创造性判断的一致性、客观性。该法则一直倍受争议，但其积极意义也是不容否定的。TSM检验法则也获得了联邦巡回上诉法院的一贯坚持。

美国TSM法则中并没有直接涉及技术问题的规定，仅只要求考查是否有明确教导、启示来结合现有技术中的多个技术方案来得到发明的技术方案，尽管在此过程中也可能会涉及到发明技术方案所解决的问题等相关的概念，但不是必须的。

现实中，美国专利TSM法则之下的创造性判断很多是经由“问题-解决”之路径来做出的。从理论上讲，“问题-解决”之路径可以适用于所有专利的创造性审查，只是不必在法规层面如此来加以明确规定和约束。

美国审查指南2141.02节主要讨论发明与现有技术之间的差别。自然，讨论的基础必然建立在最接近的现有技术之上。

在此节开篇的第I部分，即强调了要整体考虑发明技术方案：讨论美国专利法第103条（35 U.S.C. 103）之创造性时，问题不在于权利要求与现有技术之区别的本身是否显而易见，而是权利要求整体上否显而易见。

本系列前文可深了 | 专利坑系列 创造性中的选择性（三）：欧洲的抉择中，在解读欧洲“1+1”判断法这一部分中，也提示了欧洲也有相近的强调从发明整体的角度来考量创造性之指导原则。在这一点上，美国和欧洲比较一致。

这是一个方向性的指导原则，应当说在个案实操层面并不具有绝对性的约束力。结合本案和选择性问题来看，中国审查指南指引的方向与欧美相反：并不倾向于从发明整体的角度来考量创造性，而是突出区别特征的作用，在创造性三步法中放任区别特征与发明实际解决的技术问题相结合，参见本系列前文可深了 | 专利坑系列 创造性中的选择性（三）：欧洲的抉择。

在以上美国审查指南2141.02节第III部分中开始涉及选择性问题的美式解决思路的关键。

“[A]patentable invention may lie in the discovery of the source of a problem eventhough the remedy may be obvious once the source of the problem is identified.This is part of the ‘subject matter as a whole’ which should always beconsidered in determining the obviousness of an invention under 35 U.S.C. § 103.”In re Sponnoble, 405 F.2d 578, 585, 160 USPQ 237, 243 (CCPA 1969). However,“discovery of the cause of a problem . . does not always result in a patentableinvention. . . . [A] different situation exists where the solution is obviousfrom prior art which contains the same solution for a similar problem.” In reWiseman, 596 F.2d 1019, 1022, 201 USPQ 658, 661 (CCPA 1979) (emphasis inoriginal).

“一件可获权的发明可能就在于问题来源（the source of a problem）之发现，即便一旦问题来源明确了，其解决可能是显而易见的。在确定35 U.S.C. § 103规定之创造性时，应总是对之加以考虑：其（问题来源之发现）是“完整主题”的一部分。”In re Sponnoble, 405 F.2d 578, 585, 160 USPQ 237, 243 (CCPA1969). 

但是，“问题起因（the cause of a problem）之发现…并不总造就可获权发明…存在不同的情形：当现有技术包含对相似问题的相同解决方案时，解决方案对于现有技术是显而易见的。” In re Wiseman, 596 F.2d 1019, 1022, 201 USPQ 658, 661 (CCPA 1979)(emphasis in original).

本咨询师现在脑子有点乱。没关系，这样梳理一下就清晰了：

“问题来源”与“问题起因”这两个概念到底有什么相同和不同？可以先不纠结于此，该问题不关键。

重点在对前一个判例的理解，可以从中提炼出三个要点：

1

解决方案对于现有技术是显而易见的，发明仍可能具有创造性。

2

发明有可能归因于问题来源，而不归因于解决方案而具有创造性。

3

问题来源是创造性的一部分。

其实上述三个要点并不是相互独立的，更像是针对同一个问题从不同角度加以阐释。

三个要点理解清楚后，我们再来梳理后一个判例，只要得出一条就可以了：尽管中间用了“但是”这一表示转折且吓人的连词，实际上后者与前者并不矛盾，即并不相互否定。最后结论：上述三个要点成立。这就够了。

本咨询师继续解读如下，基于上述三个要点，我们可以大体得出美国人对发明的认识：

在发明的“问题-解决”模式中，分为两个步骤：

1

问题诊断

2

问题解决

其中，“问题诊断”是本咨询师编出来指代“问题来源”与“问题起因”的，其起点是最接近的现有技术，产出物是最接近的现有技术实际要解决的客观技术问题；“问题解决”就是根据上一步骤得到的技术问题来产出解决方案。

美国人认为，发明的创造性应当将上述两个步骤中的创造性劳动都加以考虑。具体而言，当本领域技术人员面对最接近的现有技术时，通过“问题诊断”、“问题解决”两个步骤得到本发明，只有两个步骤都是显而易见的，都不需要付出创造性劳动时，发明才不具备创造性；只要两个步骤的至少一个，其完成不是显而易见的，需要付出创造性劳动，就不能以之来否定发明的创造性。

依照中国审查指南，“问题解决”这一步骤是计入发明创造性的，但“问题诊断”不计入发明创造性。即，“问题诊断”是否显而易见或需要付出创造性劳动是与发明的创造性无关的，发明的创造性仅取决于“问题解决”这一步骤。

此时可能有人想“静静”或“停停”。

至此，本系列前文可深了 | 专利坑系列 创造性中的选择性（二）：三步被杀（上）、可深了 | 专利坑系列 创造性中的选择性（二）：三步被杀（下）中“结合启示型答辩”的部分还欠大家一个明确的说法：中国三步法中所说的启示与结合启示型答辩中所说的将两篇对比文件相结合的启示，区别是怎样的？

现在可以给一个明确的了结了：

两篇对比文件相结合的启示，也就是美式“教导——启示——动机”TSM检验法中两篇对比文件相结合的启示，我们暂且简称之为TSM启示。TSM检验法之下，采用“问题-解决”之路径时要经历“问题诊断”、“问题解决”两个步骤，因而TSM启示可视为将两个步骤所需的启示汇总起来，即：

TSM启示=问题诊断启示+问题解决启示

中国创造性审查中所说的启示，也就是中国三步法的启示，可以如下表示：

中国三步法的启示=问题解决启示

结合启示型答辩中所说的将两篇对比文件相结合的启示，也就是上述TSM启示，其与中国三步法中所说的启示的区别至此就已经交代清楚了。

尽管还有待后续补充，可以说对创造中的选择性问题，美式回答的基本面貌已经显现，其与欧式解决的路数不同。应当说美国人比欧洲人更直截了当：美国人不限制确定技术问题的方式，而是对确定技术问题的方式，也就是“问题诊断”，加以研判，确定技术问题的方式将直接影响创造性评价的结果。

也可以简单化地这样表述：技术问题应当是显而易见就能够确定出来的，这样才有必要去看问题的解决中是否需要创造性；如果技术问题的确定不是显而易见的，是需要创造性劳动才搞得定的，那么下一步工作即使不做，创造性评价的结果也可以有了：发明创造性不被破坏。

就本案而言，技术问题是：如何将出料口移到U形揉面斗的底部。美国人说：好啊，没有问题，不过你需要解释一下，本领域技术人员面对最接近的现有技术，以及其他现有技术，是如何做问题诊断的？也就是说，如何诊断出最接近的现有技术需要解决“如何将出料口移到U形揉面斗的底部”这个问题的？要注意，这个问题诊断的过程中，可千万不能有创造性劳动，否则就打不掉这件专利申请的创造性。

对了，你现在想“静静”或“停停”吗？如你所愿~余下部分明日奉上。今晚好好消化上篇吧！

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