可深了 | 就专利奇案说撰写“绝对”大忌

所谓“绝对”大忌，指在发明（和实用新型）专利撰写中对技术方案采用了绝对化、逻辑周延的描述，这是专利撰写的大忌。绝对化、逻辑周延的描述可能损害专利权利要求的有效保护范围。尤其当存在优先权基础申请且在后申请进行了修改时，还可能导致优先权不能成立。

另外，笔者认为优先权成立的根本并不止于优先权文件从整体看来已经明确地写明了有关技术方案所包含的全体技术特征，更在于其所支持和解释的技术方案实质相一致。

有一个特别案例：申请人主张在先申请的优先权提交PCT申请时，错误地使用了老版本的申请文件，造成PCT申请文件与其优先权申请相比，缺失了一些实施例和技术细节。申请人比较担心权利要求的支持问题。而笔者的忧虑在于优先权能否成立，尽管优先权基础申请的内容更丰富，PCT申请文件的技术内容只少而不多，尽管PCT国际检索单位对优先权成立不存异议。对于本案，优先权能否成立是个要命的问题：因为在先优先权申请在PCT申请日之前公开了，构成了PX类对比文件。

问题关乎技术方案中参数A的取值。在优先权申请和PCT申请中，关于A的取值和描述如下：

	在先优先权申请 （PX类对比文件）	主张优先权的在后PCT申请
披露的取值	15、16、25、30、35、39、40	15、30
说明书中特别描述	A须大于15小于40	A须大于15
权利要求	1.A大于15 …	1.A大于15 2.A大于30 3.A介于15和30之间

从表象上看，对于PCT申请的三项权利要求，优先权均应成立，理由是其技术方案所涉及的技术特征均明确包含在在先申请中，没有遗漏。然而，该结论经不起推敲。

笔者认为，两件申请可以重新总结如下：

	在先优先权申请 （PX类对比文件）	主张优先权的在后PCT申请
说明书中特别描述	A须大于15，且 A须小于40	A须大于15 （暗含A可以大于40）
权利要求	1.A大于15（暗含A小于40） …	1.A大于15（暗含A可以大于40） 2.A大于30（暗含A可以大于40） 3.A介于15和30之间

整个问题的关键就在于“A须小于40”这几个字。关键中的关键就是“须”字。“须”是必须，是一个绝对化的概念，是逻辑周延的，指没有例外，所有、全部情况均如此。“A须小于40”，指所有情况下，A都不可以大于40。“A须小于40”只要出现一次，其毁灭性就足够了。当然，如果“A须小于40”仅只出现在一个实施例中，而且有可能争辩其仅只适用于有限的几个实施例，而不应适用于本发明全部技术方案和实施例时，只可以说还有争取的希望，实际上离死可能已经不远了。还是不要让自己这么被动为好。

而在本案的在先申请中，“A须小于40”多次出现在对本发明技术方案的描述当中，而且配有技术原理角度的说明，指出了A小于40对于取得本发明的有益效果而言是必须的。这就真没有好说的了，好比给死人又补了一枪。

如果对于优先权能否成立仍然存疑，我们不妨以权利要求1为例进行推演。当权利要求1的优先权成立，该PCT申请进国家阶段后其获得授权，保护范围是什么样的呢？如果有一件产品，其参数A取值为42，它明确落入了权利要求1的保护范围。

如果字面一致的优先权申请的权利要求1获得授权，同样面对A取值为42的产品时，对不起，产品并未落入权利要求1的保护范围。尽管优先权申请中的权利要求1在字面上并不包括A小于40，但基于说明书对权利要求的解释效力，A大于40的情形应当明确被排除在保护范围之外。实际上，“A小于40”是优先权申请所有的权利要求中暗含的有限制作用的必要技术特征。

相对于各自的说明书进行解释，两个字面相同的权利要求1的保护范围不相同，PCT申请多出了A大于40的这一部分。准确而言，A大于40的这一部分保护范围不能获得优先权支持，因此权利要求1不能获得优先权支持。参照审查指南与优先权相关的部分，我们也可以这样近似理解：PCT申请方向性地（尽管没有实际给出参数40）给出了A大于40这一参数区段的实施例，而优先权申请中只给出了15到40这一区段的实施例。从而，A大于40这一参数区段不能获得优先权支持。

同理，PCT申请的权利要求2不能获得优先权支持，仅有权利要求3可以获得优先权支持。很遗憾，PCT申请中没有包括A等于40的实施例，否则申请人还能够利用15至40和30至40这两个参数区段来搭建可以获得优先权支持的权利要求。

因而，笔者认为，对于一个在后申请中的技术方案，其优先权是否成立，应当按以下四步进行考查：

1

优先权文件从整体看来已经明确地写明了该技术方案所包含的全体技术特征。如果此条件不能满足，优先权不能成立；此条件满足时，转入下一步。

2

以在后申请文件为基础，就其对技术方案构成支持的部分对该技术方案所覆盖的范围进行解释。

3

以优先权文件为基础，就其对技术方案构成支持的部分对该技术方案所覆盖的范围进行解释。

4

将第二步和第三步所得到的两套范围加以对比，如果两者实质相同，或者至少后者完全包裹前者时，优先权成立；否则优先权不成立。即，在后申请所支持和解释的技术方案的覆盖范围不应伸出到优先权申请所支持和解释的覆盖范围之外。

所以，优先权成立的根本并不止于优先权文件从整体看来已经明确地写明了该技术方案所包含的全体技术特征，更在于其所支持和解释的技术方案实质相一致。笔者相信这才符合专利审查指南、专利法，乃至巴黎公约的精神和本意。

本案是诸多因素共同作用的结果。在文本管理失误之外，另一个教训是优先权申请的在先公开使之构成了PX类对比文件，从而PCT申请中不能获得优先权支持的权利要求会因为新颖性、创造性缺陷而不能获得授权。因而，如无特别原因，对于发明申请不应要求提前公开；对于以实用新型为优先权申请的，应争取在该实用新型授权公告之前提交后续申请。

而本案中最关键的技术性问题是申请文件撰写中所采用的绝对性周延措辞。这是专利申请文件撰写中的大忌，代理人应当对此类绝对性周延措辞保有最高的警惕。此类措辞完全可以避免。

例如，本案中，完全可以将“A须大于15小于40”写成“优选的，A可以大于15小于40”。对于与之配合的本发明技术效果的说明，也采用相对式、不周延的说明而不绝对化。

例如，“对于一些实施例，A在大于15小于40的情形下，更有利于取得某某效果，在某某方面有所改善”。此种方式通常不会有害，不会使对权利要求的解释丧失应有的弹性，也不会造成PCT申请权利要求1和权利要求2的优先权不能成立的灾难性后果。所以，如果没有特别必要，在专利撰写中不应采用绝对性周延措辞。

本案看似属于极端个例，而举一反三之下，实颇具探讨价值。实操中更常见的情形是，作为优先权基础的在先申请过于简陋，在后申请有所加强和补充。实际上本案探讨所得依然有指导作用。对在后申请进行加强和补充时，我们期望原有内容可以享有优先权。但如果在后申请的补充内容中存在绝对性周延措辞，可能对在后申请中包括原有技术方案在内的所有技术方案带来额外限定和实质性改变，从而使所有内容变成新内容而使优先权完全不能成立。

推荐阅读

用知识产权的眼光

看世界

欢迎原创投稿，稿件一经采用，支付稿费

投稿邮箱：[e-mail]