可深了 | 专利敲诈第一案之刀刀见红
七十年大庆的前一天，广受知识产权界关注的“专利敲诈勒索案”一审宣判（判决书（2018）沪0115刑初3339号），两名被告人因敲诈勒索罪被分别判处有期徒刑四年六个月和两年，并处罚金。
通过以下对本案的剖析，笔者希望使企业或各类经营主体无论作为专利权人还是被控侵权方，得以汲取经验教训，更有技巧地处理专利侵权纠纷，扩大收益、减少损失。
笔者说
本案中涉及的专利权人和被控侵权方的表现可圈可点，各有高招和败笔：专利权人两度发招，被控侵权方都吐出了真金白银；而后者忍过一时后，前者被送入了班房。双方均可谓行事狠辣、刀刀见红。
本案对知识产权商业规则将具有标杆式的作用，对我国商业生态环境影响之深远不容低估。尤其正当我国强调科技立国、知识产权强国之时，最高人民法院发布《最高人民法院关于充分发挥审判职能作用为企业家创新创业营造良好法治环境的通知 法〔2018〕1号》，明确表态“坚决防止利用刑事手段干预经济纠纷”、“增强知识产权司法保护的整体效能”，在这一背景之下，本案更具有实际研究意义。
本案极为复杂，笔者由于自身能力所限，主要着眼于经营策略、专利许可展开分析，实也不能周全，仅为一孔之见；而涉及刑事的部分，恐怕提出的问题更多于想法，谨为抛砖引玉。
专利权人自主选择有利时机提起专利侵权诉讼是当然的权利，且当然不应当有触犯刑律之忧；对待“禁止挑战”这一问题，当事人宜采取更开明的态度；本案中，倒签协议的本质应为诈骗；法院认定主犯之行为构成敲诈勒索，笔者深觉应当斟酌。
案件背景
主犯李某某喜欢发明创造，大学时已有多项发明。其在大学期间同时就读三个专业：化学、物理、自动化，获得两个毕业证和一个学位证。李某某毕业后从事专利相关工作并创业，实际控制包括科技公司、知识产权代理公司在内的多家公司。李某某是典型的创新、创业企业家，但是失了足。
就发明成果，李某某单独或与其他发明人共同申请约600项专利。李某某直接、间接与多家公司签订专利许可协议等获利116.3万元。为迫使这些公司接受专利许可并支付费用，李某某采用了向法院提起专利侵权诉讼、向证监会进行相关举报等手段。
上海警方侦办此案，于2018年1月将李某某等人抓捕归案，名义是以专利诉讼为手段敲诈勒索。
其中，导致一审定罪的关键情节是：
2017年，获知谋求上市的掌阅公司正在首次公开募股的关键阶段，主犯李某某利用其控制的科斗公司基于专利ZL201010523284.4（以下简称284专利）向掌阅公司发起专利侵权诉讼。7月15日，科斗公司与掌阅公司达成协议，前者撤回诉讼，后者向前者支付人民币50万元以获得包括284专利在内的前者所持有或控制的所有专利的许可。为避免A股上市进程受到专利诉讼的不利影响是促成掌阅公司接受协议的一个原因。
掌阅公司在支付费用并获得专利许可之后，仍然坚持通过专利无效行政程序谋求使李某某的专利失去效力。李某某气愤之下，采用倒签协议的招数，将科斗公司的另一件关键专利ZL201010523269.X （以下简称269专利）“提前”独家许可给实际由他自己控制的另一家公司——步岛公司，倒签的许可日期为2016年12月29日。
掌阅公司本应依据7月15日协议同样获得269专利的许可，从而不会侵犯269专利权。但因为倒签的协议在表面上使得269专利的相关权利在2017年7月15日前已经实质转移给了不受7月15日协议约束的步岛公司，从而使掌阅公司未能获得269专利的许可。
随后，实际受李某某控制的步岛公司作为269专利有实无名的真正权利人基于269专利向掌阅公司提起了专利侵权诉讼。后双方约定和解费80万元，掌阅公司实际支付了10万元。
法院首先指出了构成敲诈勒索罪的主观和客观要件：“要准确对行为是否构成敲诈勒索罪进行判定，既要审查行为人是否具有非法占有财产的目的，又要准确把握获取财产的行为是否采取威胁、恐吓手段”。
01 法院认为，主犯李某某利用专利谋取收益的行为，包括发起侵权诉讼和向证监会提出举报，除了牵涉倒签协议的，不构成敲诈勒索罪。
关于主观要件，判决书指出：“不能因为被告人李某某提起诉讼或者协商的时间系相关单位处于准备上市或者融资的敏感节点，就认定李某某对涉案钱款具有非法占有目的。”
关于客观要件，判决书指出：“在案证据仅能证实被告人李某某在这几节事实中是通过诉讼或者和解协商方式提出侵权赔偿款索求，不能证实相关单位同意支付相应款项完全是由于受到胁迫，意志遭受控制下所为，不能排除为了宁事息人、诉讼成本等因素考量下私法自治行为存在的可能。”
02 法院认为，对于李某某运用倒签协议的手段向掌阅公司谋取收益的行为，构成敲诈勒索罪。
判决书指出：“本节事实系典型专利侵权“碰瓷”行为，该行为分为两个阶段，一是“碰瓷”阶段，即被告人李兴文在2017年7、8月间故意倒签合同，虚构将其公司名下的专利独家许可给步岛公司，制造步岛公司具有该项专利独占使用权的假象；二是取得财物阶段，即两名被告人恶意串通，选择在被害单位即将上市交易的关键时间，故意更换诉讼主体，假借步岛公司的名义向被害单位提出侵权诉讼，以起诉内容作为向证监会举报的重要依据，给被害单位上市设置重重障碍，并借此与被害单位谈判，对被害单位形成心理强制，进而非法取得财物。”
03 判决书还进一步指出：
A
①两名被告人恶意串通，虚构倒签的独家许可合同，制造科斗公司与步岛公司独占许可在先，科斗公司与掌阅公司普通许可在后的假象，并以此合同勒索被害单位钱款的行为在民事部门法领域就是违法行为。被告人倒签合同，目的即是引起法院或者证监会对“步岛公司拥有该专利的独占使用权，并且不受先前普通许可合同约束”的错误认识，试图使掌阅公司有权使用第 ZL201010523269. X号专利的抗辩不能成立。上述行为的本质就是两被告人恶意串通签订损害第三方利益的合同进而勒索被害方钱款的行为，该合同属于恶意串通损害第三方利益的情形，应当认定为无效合同。此行为在民事法律范畴内系违法行为，具有刑事违法性的依据。
②两名被告人将举报权直接兑换成财产权进行勒索具有明显的非法占有目的。法律保护正当的举报行为，但是举报权不直接等同于财产权，财产权的取得需要有合法合理的依据。行为人以非法取财为目的威胁被害方，只有被害方支付相应钱款才能买到撤回举报，事实上实施的是以举报之名行勒索夺财之实的行为。在该节事实中，两名被告人就是通过胁迫手段使被害单位不情愿的支付购买撤销证监会投诉的相应价款，具有非法占有目的。
B
两名被告人在被害单位即将上市交易的关键时期，通过制造虚假许可合同在法院提起诉讼，又以相关诉讼为依据提起举报，层层加码施压，客观上给被害单位造成某种程度上的心理压力和恐惧，进而对被害单位实施勒索钱财的行为。本案被害单位交出财物，完全是基于推迟上市带来损失和风险的不确定性、不可预见性等恐惧心理，明知行为系以举报为要挟讹诈，也只能在一定程度被迫屈从的情况下处分自己的财产。
因此，被告人多种手段行为具有明显的威胁和胁迫特征，符合敲诈勒索罪的犯罪构成。故公诉机关指控的第一节涉案实得人民币10万元的事实指控成立，本院予以支持，对各被告人及辩护人针对该起事实提出的相关辩解和辩护意见，本院不予采纳。
诉讼举报非敲诈
笔者的理解是，专利权人自主选择有利时机提起专利侵权诉讼是当然的权利，且当然不应当有触犯刑律之忧。否则，何谈知识产权保护呢？
法院指出了构成敲诈勒索罪的主观和客观要件，并针对通常专利权人维权的情形，即不存在倒签协议等特别情节的情形，分别就主观和客观要件做出了分析。笔者的理解是，专利权人在对方上市等敏感时间点主张权利，通过提起侵权诉讼、向证监会举报向对方施加压力，属于不违反法律的正当行为。对此，笔者表示认同。而对于本案涉及的“倒签协议”将在后文讨论。
专利权人选择对方上市等敏感时间点主张权利，从海内外实践来看，属司空见惯。这种在商言商的行为正常和平常得如同黄金周期间机票和酒店都涨价。似有乘人之危之嫌，但抢一份稀缺资源要多付些代价，发大财时也不该太独，这也是道理。所以，这和“有非法占有目的”离得太远。
至于专利权人通过提起侵权诉讼、向证监会举报向对方施加压力，太正常不过了，这种施加压力完全不同于“采取威胁、恐吓手段”这一敲诈勒索的客观要件。
专利权人的权利在于向使用了专利技术的人收取使用费，即许可费。
直白地解释，专利技术的使用权可视为属于专利权人的无形商品，许可费便是购买这一商品的价款。技术的使用者即是获得了这一无形商品的人，需要向专利权人支付价款，也就是拿了人家东西要给钱。
只是由于专利这种无形资产的无形属性，导致常出现技术使用者“不知不觉”就拿了东西而没给钱的情形。
原主人以提起诉讼和举报的形式向拿了东西没给钱的人施加压力，要求他付钱，实为当然的公平交易中的正常举措，是行使正当权利以谋求法律保护，确实不能被称为威胁、恐吓。
如果这也成了威胁、恐吓，试想以后拿了商品后还付钱的人会剩多少？
而专利这种无形资产的麻烦在于，对方是否获得了这一无形商品，即是否实施了专利技术，实在很难判断。甚至基于专利有效性的这一无形商品的有效性亦很难判断。所以，专利权人常自以为是地认为对方用了专利技术，且专利是有效的；对方亦常自以为是地认为没有使用专利技术，或专利是无效的。
这种认识分歧经常存在，所以才需要通过侵权诉讼这一民事程序来解决分歧，这越发使得专利民事诉讼有如家常便饭。如果仅因为双方的认识分歧，就认为一方存在恶意或具有“有非法占有目的”，实在是大惊小怪。
有必要提及，当事人可能在诉讼前景不利的情形下依然发起诉讼。这总可以解释为出于侥幸心理或仅存一丝希望时也要努力争取的顽强精神，亦不宜仅因此情节即认定当事人恶意发起诉讼。
依海内外实践来看，确定专利纠纷中的恶意很不容易，而将之升格成刑事处罚的罪责更应慎之又慎。
禁止挑战太霸道
本案披露出了一个不重要但很关键的情节：不重要在于它不是罪行，是否成立无影响；很关键在于，它本不该引起的负面情绪却使李某某在一念之差情形下，一步步走向了监狱：
掌阅公司受286专利威胁而支付了第一轮费用并获得专利许可之后，仍然坚持通过专利无效行政程序谋求使李某某的专利失去效力。
这使李某某气愤之下，想到了倒签协议的下策。
一些专利权人会在专利许可协议中设置“禁止挑战”条款，即要求获得专利许可的被许可人不得挑战专利的有效性，通常指不可以发起专利无效。
依照笔者对海内外司法实践和相关案例的有限了解，“禁止挑战”条款通常不会受到法院支持，原因是太过霸道。
前已述及，判别专利有效性和专利侵权实为非常复杂的工作，当受到专利侵权威胁时，当事人为使商业计划的实施进程不受重大影响，暂且接受专利权人要求支付专利许可费以规避侵权造成的损失，进而再仔细判别专利情况，当确定专利存在有效性问题或自己并未实施专利时，停止支付后续专利费。如此处理合情、合理、合法，也存在不少先例。
专利许可中的“禁止挑战”要求，好比商品的卖家在出售商品时不对产品质量、性能做出保证并且附加霸王条款禁止买家质疑商品质量、性能。可想而知各国法院对“禁止挑战”条款会持何种态度。
而“禁止挑战”条款并没有死掉，时不时还会以各种形式冒出来。
究其原因，尽管是霸王条款，只要写在协议当中，还是会大有机会受到当事人的尊重。而底线是，只要处理得专业而得当，“禁止挑战”条款即使在争议中被法院认定无效，也能够不对整体协议的其他部分造成连带损害，即基本做到有利无害。当然，这需要专业处理。
合理推测是，李某某之“气愤”是出于对掌阅公司坚持专利无效的正常反应缺少预见，对于“禁止挑战”问题缺少全面认识，因而在整个过程中，对之没有考虑亦没有准备。如果李某某有所预见和准备，他至少有足够的时间提前转移专利，而不会行倒签的下策。
实际上，如前所述，被许可人挑战专利权有效性实为合情、合理、合法之举，专利权人想凭专利收钱哪里那么容易？必须自身过硬。所以，从根子上讲，专利权人应当坦然、淡然面对才好。李某某气愤之下的举措将自己引入班房，实堪教训。
倒签协议实诈骗
倒签协议是本案中最关键、技术含量最高的环节。
本案情节下，倒签协议实质是诈骗，即以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取财物。
通常情况下，指不会妨害他人、公众正当权益时，且法律无明确禁止，当事人倒签协议实无伤大雅，可以是将以前的口头协议正式书面化，也可以是对以前民事权利义务关系的有效性加以追认。
但是本案当中，主犯李某某导演的协议倒签直接侵害了第三方掌阅公司的正当权益。依照7月15日科斗公司与掌阅公司达成的协议，掌阅公司已经获得了实施269专利的许可。倒签协议是为了将掌阅公司所获得的269专利许可加以剥夺，性质是诈骗。
诈骗指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取财物。将协议倒签定性为诈骗，在“用虚构事实或者隐瞒真相的方法”这一方面不存在疑问，如本案判决书多次指出的，倒签协议本质是虚构了一个更早的专利许可交易。
问题是“以非法占有为目的”和“骗取财物”是否成立。
其中的关键是“269专利许可”（指授予掌阅公司实施296专利的普通许可）：
01 是否属于财物？
02 是否因为李某某的虚构交易而发生了转移，即从掌阅公司转移给了李某某？
大家很清楚，专利权属于无形资产，也就是资产。而资产自然属于财物的一种。而专利许可是否具有同样的属性？是否属于财物？很多知识产权专业人员也会犯含糊。其实咨询一下处理过知识产权许可的正规企业的财务人员就能搞清楚。
依照营业税改增值税之前普遍执行的国家税务总局《营业税税目注释（试行稿）》【国税发[1993]149号】，以及营业税改增值税所依据的《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》【财税[2016]36号】，无形资产的所有权、使用权均属于无形资产。
更能清楚说明问题的是财政部颁行的《企业会计准则》【财会[2006]3号】及其应用指南【财会[2006]18号】（以下统称为会计准则）。依照会计准则，企业所获得的专利许可属于资产，计入无形资产科目；专利所有权的资产价值相当于所有使用许可权的总和。
依照会计准则，因而当专利权人的专利对外进行了许可，被许可人获得专利资产的部分价值，即获得该许可这一无形资产的所有权；同时，会造成专利权人所拥有的专利资产的价值相应下降，形成专利资产减值。而当专利权人将专利的所有使用许可权许可出去了，例如，以独占排他许可的形式，则专利权人相应专利资产就减值到零了，而被许可人获得的独占排他许可的资产价值等于原完整的专利权的价值。当然，如果对外的专利许可被收回了，专利资产的减值就应卷回来，计成相应增值。
感觉去抠会计准则及相关财会、金融估值、知识产权知识很头大的人，直接授受以下内容就好了：简言之，本案情节就是李某某通过倒签协议来虚构交易，将应当归掌阅公司所有的“269专利许可”这一无形资产“偷”回来交给了李某某实际控制的步岛公司。“269专利许可”是财物；“269专利许可”确实因为李某某的虚构交易从掌阅公司转移给了李某某。会计准则支持上述解释。
总之，主犯李某某通过虚构交易实施了诈骗。诈骗所得是“269专利许可”，其价值可参照步岛公司诉掌阅公司侵权之所得而核定：约定和解费80万元，后实际支付10万元。
从李某某角度看：
无论构成诈骗还是敲诈，后果均很严重。猜测是，李某某一方面对其行为性质之严重认识不足，一方面心存侥幸。如果存有侥幸的话，很可能是以为倒签协议一事只为有限几个自己人所知，难以查证。国法威严的震慑力和公检法的办案能力常为很多人低估。
从掌阅公司角度看：
亦有教训。从判决书透露的信息可以推测，李某某倒签协议轻易得手，能够二次发起诉讼继续给掌阅公司制造麻烦并使再度破费，很可能因为7月15日协议签署很不周密而留下了隐患。
7月15日协议中，掌阅公司要求获取对方“所持有或控制的所有专利的许可”，似已经考虑周到，而以专业眼光来看，即使来不及对对方专利情况做出充分的尽职调查，至少应要求对方对所持有和控制的专利开具清单并说明许可历史，以作为协议附件。进一步，还应要求对方做出相关担保。这些实际上是专业处理专利许可时的基本动作，做到了，就能够减少后患。A股上市公司在应对专利许可问题上暴露的专业水准缺失，实在是教训。
此时，李某某最后悔的事情之一，恐怕就是没有按照“不把所有鸡蛋放在一个篮子里”的原则做专利资产布局。
诉讼举报岂敲诈
法院认定主犯李某某之行为构成敲诈勒索，笔者深觉应当斟酌。
法院指出了构成敲诈勒索罪的主观和客观要件：行为人是否具有非法占有财产的目的，获取财产的行为是否采取威胁、恐吓手段。
关于“非法占有财产的目的”这一主观要件，笔者认为，李某某以倒签协议的欺诈手段重新获得了原本已经售出的“269专利许可”，即已经有目的地实现、完成了非法占有财产。而步岛公司利用269专利向掌阅公司提出许可费主张是否仍具有非法占有财产的目的呢？还是视为对形式上已经占有的财产行使正当权利更为妥当？
关于“是否采取威胁、恐吓手段”这一客观要件，笔者的理解是，依照本案判决书，通常情形下，对于有效专利权，即使权利人在敏感时间以诉讼、举报来向对方施压，仍是正当行权，不应视为采取威胁、恐吓手段。而如果权利人在“非法占有财产的目的”下以非法手段获取了财产而得到相应权利，即权利人获得权利存在历史上的正当性问题，那么即使权利人行使权利时仍采用客观上完全相同的正当方式行权，那么原本正当的客观行权方式就变成威胁、恐吓了吗？
其实，最让知识产权行业关注的，可能是这个问题：倘若获得权利的历史过程存在问题，但权利本身是有效的，名义上的权利人是否会因为正常行权而构成刑事犯罪，例如，敲诈勒索。
笔者不敢就上述问题给出轻率的回答。但笔者另外编了一个案例，供对照参详：
甲想开出租车谋利，但是没有车。于是他通过恶意实施诈骗骗得了一辆可用作出租车的车辆，但因为其车的来源本身存在问题，随后办理作为车辆产权证明的行驶本时存在弄虚作假，但最终取得了行驶本，并办理了其他所需证照。然后，甲开始开出租车谋利。乙乘坐了甲的出租车，但拒绝支付合理的车费。于是甲向乙施压：甲以强硬态度向乙表明，如果乙不支付车费，甲誓将纠缠不放，还要到乙的单位和社区向乙的领导、同事、邻居就乙不付车费的行为广做负面宣传，并将向法院起诉要求乙支付车费；如若乙支付车费，甲将不从事上述行为。乙感觉受到心理强制。
甲向乙收取正常费用的谋利行为是否具有非法占有乙之钱财的目的？
甲在乙拒绝支付正常费用后，要以纠缠、负面宣传、起诉的方式施压是否构成威胁、恐吓？是否具有敲诈勒索的性质？
甲意图以放弃纠缠、放弃负面宣传、放弃起诉来从乙那里兑换相当于车费金额的钱财，是否属于勒索行为？是否具有明显的非法占有之目的？
在乙的坚决拒绝下，甲向法院提起诉讼，要求乙支付车费，在提交给法院的证据中包括行驶本。此外，甲就乙的行为进行了如实的负面宣传。之后，甲私下向乙传递信息，使乙明白只有乙不情愿地支付等值于车费的现金才能买到甲撤回诉讼、停止负面宣传，甲之行为是否属于勒索？是否具有明显的非法占有之目的？
乘车人乙恰是甲诈骗的受害者，也就是车的原主人。此种情形下，甲的行为是否具有敲诈勒索的性质？
乙反过来对甲说，他知道甲的车来路有问题，如果甲坚持要求他付车费，就向公安举报甲之车辆来源的问题。这种情况下，谁的行为具有敲诈勒索的性质？
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