可深了丨思路：规避专利侵权风险的运行模式设计

企业运行模式的设计是综合防范风险、实现利益最大化的顶层设计。专利侵权风险是其中的重要方面。技术角度的专利侵权规避设计仅为模式规避设计之下的一个子维度。

企业运行模式的设计牵涉因素极为广泛，涉及诸多商业利益和商业风险的权衡。知识产权、专利相关的风险是诸多商业风险中较为重要的一种。因而，运行模式的设计应在企业知识产权部门充分、有效配合之下完成，技术部门也应从知识产权、专利相关角度提供有效支持。此外，还应引入必要的外部专业支持，以确保相关风险分析的准确度。

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基本原则和思路

企业对专利侵权的认定及相应责任有系统性了解之后，结合对商业运行模式和技术的了解，针对准备实施的商业方案，即可水到渠成地完成规避风险的运行模式、商业方案设计，其中应涵盖产品技术设计方面的配合。

企业还应对商业方案所涉及之国家的法律环境、商业环境做出摸底调查，即尽职调查。所设计的商业方案及运行模式应当合法合规，不触犯刑律是必须坚守的原则底限。

在涉及专利的民事责任方面，应尽可能依照以下原则行事：

1. 通过优化商业方案的运行方式、取得专利许可等手段，尽可能规避侵权；

2. 侵权风险难以评估、难以完全规避的，尽可能通过优化商业运行方式等手段，减小侵权可能性，使侵权的可能范围和程度减轻，相应减轻侵权责任；

3. 通过改进设计提升保密性、防护性。

通过运行模式设计实现风险规避的典型思路有：

• 有效控制上游风险；

• 充分利用法定的侵权限制和例外；

• 充分利用权利用尽、默认许可规则；

• 优先规避传统直接式侵权，也规避保密性、防护性较为薄弱的过于简单的间接式直接侵权或间接侵权；

• 对于风险不确定性较高的部分，尤其加强保密性、防护性设计；

• 运行模式之优化设计中应充分融合技术规避设计手段。

以上思路应结合具体场景融合性、系统性运用，以达成最佳效果。

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典型手段

上游控制

关于有效控制上游风险，因为专利侵权风险有向下游传导的特性，在产品专利上尤其明显。例如，当某一零件为侵权产品时，使用该零件的设备以及使用该设备的系统均构成侵权产品。企业应对上游供应商，包括产品、服务、技术等供应商采取必要风险控制手段，由供应商提供可靠的知识产权担保等等。其中，可靠的担保包含对可靠偿付能力的要求。对引入的侵权风险应做摸底，以为后续的规避设计提供基础。

防范上游掩盖

具备一定条件时，尤其在支持间接式直接侵权之指导或控制原则发挥作用的情形下，侵权责任有向上游传导的特性。利用这些原理，一些行为人本来处于上游，对下游的侵权行为实施指导或控制，应承担侵权责任，却通过巧妙商业设置，对指导或控制行为加以掩盖，使自己显得与侵权行为无关，或将自己伪装成表面上的下游，而使实际的下游成了表面上的上游，成为了侵权的责任人。

应注意，所述侵权责任不仅限于专利侵权责任，其他诸多与设计相关的民事责任，例如，技术设计安全性的责任，也适用于这种情形。

比较常见的实例是，某行为人向企业定制某产品，要求企业按特定标准或设计来提供。则，行为人实际上实施了控制行为，要求企业按其确定的技术方案提供产品。而依照双方定立的合同及往来商务材料，只能认定企业向行为人提供了产品这一情节，而无法认定企业生产产品的技术方案、技术要求等均来自行为人，不能证明行为人对企业的产品的技术方案实施了控制，即，行为人指导或控制的行为被掩盖掉了。

相应，行为人原本是企业技术方案的提供者，是企业生产的上游，倘若产品因此侵权，行为人应构成间接式直接侵权，企业可以要求行为人承担侵权责任。但若行为人成功掩盖掉了指导或控制行为，就逃避掉了侵权责任：行为人掩盖了作为上游的行为，将定制加工掩饰成了产品采购。企业从业务承揽变成了产品销售，企业自己变成了应当承担责任的上游。

因而，企业规避、防范侵权风险时，应注意对技术来源加以严格控制，制度性地存档存证，尤其警惕，例如，他方将定制变身为采购的行为。

业务流程优化

例如，美国Akamai Technologies v. Limelight Networks中，Limelight实施了业务流程优化设计，对传统直接侵权模式形成了有效规避，即规避了独自直接完整实施。尽管最终未能完全规避侵权风险，但这一业务流程设计使保密性、防护性有所提升。这一业务流程优化设计是在技术规避设计的融合性支持下取得的。

原告Akamai Technologies在网络内容传送领域拥有美国专利US6,108,703（703专利）。该专利所保护的技术方案实现了在分布于各地的众多服务器中为用户迅速查找最近的网页并获取所需数据，从而提高了传送速度。703专利所保护的技术方案中包括用于内容识别的“标记”（tagging）步骤。被告Limelight Networks在提供网络内容传送服务时，除了未执行“标记”步骤，执行了703专利所保护的方法技术方案中所有其他步骤。“标记”步骤是由用户执行的，而被告给出了实施“标记”步骤的技术帮助和必要指示。原告2006年提起诉讼，2016年方尘埃落定。10年间，该案历经美国各级法院8次审理，给出了8个主要判决或裁定。2014年，联邦巡回上诉法院依照美国最高法院的意见（No.12-786），以直接侵权解决分离式侵权的思路，确立了分离式侵权之下直接侵权成立的判定标准，最终判定被告直接侵权成立。

业务流程优化设计中，应将“对于不可避免地存在侵权风险的部分，以最小的范围剥离出来”作为重要努力方向，以“使侵权的可能范围和程度减轻，相应减轻侵权责任”。当构成侵权实施的独立产品或行为因为涉及范围小而经济价值低时，侵权损害和赔偿责任均较小。

多实体结构优化

与业务流程优化相配合，设计多个各自独立担责的法人实体，例如，多个公司参与的业务流程，以更为有效的控制和切割风险。这是诸多公司普遍使用的商业风险、财务风险控制策略。而专利侵权风险等知识产权风险属于在设计多实体结构时，应当统筹考虑的重要商业风险之一。

应特别注意，如前述及，当企业行为构成专利侵权时，其相关侵权行为所涉及之商标的权利人也可能被判定承担侵权责任。因而，在多实体结构下，规划商标资产持有者时，应注意此种风险。

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国际化运营

当企业在国际化背景下运营，哪怕涉外方面较为简单，也能够使规避风险的运行模式设计在各各维度均带来极为复杂的变化，一方面加大了挑战，一方面加大了腾挪空间。

在国际化背景下，须充分掌握各国相关专利布局的情况及法律和商业环境的情况。因为竞争对手同一件专利，可能在这个国家有布局，而在另一个国家没有，将造成这一局面：相同的行为在一个国家可能构成侵权，而在另一个国家就不会构成侵权。再加上各国法律和商业环境的差别，使即使构成侵权的相同行为，在不同国家受容忍的程度、处罚力度、赔偿责任也常有较大差别。

因为专利权的地域性，即受限于一国司法管辖权，导致这种情形：尽管同一件专利在两国均有有效权利，但倘若将完整实施行为在两个国家间做拆分，导致在任一国内均没有完整实施，从而在两国均不产生侵权。

另外，国际化运营在维权执法方面造成了一些问题。当侵权行为和后果发生在一囯，而行为人、责任人却在另一国时，即使一些国家针对一些情形设计了域外长臂管辖，但跨境司法保护从举证到执行等各个环节均存在诸多现实困难，收效较为有限。

针对跨境维权的复杂情况，优化多实体结构以实现商业风险控制时，引入国际化布局，相应会产生诸多复杂效果。这些策略对控制和切割知识产权、专利侵权风险也同样造成很大影响。如前述及，当企业行为构成专利侵权时，其相关侵权行为所涉及之商标的权利人也可能被判定承担侵权责任。因而，倘若商标由离岸公司持有则会使情况复杂化。

综上，从上游采购到商业实现的下游末端，在国际化背景下，存在极大的优化设计空间。而且，当下游主要目标国不同时，可能对于上游需要有针对性地做出不同的适应性设计。例如，对于同一型号的电子产品，分别以中国、印度、美国为目标市场，因专利布局和市场环境的国家差异，为规避专利侵权，需要以不同的价格购买不同的专利许可；上游主要元件，例如芯片，以不同的价格从不同的渠道购买。因为不同渠道的元件已经包含的专利许可也不同。由此，避免为购买不必要的专利许可付出过多成本，例如，销往印度的产品可以仅包含印度专利许可而不必包含美国专利许可。

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结语

企业运行模式的设计是综合防范风险、实现利益最大化的顶层设计。专利侵权风险是其中的重要方面。技术角度的专利侵权规避设计仅为模式规避设计之下的一个子维度。模式规避设计牵涉诸多商业利益和风险的平衡，极具挑战性。成功的模式设计需要设计者对专利法律、相关技术、产业和商业运营均有深入了解。如此方能在可控的风险下实现最大利益。

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