国知局也能败诉？公知常识裁判案例带来的启示

常见的行政纠纷案件原告都是申请人、权利人、利害关系人等第三人，国家知识产权局（以下简称：国知局）作为原告的纠纷案件你见过吗？

笔者学习最高人民法院知识产权法庭（以下简称：最高法）的“案例分析”时，看到《公知常识性证据的认定——（2020）最高法知行终35号》案例分享中涉案专利的公开过往，觉得挺有意思，一起跟大家分享。

涉案专利是由江苏靶标生物医药研究所有限公司（以下简称：靶标公司）、常州南京大学高新技术研究院（以下简称：南大研究院）于2011年7月6日申请的主题名称为《一种肿瘤靶向性肿瘤坏死因子相关凋亡配体变体及其应用》，申请号为CN201110187700.2。针对这一专利的法律事件如下：

时间	事件
2011年7月6日	专利申请受理
2011年10月25日	补正通知书
2012年3月16日	视为撤回通知书
2012年5月25日	恢复权利请求审批通知
2013年8月12日	第一次审查意见通知书
2015年1月29日	国知局发出驳回通知书，不具备创造性
2015年5月13日	复审请求日，此前修改权利要求书
2016年11月25日	复审决定，维持驳回
2017年3月30日	北京知识产权法院立案 （2017）京73行初2193号
2019年10月17日	北京知识产权法院作出行政判决，认为“直接将《肿瘤研究前沿》第8卷作为公知常识证据使用，存在错误”
2020年1月13日	最高法立案 （2020）最高法知行终35号
2020年8月13日	终审判决，驳回上述，维持原判，认为“《肿瘤研究前沿》第8卷尚不足以认定属于公知常识”

关于这件专利，除了最高法跟大家分享的“公知常识”，笔者还想跟大家分享一些其他的信息。

1

补正超期视撤

看看后面的各种纠纷就可以看出这件专利申请对申请人有多么重要，那么，问题来了，代理人和申请人是有多不上心才能导致补正超期呢？各位看官在挑选代理机构的时候一定要擦亮眼睛，千万不要图便宜而错过一些重要的信息和回复节点，否则，闹心不说，恢复某些权利请求也是需要缴费的，别最后落得“钱财两空”。

2

非中国大陆地区授权

在北京知识产权法院受理过程中，靶标公司、南大研究院除了提出一些存在创造性的证据外，还指出“本案在欧洲和日本已获得授权”。但是，我们并未在北京知识产权法院做出的判决书中找到关于这一点的陈述，可见在其他非中国大陆地区的授权不能作为在中国大陆地区授权的依据，毕竟各个国家或地区的专利制度不完全一样，专利审查员的认知和观点也不完全一样。

但是，这件专利在美国的同族专利（US13503771）现在处于失效状态，查询这件专利审查历史可知，美国专利商标局也曾对US13503771发出过驳回申请，可见该技术大概率存在创造性的问题。现阶段在Incopat数据库中显示，CN201110187700.2的案件状态为“合议组审查”，笔者推测，该专利的授权前景堪忧，申请人辛辛苦苦的研发成果与长达5年的专利纠纷估计仍不能以申请人想要的授权为阶段性的成果。

从中国、美国专利的驳回来看，如果有竞争者要挑战欧洲或日本的授权专利，这两件专利被无效的概率仍然较大，真为申请人担忧。

3

公知常识

在驳回复审阶段，国家知识产权局于2016年8月29日作出的《复审通知书》第3页第16行载明：“参见公知常识性证据1：《肿瘤研究前沿》，第8卷，第四军医大学出版社，公开日：2008年12月，第310页最后一段到第311页第一段、第314页。”即引入“《肿瘤研究前沿》第8卷”作为公知常识，此即后续北京知识产权法院受理的对象及国知局上诉原因中涉及的主要对象。

在此，我们也一同学习一下最高院对于公知常识的裁判意见，详细内容参见：http://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1447.html。（长按链接全选“搜一搜”或复制链接粘贴至浏览器打开）

最高法二审认为：

3-1

关于公知常识及其证明方法

首先，相关技术领域公知常识的认定，直接决定了该领域普通技术人员所应具备的技术知识和认知能力，进而对创造性判断具有重要影响。因此，对于公知常识的认定应该以确凿无疑为标准，应该有充分的证据或者理由支持，不应过于随意化。

一般而言，对于相关技术知识是否属于公知常识，原则上可以通过技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据加以证明；在难以通过技术词典、技术手册、教科书等公知常识性证据予以证明的情况下，也可以通过所属领域的多份非公知常识性证据例如多篇专利文献、期刊杂志等相互印证以充分证明该技术知识属于公知常识，但这种证明方式应遵循更严格的证明标准。

其次，公知常识性证据是指技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献。如无相反证据，技术词典、技术手册、教科书记载的技术知识可以推定为公知常识。对于技术词典、技术手册、教科书之外的文献，判断其是否属于记载本领域基本技术知识的公知常识性证据，则需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等具体认定。

3-2

关于涉案《肿瘤研究前沿》第8卷

是否属于公知常识性证据的具体判断

首先，从载体形式看，《肿瘤研究前沿》第8卷属于图书。《肿瘤研究前沿》第8卷的图书在版编目（CIP）显示其书号为ISBN978-7-81086-559-3，ISBN是国际标准书号的代称，在我国已使用多年，故应当认定《肿瘤研究前沿》第8卷属于图书。一审判决认定其属于期刊杂志，有失准确，予以纠正。

其次，从内容及其特点看，《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书，却并不属于一般性教科书。该书序言指出，其尽力以最通俗的语言将目前世界上肿瘤研究的最新进展介绍给同行及相关研究人员，具有专著、综述、述评、科普读物等诸种文献的特点，以包容性、先进性、焦点争论为特色。这表明，该书旨在介绍世界肿瘤研究的最新进展，并非讲述肿瘤研究领域一般性技术知识，不属于通常意义上的教科书。

最后，从受众、传播范围方面看，亦难以认定《肿瘤研究前沿》第8卷属于教科书。该书版权页“内容简介”记载，“本书可作为相关专业研究人员的参考用书，也可供高校、医院的相关人员阅读使用”，同样表明其并非通常意义上的教科书，而是专业研究人员的参考用书。

此外，本案并未有其他证据表明，该书在相关领域已经成为研究人员的普遍参考用书。综合上述因素，可以认定《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书，但并非通常意义上的教科书，尚不足以认定属于公知常识性证据。

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由此，这件关于“一种肿瘤靶向性肿瘤坏死因子相关凋亡配体变体及其应用”的案件了结，国知局也在这场博弈中败诉，但是，申请人的这件涉案专利能不能在经过如此的纠纷后得到授权，笔者将持续关注。

参考文献：

[1]最高人民法院知识产权法庭.公知常识性证据的认定. http://enipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-1447.html. 2021-08-16

*以上信息均为笔者从公开渠道获取，有误解之处，还请批评指正。

作者简介：胡英慧，集慧智佳产业研究中心咨询师。

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