优先权文件司法确权后，PCT登记申请人应如何处理？
2022年6月22日，最高人民法院针对一件2016年1月21日申请的PCT申请PCT/CN2016/071553（一种自动胶囊面包机）做出终审判决：维持原判，上诉人违反诚信原则，未履行善良管理人义务，依法赔偿被上述人5万元。
该案案情如何及从中的启示见下文。
（1）基本案情
涉案PCT申请的中国优先权专利发明人张中华原系漳州灿坤实业有限公司（以下简称灿坤公司）技术人员，其于2015年3月10日自灿坤公司离职后入职辉胜达公司，2016年1月12日以辉胜达公司为专利权人申请了涉案优先权专利，2016年1月21日以该专利为优先权提交了涉案PCT申请，国际检索单位（中国国家知识产权局）经检索于2016年9月21日出具书面意见认为涉案PCT申请全部权利要求（权利要求1-8）不具有创造性。2016年11月10日，辉胜达公司申请清算备案登记，并于2017年5月26日完成注销，清算组成员为其时的股东古必文、周志荣。
2017年1月12日，灿坤公司起诉主张涉案优先权专利归其所有，广州知识产权法院作出（2017）粤73民初226号判决，认定涉案优先权专利CN205458201U归灿坤公司，该判决于2017年11月16日生效，古必文、周志荣此后未对涉案PCT申请作出任何处理。2017年12月8日，灿坤公司就涉案PCT申请权属提起诉讼，案件审理期间，涉案PCT申请进入国家阶段的期限届满，各方当事人在此过程中均未采取任何措施。2018年9月13日，广州知识产权法院作出（2017）粤73民初4546号判决，认定涉案PCT申请归灿坤公司。至此，涉案PCT申请登记的申请人为辉胜达公司，实际权利人为灿坤公司。
基于以上事实，灿坤公司向一审法院提起诉讼，请求古必文、周志荣、张中华连带承担因其未履行义务致使涉案PCT申请权利终止造成灿坤公司的经济损失100万元。一审法院酌情判令古必文、周志荣赔偿灿坤公司利益受损及维权支出共计50000元。之后，古必文、周志荣向最高人民法院提起上诉，最终判决驳回上诉，维持原判。
（2）案件启示
A. 国际阶段检索报告显示没有创造性，但并不意味着一定不能进入具体的国家或地区
2016年9月7日，国际检索单位（国家知识产权局）完成的《国际检索报告》中，检索到两项类型的“Y”相关文件（特别相关的文件，当该文件与另一篇或者多篇该类文件结合并且这种结合对于本领域技术人员显而易见时，要求保护的发明不具有创造性）。2016年9月21日，国际检索单位出具的《国际检索单位书面意见》中指出：权利要求1-8具有新颖性，不具有创造性。
但是，每个国家或地区对创造性的评价高度并不完全一样，是否能够进入到其他国家或地区并获得授权，还需经过他国或地区的实质性审查。因此，当提交PCT申请后，收到的《国际检索报告》中出现“Y”相关文件时，还需结合技术的实际情况和拟定市场的法律环境确定是否进入特定的国家或地区，不要仅仅因为有“Y”相关文件即放弃进入特定国家或地区的机会。
作为登记申请人，如发生司法案件，还需尽到善良管理人义务，及时提醒潜在的权利人行使其权利，以免造成更多的损失。
B. 中国专利被司法确权，关注存在同族关系的其他专利是否需要一并转让
涉案PCT申请PCT/CN2016/071553及其优先权专利CN205458201U，最初的申请人均为辉胜达公司。在辉胜达公司注销前，法院的一审判决已认定CN205458201U归灿坤公司所有。《判决书》中指出“古必文、周志荣作为辉胜达公司的股东及清算组成员，即便以法院判决未生效为由，不将涉案PCT申请的申请人由辉胜达公司变更为灿坤公司，至少应将涉案PCT申请信息通知灿坤公司以便得到及时、妥善处理。古必文、周志荣对此未采取任何措施，主观上存有过错。”由此可以看出，当同族中有一件专利因为司法确权给予非登记申请人时，建议登记申请人对确权后的权利人明确表示其是否放弃其他同族专利的受让权利。当然，确权后的权利人亦需对同族专利的相关权利予以确认，以免造成不必要的损失。
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作者简介：胡英慧，集慧智佳生物健康事业部咨询师。
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