知产燃藜|两家稻香村商标“撞衫”，究竟孰是孰非？
北京市高级人民法院
行政判决书
(2014)高行终字第1103号
上诉人(原审原告)苏州稻香村食品工业有限公司，住XXXX。
法定代表人沈根富，董事长。
委托代理人马翔，北京天驰洪范律师事务所律师。
委托代理人刘艳峰，北京天驰洪范律师事务所律师。
被上诉人(原审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会，住XXXX。
法定代表人何训班，主任。
委托代理人马君丽，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
委托代理人叶宏，国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。
原审第三人北京稻香村食品有限责任公司，住XXXX。
法定代表人毕国才，董事长兼总经理。
委托代理人董永森，北京市正见永申律师事务所律师。
委托代理人王寒梅，北京市正见永申律师事务所律师。
上诉人苏州稻香村食品工业有限公司(简称苏州稻香村公司)因商标异议复审行政纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院(2013)一中知行初字第3701号行政判决，向本院提起上诉。本院2014年3月10日受理本案后，依法组成合议庭，并于2014年4月29日公开开庭进行了审理。上诉人苏州稻香村公司的委托代理人马翔、刘艳峰、被上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)的委托代理人马君丽、叶宏，原审第三人北京稻香村食品有限责任公司(简称北京稻香村公司)的委托代理人董永森、王寒梅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
·北京市第一中级人民法院查明：
1996年1月5日，北京稻香村食品集团提出第1011610号“稻香村”商标(简称引证商标一，见下图)的注册申请，并于1997年5月21日获准注册，核定使用商品为第30类的馅饼、烘馅饼(意大利式)、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭。1996年12月6日，北京稻香村食品集团提出第1133932号“稻香村”商标(简称引证商标二，与引证商标一标识相同，见下图)的注册申请，并于1997年12月7日获准注册，核定使用服务为第35类的推销(替他人)。2006年7月31日经商标局核准，上述两引证商标注册人名义变更为北京稻香村公司。
·引证商标一
·引证商标二
2006年7月18日，苏州稻香村公司提出第5485873号“稻香村及图”商标(简称被异议商标，见下图)的注册申请，指定使用商品为第30类的糖果、饼干、面包、糕点、年糕、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品。国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)经审查对被异议商标予以初步审定公告。
·被异议商标
2009年7月2日，北京稻香村公司对被异议商标向商标局提出异议申请。商标局裁定北京稻香村公司所提异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。北京稻香村公司不服，向商标评审委员会申请复审。
2013年4月2日，商标评审委员会作出商评字[2013]第9277号《 关于第5485873号“稻香村及图”商标异议复审裁定书》(简称第9277号裁定)，以被异议商标与引证商标一构成《商标法》(简称《商标法》)第二十八条规定的类似商品上的近似商标为由，对被异议商标不予核准注册。
苏州稻香村公司不服第9277号裁定，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
·北京市第一中级人民法院认为：
关于被异议商标与引证商标一是否构成同一种或者类似商品上的相同或者近似商标。
首先，被异议商标中的扇形边框，相关公众在识别时更多地会将其视为一种装饰，识别的作用极为有限，因此，被异议商标的主要识别部分为中文“稻香村”，与引证商标一相比，其文字构成、读音、含义完全相同，仅在字体上存在细微差别，故属于近似商标。
其次，被异议商标指定使用的饼干、面包、糕点商品与引证商标一核定使用的馅饼、元宵等商品虽然在制作方法、工艺上存在一定区别，但随着社会发展和生活水平的提高，在现代生活中，上述商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面基本相同，属于类似商品。
最后，对是否构成类似商品的具体判断标准并非是一成不变的，而是应当是随着社会发展、相关消费市场的逐渐演变、生活水平的提高而不断变化、调整，故在此前的裁定和判决中确立的评判标准和结论并不能对在后的案件产生必然的影响。
因此，尽管北京稻香村食品集团于1996年1月5日申请注册并核定使用在第30类粽子、元宵等商品上的引证商标一，与保定市稻香村食品厂在先获准注册的核定使用在第30类饼干商品上的第184905号商标以及核定使用在第30类果子面包、糕点商品上的第352997号商标的主要识别部分均为中文“稻香村”，且经审查获得注册，即在对引证商标一进行审查时，并未将粽子、元宵与饼干、面包、糕点认定为类似商品，但这主要是由于当时的物质条件、商品种类、商品供应等不及当前，人们对上述商品的需求、选择还较多受生活水平、传统节日的影响等，故引证商标一的获准注册并不能对本案中其与被异议商标是否构成类似商品上近似商标的判断产生必然影响。
综上，被异议商标与引证商标一已经构成使用在类似商品上的近似商标。
关于被异议商标是否应当核准注册。
首先，根据现有证据，商务部于2004年给苏州稻香村食品厂颁发证书，认定苏州稻香村食品厂(注册商标“禾”)为中华老字号，但是，这里涉及的商标为“禾”，并非“稻香村”商标。换言之，苏州稻香村食品厂获得中华老字号是基于其生产、销售的使用“禾”商标的相关商品，与本案中被异议商标、第184905号商标以及第352997号商标无关，“稻香村”是作为其字号或商号使用的。
其次，商务部于2006年4月10日发布实施的商改发〔2006〕171号《“中华老字号”认定规范(试行)》中关于中华老字号的定义是：历史悠久，拥有世代传承的产品、技艺或服务，具有鲜明的中华民族传统文化背景和深厚的文化底蕴，取得社会广泛认同，形成良好信誉的品牌。
认定条件为：
⑴拥有商标所有权或使用权。
⑵品牌创立于1956年(含)以前。
⑶传承独特的产品、技艺或服务。
⑷有传承中华民族优秀传统的企业文化。
⑸具有中华民族特色和鲜明的地域文化特征，具有历史价值和文化价值。
⑹具有良好信誉，得到广泛的社会认同和赞誉。
⑺国内资本及港澳台地区资本相对控股，经营状况良好，且具有较强的可持续发展能力。
参照上述规定，中华老字号注重的是其悠久历史和技艺、服务的传承，苏州稻香村公司成立于2004年，至其提起本案诉讼时，成立尚不足十年。而且，至今为止，苏州稻香村食品厂仍然存续并在进行实际经营，在此情况下，苏州稻香村公司仅以其与苏州稻香村食品厂存在投资等关联关系即主张其能够实际承继作为中华老字号的苏州稻香村食品厂的产品声誉和商业信誉，说服力显然不足。至于苏州稻香村公司成立之后所获得的荣誉，是由其自身经营所得，但这些荣誉也不能当然地作为其获得了等同于中华老字号美誉度的依据，不能将两者混同。
苏州稻香村公司主张，其拥有1980年代即已获准注册的第184905号和第352997号“稻香村DXC及图”商标(见下图)的专用权，其申请注册被异议商标有在先权利依据。但是，自2000年3月第184905号商标和第352997号商标被申请转让至保定市稻香村食品工业总公司名下开始，至2004年11月29日由商标局核准上述两商标转让至苏州稻香村公司名下止，在四年多的时间里，两件商标已经经历了三次转让。显然，在2004年11月29日受让上述两商标之前，苏州稻香村公司不可能通过其使用或自身经营提升两商标的知名度或者由其作为权利人对两商标的专用权予以保护。商标的生命在于使用，其价值在于基于使用获得的美誉。很难想像在四年多时间里一直处于不稳定状态的商标能够通过专用权人的使用维持或者提高其知名度。第184905号商标和第352997号商标的原商标专用权人保定市稻香村食品厂的“稻香村”商标被评为1995年河北省著名商标，除此之外，直至2004年苏州稻香村公司成立并受让第184905号商标和第352997号商标之后，由苏州稻香村公司生产的“稻香村”品牌的月饼、糕点类商品才再次获得荣誉，这与前述认定也能相互印证。
第184905号商标
第352997号商标
1993年10月，北京稻香村南味食品店被原国内贸易部认证为中华老字号；2006年，商务部给北京稻香村公司颁发证书，认定北京稻香村公司(注册商标“稻香村”)为中华老字号；1998年北京稻香村公司在糕点、饼干等商品上的“稻香村”商标荣获第三届北京市著名商标称号；2002年北京稻香村公司在糕点、饼干等商品上的“稻香村”商标荣获2001年度北京市著名商标称号。2004年，被中国焙烤食品糖制品工业协会授予全国焙烤食品糖制品行业先进企业荣誉称号。
通过上述事实可以看出，在苏州稻香村公司申请被异议商标前，北京稻香村公司通过在糕点、饼干商品上对“稻香村”商标的实际使用，已经获得了多项荣誉，获得了消费者的认可，确立了自己的市场范围。
北京稻香村公司成立后，其便一直将全国人民代表大会原副委员长胡厥文题写的“稻香村”作为其字号及商标进行宣传使用，主要经营糕点、面包的等商品。对此，保定市稻香村食品厂理应知晓，而在保定市稻香村食品厂获准注册第184905号商标和第352997号商标后，因种种原因，其并未就北京稻香村公司的使用行为主张权利。在此情况下，事实上形成了苏州稻香村食品厂、保定市稻香村食品厂、北京稻香村公司前身三家共存，各自使用“稻香村”商标或者字号的局面。而在此之后，第184905号商标和第352997号商标转让至苏州稻香村公司，苏州稻香村公司也未就北京稻香村公司使用“稻香村”商标提出异议，使三家各自使用“稻香村”字号或商标的局面延续下来。应当看到，上述局面的形成，并非一朝一夕，而是与南味糕点技艺的流传、发展，以及当时的社会状况直至法律意识的实现等等因素密切相关。如果简单的以现在的法律视角去审视当时的行为并得出结论，既脱离也不符合公平原则。
2003年和2008年，河北保定新亚食品有限公司(简称保定新亚公司)、苏州稻香村公司曾分别与北京稻香村食品集团签订商标使用许可合同，分别许可北京稻香村食品集团和北京稻香村公司使用第352997号商标。但是依据现有证据，没有证据证明北京稻香村食品集团或北京稻香村公司实际使用了第352997号商标，换言之，没有证据表明第352997号商标与北京稻香村公司存在某种关联关系，这一方面佐证了苏州、保定、北京三家名为“稻香村”的企业各自使用“稻香村”商标或者字号的客观事实，另一方面也说明了北京稻香村公司在其相关消费群体及市场中没有将北京稻香村公司使用的胡厥文题写的“稻香村”与保定新亚公司或苏州稻香村公司的第352997号“稻香村”商标混用，继而维系了各自市场格局比较清晰的局面。
通过上述分析以及查明的事实可以看出，第184905号商标和第352997号商标的申请、注册较早，并通过使用取得了知名度。同时，还应当注意到，在苏州稻香村公司成立之后，在生产经营过程中也获得了荣誉，拥有了自身市场，特别是在其受让第184905号商标和第352997号商标之后，通过扩大生产、提高质量使其受让的“稻香村”商标的知名度有了进一步的提升。但也应当看到，北京稻香村公司经过长期、大量使用，客观上已经形成了苏州稻香村公司和北京稻香村公司不同表现形式的“稻香村”商标各自拥有消费群体及市场认知的格局，这种经长期使用而形成的市场划分及稳定的市场秩序应当得到尊重和保护。故商标评审委员会在第9277号裁定中的相关认定是符合事实的、客观的，应予支持。
根据以上分析，首先，被异议商标由于文字表现形式与受让取得的第184905号和第352997号商标在表现形式上有较大差异，而与北京稻香村公司长期使用并有较高知名度的商标更为接近，被异议商标与引证商标一已经构成使用在类似商品上的近似商标，落入了引证商标一的禁用范围；其次，客观上已经形成了苏州稻香村公司和北京稻香村公司不同表现形式的“稻香村”商标各自拥有消费群体及市场认知的格局，若被异议商标与引证商标在上述类似商品上并存，易使消费者对商品来源产生混淆误认。如允许被异议商标注册，将打破业已形成的市场秩序，增加市场及相关公众混淆的可能性，不利于各自企业的正常发展、公平竞争以及保护相关公众的利益。故商标评审委员会裁定被异议商标不予核准注册是适当的，应予支持。
综上，北京市第一中级人民法院依照《行政诉讼法》第五十四条第(一)项之规定，判决：维持商标评审委员会作出的第9277号裁定。
苏州稻香村公司不服原审判决，向本院提起上诉，请求撤销原审判决和商标评审委员会第9277号裁定。
·其主要上诉理由是：
1、商标评审委员会和原审法院在证据审查和采信上明显不公，采信了北京稻香村公司几乎所有证据，但对苏州稻香村公司提供的证据并未评述，未能查清两公司使用“稻香村”的客观事实。
2、本案应当将被异议商标与引证商标一进行对比，在对比时应当考虑相关商标的实际使用情况、显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆误认为标准，对商标整体进行判断，商标评审委员会和原审法院所作判断有误。超出引证商标一核定使用商品范围的，不是对引证商标一的使用，不应作为与被异议商标进行对比的对象。在苏州稻香村公司第184905号商标和第352997号商标作为基础注册商标有效存续且有较高知名度的情况下，原审判决认定北京稻香村公司对超出引证商标一核定使用范围而在“糕点、月饼”商品上使用的“稻香村”享有在先权益是错误的，也违反了最高人民法院在生效裁判中确立的审判标准。经过使用，苏州稻香村公司的基础注册商标与北京稻香村公司的引证商标一已经在客观上使消费者能够区分。基于苏州稻香村公司上述基础注册商标注册及使用的事实，本案在考虑被异议商标是否应准予注册的问题时应当以第184905号商标的申请日，即1982年4月2日为准，而不应当以被异议商标的申请日2006年7月18日为准。商标评审委员会和原审法院没有考虑被异议商标是上述基础注册商标的延续，以致在认定被异议商标与引证商标一是否存在混淆可能性、被异议商标是否应予注册问题上存在错误判断。
3、苏州稻香村公司与苏州稻香村食品厂存在法律和事实上的承继关系，原审判决认定两者仅存在投资关联关系属于认定事实不清。
4、商标评审委员会遗漏了保定新亚公司、苏州稻香村公司将第352997号商标长期许可给北京稻香村公司使用的事实，原审法院对商标许可以及第184905号商标和第352997号商标转让的法律后果和客观事实的认定存在错误。因许可使用产生的商标声誉应归许可人苏州稻香村公司，原审判决却错误认定由于使用导致各方共存。
5、原审法院以社会发展、消费群体变化等理由认定被异议商标及其基础注册商标指定使用的“糕点”与引证商标一核定使用的“粽子”等商品构成类似商品，缺乏依据，也与客观事实不符。
商标评审委员会和北京稻香村公司服从原审判决。
经审理查明：苏州大学出版社出版的《苏州词典》第644页记载，稻香村茶食糖果店位于观前街，相传始创于清乾隆间(1737～1795)。前店后厂，供应自制苏式茶食、糖果、野味、炒货。其传统特色产品有冰雪酥、绿豆糕、月饼、鲜肉饺、酒酿饼等。关于稻香村茶食糖果店的起源，在《中国历史文化名城词典》、苏州文化丛书--《百年观前》等历史资料中也有类似的记载。
苏州稻香村食品厂成立于1980年12月，法定代表人是沈根富。商务部曾经给苏州稻香村食品厂颁发“中华老字号”证书，认定：苏州稻香村食品厂(注册商标“禾”)为中华老字号，证书编号为10021。
保定市稻香村食品厂于1982年4月2日提出第184905号“稻香村DXC及图”商标的注册申请，并于1983年7月5日获准注册，核定使用商品为第30类的饼干。保定市稻香村食品厂于1988年5月24日提出第352997号“稻香村DXC及图”商标的注册申请，并于1989年6月30日获准注册，核定使用商品为第30类的果子面包、糕点。2000年12月28日，第184905号商标和第352997号商标经核准转让给保定市稻香村食品工业总公司。2003年3月24日，上述两商标经核准转让给保定新亚公司。2004年11月14日，上述两商标经核准转让给苏州稻香村公司。
1996年1月，保定市稻香村食品厂的“稻香村”商标被评为1995年河北省著名商标。
2004年3月9日，苏州稻香村食品厂、保定新亚公司、北京新亚趣香食品有限公司(简称北京新亚公司)向苏州市平江区工商行政管理局提交拟联合投资兴建苏州稻香村公司的申请书，拟注册资金50万元，其中苏州稻香村食品厂投资20万元，保定新亚公司投资15万元，北京新亚公司投资15万元。2004年3月，苏州稻香村公司成立，法定代表人与苏州稻香村食品厂的法定代表人相同。2004年12月14日，苏州稻香村食品厂作为商标使用被许可人与苏州稻香村公司签订商标使用许可合同，苏州稻香村公司许可苏州稻香村食品厂在果子面包、糕点上使用第352997号商标，许可使用期限自2004年12月14日至2009年3与29日。2006年7月7日，苏州稻香村公司与苏州稻香村食品厂签订《关于双方合作经营协议》。该协议约定：苏州稻香村食品厂对外一切经营活动统一由苏州稻香村公司负责，苏州稻香村食品厂保留现在一切手续，停止一切单独经营活动和对外合作事项；苏州稻香村食品厂的现有档案、文件、资料单独保管，并指定该厂人员处理年检、换证等事务；苏州稻香村公司和苏州稻香村食品厂共同对后者的现有固定资产、低值易耗品进行普查、登记、造册、核价，纳入苏州稻香村公司无偿使用。因苏州税收采取属地管理，为方便操作，商店的一切经营活动由苏州稻香村公司负责，但对外工商、税务等仍以苏州稻香村食品厂为主体并出具商店独立的经营活动财务报表。2009年6月30日，双方续签了上述协议，有效期至2012年12月31日。
·2004年，苏州稻香村公司生产的“稻香村”牌烘焙系列产品获中国质量万里行质量信誉跟踪品牌；
·2007年5月，苏州稻香村公司获第八届全国焙烤技术比赛“顺南馅料杯”全国月饼技术比赛团体赛金奖；2007年8月，苏州稻香村公司获2007年年度月饼龙头企业、苏式月饼传承代表称号；
·2008年7月，苏州稻香村公司的苏式玫瑰月饼获2008年度国饼十佳称号；
·2008年8月，苏州稻香村公司的“稻香村月饼”获2008中国月饼文化节“金牌月饼”称号；
·2009年5月，苏州稻香村公司获第十届全国焙烤职业技能竞赛“栗利福馅料杯”全国月饼技术比赛团体赛金奖；
·2009年12月，苏州稻香村公司第352997号商标被认定为江苏省著名商标，有效期三年。
2006年7月18日，苏州稻香村公司提出被异议商标的注册申请，指定使用商品为第30类的糖果、饼干、面包、糕点、年糕、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品。
1895年(清光绪21年)，郭玉生在北京前门观音寺创建“稻香村南货店”，是京城生产经营南味食品的第一家店。此后，其在北京的经营规模逐步扩大。鲁迅在北京生活时，常前往购买食品，在《鲁迅日记》中对此有多次记载。
北京稻香村公司的前身为北京东城区稻香村南味食品店，于1983年登记成立，后于1984年变更为北京市稻香村南味食品店，自成立之初即从事糕点、面包的生产、经营；1994年组建为北京稻香村食品集团，2005年10月改制后成立北京稻香村公司，注册资本18800万元。北京稻香村公司成立后，便一直将胡厥文题写的“稻香村”作为其字号及商标进行宣传使用。
1996年1月5日，北京稻香村食品集团提出引证商标一的注册申请，并于1997年5月21日获准注册，核定使用商品为第30类的馅饼、烘馅饼(意大利式)、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭。1996年12月6日，北京稻香村食品集团提出引证商标二的注册申请，并于1997年12月7日获准注册，核定使用服务是第35类的推销(替他人)。2006年7月31日经商标局核准，上述两引证商标注册人名义变更为北京稻香村公司。另外，北京稻香村公司在第3、5、7、11、16、21、29、30、31、32、34、35、39、40、41、42、43等类似商品和服务上申请注册有“稻香村”、“北稻香”、“稻香村及图”等商标。
·1993年10月，北京稻香村南味食品店被原国内贸易部认证为中华老字号；之后，商务部也给北京稻香村公司颁发证书，认定：北京稻香村公司(注册商标“稻香村”)为中华老字号，证书编号为01002。
·1998年北京稻香村公司在糕点、饼干等商品上的“稻香村”商标荣获第三届北京市著名商标称号。2002年北京稻香村公司在糕点、饼干等商品上的“稻香村”商标荣获2001年度北京市著名商标称号。
·2004年，被中国焙烤食品糖制品工业协会授予全国焙烤食品糖制品行业先进企业荣誉称号。
·2005年9月6日，被中国焙烤食品糖制品工业协会评为“2005年全国月饼生产企业25强”；2005年北京稻香村公司在饺子、年糕、粽子、元宵等商品上的“稻香村”商标荣获2004年度北京市著名商标称号。
·2006年，北京稻香村公司生产的“稻香村中式糕点”产品被授予北京名牌产品；2006年9月，北京稻香村公司被授予2006中国月饼行业优秀企业。
·2008年北京稻香村公司在饺子、年糕、粽子、元宵上的引证商标一“稻香村”商标荣获2007年度(2007-2010年)北京市著名商标。
2003年3月1日，保定新亚公司与北京稻香村食品集团签订商标使用许可协议，约定保定新亚公司许可北京稻香村食品集团使用第352997号商标，许可使用期限为三年。2008年1月22日，苏州稻香村公司与北京稻香村公司签订商标使用许可合同，约定苏州稻香村公司将第352997号商标许可北京稻香村公司使用，许可使用期限为2008年1月1日至2008年12与31日。苏州稻香村公司主张，在许可协议约定的期限内，北京稻香村公司实际使用了第352997号商标，但并未提供支持该主张的相应证据。苏州稻香村公司还主张，正是由于上述许可协议的存在，北京稻香村公司使用其引证商标一才具有正当性。北京稻香村公司主张，虽然签订了上述许可使用协议，但其在许可期限内并未实际使用第352997号商标标志，仍然使用的是其引证商标一。
2009年7月2日，北京稻香村公司对被异议商标向商标局提出异议申请。商标局裁定北京稻香村公司所提异议理由不成立，被异议商标予以核准注册。北京稻香村公司不服，向商标评审委员会申请复审。
2013年4月2日，商标评审委员会作出第9277号裁定。该裁定认为：
·本案的焦点问题可归纳为：
一、被异议商标与引证商标一和引证商标二是否构成《商标法》第二十八条所指在同一种或类似商品上的近似商标之情形；
二、苏州稻香村公司申请注册被异议商标是否侵犯了北京稻香村公司的在先著作权，被异议商标的申请注册是否构成《商标法》第三十一条所指损害他人现有的在先权利之情形；
三、苏州稻香村公司申请注册被异议商标是否侵犯了北京稻香村公司的在先商号权，被异议商标的申请注册是否构成《商标法》第三十一条所指损害他人现有的在先权利之情形；
四、苏州稻香村公司申请注册被异议商标是否构成《商标法》第三十一条所指“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形；
五、在被异议商标申请注册日之前，北京稻香村公司在第30类糕点、饼干商品上在先使用的未注册商标“稻香村”是否构成驰名商标，被异议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第一款所指复制、摹仿他人未在中国注册的驰名商标之情形；
六、在被异议商标申请注册日之前，北京稻香村公司在第30类馅饼、元宵、粽子等商品上注册的引证商标一、在第35类推销(替他人)服务上注册的引证商标二是否构成驰名商标，被异议商标的申请注册是否构成《商标法》第十三条第二款所指复制、摹仿他人已在中国注册的驰名商标之情形。
关于焦点问题一。
被异议商标主要识读部分——中文“稻香村”与北京稻香村公司引证商标一、引证商标二的文字构成相同、字体亦极为相近，双方商标属于近似商标。被异议商标指定使用的饼干、面包、糕点商品与引证商标一核定使用的馅饼、元宵等商品在功能、用途、销售渠道、消费对象等方面关系密切，属于类似商品。双方商标若在上述类似商品上并存，易使消费者对商品来源产生混淆误认。苏州稻香村公司虽在饼干、糕点等商品上经受让在先取得第184905号和第352997号商标，但该商标由“稻香村”文字、“DXC”字母及图形外框组合而成，与本案被异议商标在表现形式上差异较大。本案尤其考虑到，北京稻香村公司虽未在糕点等商品上注册“稻香村”商标，但其表现形式的商标已经长期使用，并已在相关公众中享有较高知名度，客观上双方不同表现形式的稻香村标识已经各自长期使用形成了各自的消费群体及市场认知，该种经长期使用而形成的市场划分及稳定的市场秩序理应得到尊重和保护。被异议商标由于文字表现形式与北京稻香村公司长期使用并有较高知名度的商标更为接近，如允许其注册，将打破业已形成的市场秩序，增加市场及相关公众混淆的可能性，因此，苏州稻香村公司关于其享有在先权利的抗辩主张，商标评审委员会不予支持。被异议商标与北京稻香村公司引证商标一构成《商标法》第二十八条所指在类似商品上的近似商标。
被异议商标指定使用的饼干、面包、糕点商品与引证商标二核定使用的推销(替他人)服务在功能、用途等方面差异较大，未构成同一种或类似商品(服务)。故被异议商标与北京稻香村公司引证商标二未构成《商标法》第二十八条所指在同一种或类似商品(服务)上的近似商标。
关于焦点问题二。
北京稻香村公司称本案引证商标以及北京稻香村公司牌匾字号“稻香村”所用字样系1983年时任全国人大常委会副委员长的胡厥文专为北京稻香村公司所题，属于著作权法中的美术作品，北京稻香村公司对该美术作品享有在先著作权，苏州稻香村公司申请注册被异议商标侵犯其在先著作权。但是，北京稻香村公司在案未提交其对所述作品内容享有著作权的相关证明文件，故本案中难以认定苏州稻香村公司申请注册被异议商标的行为构成《商标法》第三十一条所指损害他人现有在先权利之情形。
关于焦点问题三。
北京稻香村公司称其对特定字体构成的老字号“稻香村”享有在先商号权，被异议商标的申请注册构成对其在先商号权的损害。《商标法》第三十一条对在先商号权的适用要件不仅要求该商号的登记、使用日早于被异议商标的注册申请日，在中国相关公众中具有一定知名度，还要求被异议商标的注册和使用容易导致相关公众产生混淆，致使在先商号权人利益可能受到损害。北京稻香村公司在案提交的证据材料虽可表明在被异议商标申请注册日之前，在被异议商标指定使用的糕点等商品上北京稻香村公司已将“稻香村”作为商号使用并使之具有一定知名度，但是考虑到商号本身所具有的地域性，以及苏州稻香村公司自2004年起亦将“稻香村”作为商号使用和苏州稻香村公司受让“稻香村”商标等情况，故综合本案双方历史及现实在市场上共存等情况，在案证据尚不能认定被异议商标的申请注册构成对北京稻香村公司在先商号权的侵犯。故对于北京稻香村公司上述主张，不予支持。
关于焦点问题四。
鉴于已认定被异议商标与北京稻香村公司引证商标一构成类似商品上的近似商标，且北京稻香村公司在与被异议商标指定使用商品相类似的商品上已有在先注册商标，故本案不适用《商标法》第三十一条有关“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”这一对未注册商标保护之规定。
关于焦点问题五、六。
鉴于北京稻香村公司在与被异议商标指定使用商品为类似商品上享有在先商标专用权，本案已依据《商标法》第二十八条给予其保护，故本案中无需再对北京稻香村公司引证商标是否驰名作出认定。
北京稻香村公司还称苏州稻香村公司注册及使用被异议商标具有明显“搭便车、傍名牌”的恶意，蓄意造成公众混淆误认，其行为不仅是对北京稻香村公司各项权利的侵害，更是对相关公众的公共利益的损害和对公平竞争的市场秩序的破坏，请求依据《商标法》第十条第一款第(八)项及第四十一条第一款之规定不核准被异议商标注册。但《商标法》第十条第一款第(八)项是对公共利益或公序良俗予以保护的条款，而被异议商标标识未对公共利益产生消极、负面的影响，在案证据亦未表明被异议商标之注册使用会对公共利益产生何种损害。同时，北京稻香村公司并未提交证据证明苏州稻香村公司申请注册被异议商标属于《商标法》第四十一条第一款关于“违反商标法第十条、第十一条、第十二条规定”或“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”的情形。故对北京稻香村公司上述主张，不予支持。
综上，商标评审委员会依据《商标法》第二十八条、第三十三条、第三十四条的规定，裁定：被异议商标不予核准注册。
苏州稻香村公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
原审诉讼中，苏州稻香村公司提交了媒体对苏州稻香村公司的报道，关于北京稻香村公司经营管理出现问题、质量不合格的媒体报道，第352997号商标在多起侵犯商标专用权案件中获得保护的判决书等证据。同时，苏州稻香村公司在原审庭审中主张，1993年保定市稻香村食品厂曾主动与当时的北京市稻香村南味食品店联系，希望以其注册的“稻香村”商标与北京稻香村南味食品店合作，但未能达成一致。
二审诉讼中，苏州稻香村公司提交了12份证据，包括二审新提交的证据和在之前的程序中提交的证据，这些证据的提交时间均在本院指定的举证期限之后，且苏州稻香村公司并未提出延期提交证据的正当理由。商标评审委员会认为，上述证据中二审新提交的证据与本案基本没有关联性，不应采纳。北京稻香村公司以上述证据中二审新提交的证据超过本院指定举证期限为由不予质证。
二审诉讼中，北京稻香村公司在本院指定的举证期限内新提交了三组证据：
第一组证据是《北京志》、《北京年鉴》中记载的关于北京稻香村公司及其前身的有关内容；
第二组证据是北京市东城区稻香村南味食品店和北京市稻香村南味食品店的工商登记档案，其中载明，北京市东城区稻香村南味食品店，由北京市东城区北新桥街道生产服务联社和北京市工商业联合会东城区办事处共同开办，于1983年4月15日由北京市工商行政管理局核发营业证照，经营范围包括“中西糕点、面包”等，并于1984年变更名称为北京市稻香村南味食品店；
第三组证据是北京稻香村公司在河北、内蒙古、河南、山东、辽宁、青海、山西、黑龙江等省份经销商出具的证明。
苏州稻香村公司认为，上述第一组证据只是间接的记载了北京稻香村公司的发展历史，没有其他证据佐证，而且不能证明北京稻香村公司与1894年创立的稻香村南货店存在历史传承关系。对第二组证据，根据苏州稻香村公司提交的北京稻香村公司及其前身的工商登记档案，其前身成立于1984年而非1983年，且“糕点”并非其主营范围。第三组证据是统一格式打印签字的证明，没有其他证据佐证，真实性难以确认。商标评审委员会对北京稻香村公司的证据无意见。
根据苏州稻香村公司在原审诉讼中提交的北京稻香村公司前身的工商登记资料，北京市稻香村南味食品店1994年5月18日的营业执照上载明主营为“零售，批发：食品，副食品，烟(零售)；”兼营“糕点，糖果，冰淇淋，米粉，肉制品加工”；北京稻香村食品集团1997年7月7日的营业执照上载明主营为“销售：食品、副食品，烟(零售)。加工糕点、糖果、冰淇淋，米粉，肉制品。” 北京稻香村食品集团2003年12月18日的营业执照上载明其成立日期是1984年1月22日。苏州稻香村公司在原审诉讼中提交的东城区北新桥生产服务联社与东城区粮食局的《协议书》载明，自1984年8月1日起东城区粮食局出资与东城区北新桥生产服务联社所属“稻香村南味食品店”实行联合经营。
上述事实，有被异议商标，引证商标一、二以及第184905号和第352997号商标的商标档案，各方当事人在商标异议复审程序、原审诉讼和二审诉讼中提交的证据材料，商标评审委员会第9277号裁定以及各方当事人陈述等在案佐证。
本院认为，对于苏州稻香村公司在二审诉讼中新提交的证据，鉴于其提交时间超出了本院指定的举证期限，且苏州稻香村公司未说明其延期提交的正当理由，商标评审委员会和北京稻香村公司对该证据均不予认可，故本院对其证据不予采纳。
对北京稻香村公司在二审诉讼中新提交的证据。其中第一组证据是现有出版物的记载，具有客观性，虽然苏州稻香村公司提出仅为间接记载且缺乏其他证据佐证，但并未提供相反证据否定上述记载。且上述证据与商标异议复审程序和原审诉讼中的证据相佐证，能够证明北京稻香村公司自1980年代以来使用“稻香村”标志及其知名度的事实，故本院对该组证据予以采信。其中第二组证据与苏州稻香村公司在原审诉讼中提交的证据能够相互印证，证明北京稻香村公司的前身最早成立于1983年，本院对该组证据亦予以采信。第三组证据由于缺乏其他证据佐证，本院对此不予采纳。
·本案的主要争议焦点为，被异议商标与引证商标一是否构成使用在同一种或者类似商品上的相同或者近似商标。
《商标法》第二十八条规定，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
在审查判断商标近似和商品类似等授权确权条件时，可依法适当从严掌握商标授权确权的标准，充分考虑消费者和同业经营者的利益，有效遏制不正当抢注行为，注重对于他人具有较高知名度和较强显著性的在先商标权益的保护，尽可能消除商业标志混淆的可能性；对于使用时间较长、已建立较高市场声誉和形成相关公众群体的诉争商标，应当准确把握商标法有关保护在先商业标志权益与维护市场秩序相协调的立法精神，充分尊重相关公众已在客观上将相关商业标志区别开来的市场实际，注重维护已经形成和稳定的市场秩序。判断是否构成近似商标，要根据案件的具体情况，既要考虑商标标志构成要素及其整体的近似程度，也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。
相关商标均具有较高知名度，或者相关商标的共存是特殊条件下形成时，认定商标近似还应根据两者的实际使用状况、使用历史、相关公众的认知状态、使用者的主观状态等因素综合判定，注意尊重已经客观形成的市场格局，防止简单地把商标构成要素近似等同于商标近似，实现经营者之间的包容性发展。判断相关商品是否类似，应当尊重市场实际，以相关公众的一般认识为标准，考虑商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费群体等是否相同或者具有较大的关联性，是否容易使相关公众认为商品或者服务是同一主体提供的，或者其提供者之间存在特定联系。主张权利的商标已实际使用并具有一定知名度的，认定商品类似要充分考虑商品之间的关联性。相关公众基于对商品的通常认知和一般交易观念认为存在特定关联性的商品，可视情纳入类似商品范围。
引证商标一由手写体的“稻香村”文字构成，核定使用商品为第30类的馅饼、烘馅饼(意大利式)、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭。被异议商标由手写体“稻香村”文字加扇形边框组成，其中的扇形边框仅起到背景修饰作用，其核心是手写体的“稻香村”文字，该商标指定使用商品为第30类的糖果、饼干、面包、糕点、年糕、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品。将引证商标一与被异议商标进行对比，其指定使用商品中均包含年糕，属于相同商品。
被异议商标中除饼干、糕点、面包已体现在苏州稻香村公司受让的第184905号和第352997号商标核定使用商品中外，其他商品在之前均未被获准注册并在其上形成在先注册商标权利，而这些商品——糖果、米果、冰淇淋、谷类制品、面粉制品、含淀粉食品，与引证商标一核定使用的馅饼、烘馅饼(意大利式)、饺子、小包子、春卷、炒饭、粥、年糕、粽子、元宵、煎饼、八宝饭、豆沙、醪糟、火烧、大饼、馒头、花卷、豆包、盒饭，在功能、用途、生产部门、消费群体、销售渠道等方面有密切关联，应当认定为类似商品。加之，被异议商标标志与引证商标一的商标标志极为接近，被异议商标在上述商品上的申请注册属于《商标法》第二十八条规定的情形，且无在先权利作为正当注册的依据，因此不应予以核准注册。
被异议商标还指定使用在饼干、糕点、面包上，引证商标一核定使用的馅饼、烘馅饼(意大利式)、饺子、粽子、元宵、馒头等中西面点，尤其是馅饼、烘馅饼(意大利式)与饼干、糕点、面包在实际的日常消费中难以区分，加之引证商标一在被异议商标申请日2006年之前多次获得北京市著名商标等荣誉，因此可以认定被异议商标指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用的馅饼、饺子、粽子、元宵等商品构成类似商品。
苏州稻香村公司主张，其受让的第184905号“稻香村DXC及图”商标核定使用在饼干商品上，第352997号“稻香村DXC及图”商标核定使用在果子面包、糕点商品上，因此在饼干、糕点、面包上申请注册的被异议商标是对上述基础注册商标声誉的延续，与引证商标一在实际使用中能够区分；由于第184905号和第352997号基础注册商标的申请日分别在1982年和1989年，故引证商标一在此之后形成的商业信誉不应予以考虑。虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以延续的，延续的条件在于基础注册商标经过使用获得一定知名度，从而导致相关公众将同一当事人在同一种或者类似商品上在后申请注册的相同或者近似商标与其基础注册商标联系在一起，并认为使用两商标的商品均来自该当事人或与其存在特定联系。
如果在基础商标注册后、被异议商标申请前，他人在同一种或者类似商品上注册与被异议商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，而基础注册商标因没有知名度或者丧失知名度等原因导致相关公众不会认为被异议商标是基础注册商标声誉的延续，反而容易将被异议商标与他人申请注册并经使用产生一定知名度的商标相混淆的，则被异议商标不应获准注册。
第184905号基础注册商标核定使用商品为饼干，第352997号基础注册商标核定使用商品为果子面包、糕点。1995年被认定为河北省著名商标的“稻香村”并未确定使用在何种商品上。本案也并无证据证明第184905号基础注册商标经过保定稻香村食品厂、保定市稻香村食品工业总公司、保定新亚公司、苏州稻香村公司在饼干上使用并产生一定的知名度。因此苏州稻香村公司主张第184905号商标声誉延续、应以该商标的申请日1982年4月2日为准来确定被异议商标是否应予核准的上诉理由依据不足，本院不予支持。
苏州稻香村公司、苏州稻香村食品厂或者历史上的苏州稻香村以生产月饼、糕点为主，也因此获得过多项荣誉，但是自1995年获得河北省著名商标以来，直至2004年，均无证据证明第352997号基础注册商标的知名度，2004年之后苏州稻香村公司或者苏州稻香村食品厂所获得的荣誉多数是由于其生产技艺，而非第352997号商标的声誉。反观北京稻香村公司在此期间所获得的荣誉更多的是基于引证商标一的声誉。第352997号商标标志是类似于篆刻形式的“稻香村DXC”文字及外框、背景等，与被异议商标的手写体文字“稻香村”及扇形外框有明显差异，在现有证据无法证明第352997号商标的知名度、被异议商标标志与第352997号商标标志存在一定差异而与引证商标一的标志极为接近的情况下，即使认定苏州稻香村公司与苏州稻香村食品厂存在承继关系，也难以认定被异议商标是对第352997号商标声誉的延续。
2003年至2006年间，保定新亚公司许可北京稻香村食品集团使用其第352997号商标；2008年，苏州稻香村公司又许可北京稻香村公司使用第352997号商标。苏州稻香村公司主张，由此北京稻香村公司使用“稻香村”商标所获得的信誉应当属于第352997号商标的信誉，而北京稻香村公司主张其并未使用第352997号商标标志，实际使用的仍是其引证商标一的标志。苏州稻香村公司有义务提供证据证明北京稻香村公司在上述期限内实际使用了第352997号商标，但苏州稻香村公司并未提供相应证据，因此不能将北京稻香村公司在糕点上使用“稻香村”商标的声誉归属于苏州稻香村公司。至于北京稻香村公司在糕点上使用其引证商标一的商标标志的性质，与本案被异议商标是否与引证商标一构成使用在同一种或者类似商品上的相同或者近似商标的争议焦点无关，苏州稻香村公司在上诉理由中对此亦予以明确，因此本院对此不予评述。
商标一旦获准注册，即获得了商标专用权及排他权两项权能，通常排他权的范围大于专用权的范围。商标的基本功能在于区分商品或者服务的来源，防止市场上的混淆误认。
第184905号商标和第352997号商标由于缺乏知名度或者知名度较小，其排他权的范围也受到限制，尤其是在引证商标一注册并经过使用在其核定使用商品上获得较高知名度之后，第184905号商标和第352997号商标的排他权范围更进一步受到限制。被异议商标标志与引证商标一的标志极为接近，其指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用并已产生一定知名度的饺子、年糕、粽子、元宵等商品，对于副食品的相关公众而言，基于对其商品的通常认知和一般交易观念会认为存在特定关联，基于被异议商标与第184905号商标、第352997号商标不存在延续关系的认定，原审判决关于被异议商标指定使用的饼干、糕点、面包与引证商标一核定使用商品为类似商品，被异议商标的申请注册属于《商标法》第二十八条规定的不予核准注册的情形的认定，并无不当。苏州稻香村公司就此所提上诉理由不能成立，本院不予支持。
经二审庭审并结合原审庭审及原审判决认定的事实，原审法院对各方当事人所提交的证据进行了交换、组织了质证，并在此基础上采信了相关证据、认定了本案事实，并无认定事实不清、证据采信不公的情形，苏州稻香村公司就此所提上诉理由不能成立，本院不予支持。
综上，原审判决和商标评审委员会第9277号裁定认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法，应予维持。苏州稻香村公司所提上诉请求及其理由，均不能成立，本院对此不予支持。依照《行政诉讼法》第六十一条第(一)项之规定，
本判决为终审判决。
审 判 长 张雪松
代理审判员 钟 鸣
代理审判员 周 波
二〇一四年五月八日
书 记 员 王颖慧
来源：知产宝
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