检察官辨法沙龙丨涉外定牌加工，侵权吗？

浙江检察台州检察 2023-02-10

知识产权保护工作关系国家治理体系和治理能力现代化。

——习近平

涉外定牌加工（OEM）是指国内加工方接受境外注册商标权利人的委托，按照委托方要求加工产品，并贴附商标后交付委托方在境外销售的一种贸易方式。随着全球经贸往来的发展，加大知识产权保护力度已成为共识。那么，涉外定牌加工会不会侵犯知识产权？如何界定？如何防范风险？9月26日上午，由浙江省检察院主办、台州市检察院承办的“检察官辨法”沙龙在台州市检察院火热进行中——

检察官辨法

主题：台州市中小企业涉外定牌加工的知识产权法律责任问题研讨

参与嘉宾：台州海关、市场监督管理局、市检察院、市中级法院相关部门专家，市律师协会代表

阶段一 · 阐述

在行政执法实践中，涉外定牌加工相关的知识产权如何保护？存在怎样的问题？来自海关和市场监督管理局的代表为大家介绍——

▲台州海关法规科科长谢先平

海关依法对与进出境货物有关的知识产权实施保护。2020年台州出口货物1760.9亿元，其中涉外定牌加工是台州出口货物的主要生产方式之一。海关实施知识产权保护既有依权利人的申请进行扣留，也有依海关职权调查处置。两者在推动主体、前置条件、后续处置方面均有不同。对不能认定有关货物是否侵权的，由当事人通过司法途径解决。

▲台州市市场监督管理局

综合行政执法队执法一队队长郭坚捷

市场监管部门对涉外定牌加工的执法认定，从早期“一刀切式”认定侵权演变到当前根据国内受托人的商标审查情况、商标实际使用情况等要素进行个案判断，是长期受司法观点变迁影响的结果。当前在行政执法实务中也面临着相同商标认定、受委托加工人必要审查义务认定等现实问题，亟待进一步厘清。

阶段二 · 争鸣

在司法实践中，涉外定牌加工是否构成侵权，具体该如何判断？司法判定的变化背后隐藏着什么深层次的原因？检察院、法院和律师方的知识产权业务专家，这样说——

杨颖

■ 台州市检察院第六检察部副主任

从个人层面看，知识产权是一种私权利；从国家层面看，知识产权是政府公共政策的选择。中国经济由高速度发展转向高质量发展阶段，知识产权司法政策也会向保护自主创新作出倾斜。涉外定牌加工是否侵权，应当按照商标侵权判断的一般标准，具体案件具体分析。要注意对假借定牌加工之名的侵权行为进行区分，结合行为人对境外委托的审查情况、行为人是否规范使用境外委托人提供的商标、境内商标权人的商品是否在涉案商品目的地销售等案件具体细节，根据主客观相统一原则综合分析。

郑婷婷

■台州市中级法院民三庭员额法官

在贴牌商标与国内注册商标构成相同或近似的情况下，涉外定牌加工行为是否构成商标侵权，在理论界和实务界争议颇大。司法实践中对于涉外定牌加工商标侵权的核心争议主要在于贴牌是否界定为商标使用行为以及所贴附的商标是否会造成相关公众混清。涉外定牌加工行为是否构成侵权，应遵循商标法上商标侵权判断的基本规则，同时还应综合考虑受托方是否尽到必要审查义务、贴牌行为对国内注册商标权是否造成了实质性损害等因素。不能把涉外定牌加工这种贸易方式简单地固化为不侵犯商标权的情形。

毛灵见

■ 台州市律师协会知识产权专业委员会主任

涉外定牌加工属一种国际贸易模式，其是否侵害商标权，应结合个案情况分析国内商标权人的商标权益是否或可能受到实质侵害等因素进行判定。商标权的基本功能为识别性和识别性基础上的商誉承载，若境外委托方在所在国家（区域）已有明确的商标权利，国内注册商标权人的商标功能在境外委托方在所在国家（区域）已被合法阻却，只要国内受托定牌加工产品明确销往委托方所在国家（区域）的，并不会造国内注册商标权人商标识别性的破坏及其商誉的不当影响，此种情形不宜判定为侵权，反之则可结合其他侵权构成要件等进行相应认定。

法律人提醒

企业应如何防范和应对涉外定牌加工中的风险？他们这样说——

检察官提醒

• 要加强对定牌加工商标的审查，避免侵权风险。

• 用好商标法不构成侵权的相关规定，维护自己的合法权益。

• 提高自主创新能力，实现由定牌加工出口向自主品牌出口转变。

法官提醒

• 要提高法律意识，及时关注相关类案判决，把握政策动向，评估法律风险。

• 在洽谈中，提醒国外商标权利人及时在我国境内注册商标。

• 遭遇纠纷时，应从商标侵权行为的认定、侵权抗辩事由等专业角度着手处理。

律师提醒

• 要注意核查检索拟使用的OEM商标国内是否已有相同或相似商标注册。