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优先权原理和实践:从理论层面对优先权进行梳理

戏说IP 纳杰知识产权 2019-04-28
◆◆先权原理和实践◆◆
序 言

写本文的初衷是有感于优先权相关规定的记忆需要理论支撑从而方便从业者记住和分享;此外优先权相关规定散见于不同的法律文件不同的法条中,比如《保护工业产权巴黎公约》(下称巴黎公约》第四条(从A-I条款),《中华人民共和国专利法》第29条和30条,《中华人民共和国专利法实施细则》第32条等;再者如何理解优先权、PCT国际申请进入国家阶段、分案申请和新颖性宽限期的异同;还有优先权可以为我们提供哪些预见并进而帮助申请人获得利益最大化的好处。因此,有必要先从理论层面对优先权进行梳理以期达成上述目的。

本文提到的优先权在专利基础案件--行政审批授权中至关重要的权利,在授权后很少被提及和使用,因此并不为大众,甚至法律从业者所知。但优先权的特殊性、作用及其经济利益并没有被专门梳理过。

目 录

优先权理论梳理

本文讨论的优先权并不是民法上的对特殊债权人相对于其他债权人的优先受偿的优先权(privilege),这种优先权从罗马法时代就已出现,并在法国民法典得到认可并在日本进行了完善,也称为法定担保物权。在我国并没有建立这样的优先权制度,仅仅在程序法、特殊法零星规定了相应的权利,如船舶优先权、税收优先权和建设工程优先权等。

本文提到的优先权(right of priority)形成于1883年由《巴黎公约》确立。是申请人在授权过程中针对工业产权申请的时间利益,如巴黎公约第四条第四条A条款(1)规定“任何人,或者其权利继受人,已经在本联盟国家之一正式提交专利、实用新型注册、工业品外观设计注册或者商标注册的申请的,为了在其他国家提交申请,在以下规定的期间内应当享有优先权。”我国在1985年确立该制度,我国现行专利法的规定为“申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内,又在中国就相同主题提出专利申请的,依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约,或者依照相互承认优先权的原则,可以享有优先权。申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。”

优先权是有期限的权利,这是大多数知识产权的共性(商业秘密属于例外),获得该权利的条件是有一个正规的国家申请,巴黎公约规定“国家的正规申请是指,在有关国家中足以确定申请提交日期的任何申请,而不问该申请以后的结局如何。”我们可以理解到,在一件正规的国家申请的同时就至少产生了两项权利:申请权和优先权。前者不在本文讨论的重点内容中。优先权自产生之后就独立于申请权了,它是对未来行为的一种时间保留权,正如巴黎公约B条规定:“因此,后来在本联盟任何其他国家在上述期间届满前提交的任何申请,不应当由于在这期间完成的任何行为,尤其是另外一项申请的提交、发明的公布或利用、外观设计复制品的出售、或者商标的使用,而成为无效,而且这些行为不能产生任何第三方的权利或者个人占有的任何权利。第三方在作为优先权基础的第一次申请的日期以前所取得的权利,应当根据本联盟每一国家的国内立法予以保留。”在优先权保护期内,后面的申请行为仍然导致具有在先申请的申请日。

(一)优先权的产生条件(构成性事实)

如上所述,优先权的产生仅仅取决于是否有一个正规的国家申请,该正规国家申请包括“根据本联盟任何国家的本国立法或者根据本联盟各国之间缔结的双边或多边条约与正规国家申请等同的申请”,该正规国家申请足以确定申请提交日期即可。

该正规国家申请根据法律渊源不同可以分为三种,国家申请,双边国际申请,多变国际申请。国家申请在国际上属于主流,几乎全世界所有的国家都能够形成正规国家申请,多边国际申请也很多,如PCT国际申请,EPO国际申请,OAPI(非洲知识产权组织)国际申请等等。

产生优先权并不需要行为人具有产生优先权的意思表示,比如一个中国人在中国申请了一件发明专利申请并且国家知识产权局也受理了该申请,这个申请人因为明确表示进行专利申请,因此形成的发明专利申请权是基于法律行为而产生;但是这个申请人并没有形成优先权的意思表示,甚至这个申请人根本就不知道优先权这回事,但是优先权依然产生了,因而形成优先权的行为为事实行为,并不取决于申请人的意思表示。

优先权的行使需要考虑很多程序条件,并考虑优先权的类型,但并不属于优先权的产生条件,因此将在后面优先权的使用中进行论述。

在先申请可以是发明申请、新型申请、外观设计申请和商标申请,在申请申请的不同将会导致产生不同类型的优先权。

在先申请包括什么内容呢?对于发明和实用新型专利而言,在我国包括“五书”,即说明书,说明书附图(发明专利可能没有),摘要,摘要附图(发明专利可能没有)和权利要求书,在说明书、权利要求书中披露的技术方案是优先权的对象的基础。技术方案因为涉及相对复杂的诸多要素,因此在这里不进行展开,只给出一个相对笼统的定义:技术方案是为了某一个要解决的技术问题而将技术特征进行符合自然规律的组合。

在此必须澄清下述几个概念,以便后面在讨论优先权的使用时容易理解。对于发明和实用新型而言,优先权的对象是技术方案。技术方案与发明和新型的区别在于,发明和新型是不同的权利,而技术方案是发明和新型中包含的重要内容,是发明和新型存在的技术对象,每项权利要求涉及至少一项技术方案,限定了相应的保护范围。只有要求保护的技术方案写到权利要求书中,才有可能得到专利法的保护,没有写到权利要求书中的技术方案即使其价值很高,做出的贡献很大,也得不到专利法的保护。在该项专利授权后,没有写到权利要求书中的技术方案自动视为捐献给社会了。每个产生优先权的申请都是技术方案的容器或者集合。

既然每个申请都会产生优先权,那我们就会遇到如下这样的情况:不懂专利法的申请人X在12个月内先后申请了多个发明专利申请,A1,A2,A3,……,AN,其中A代表正规国家申请的申请文件,阿拉伯数字表述先后顺序,数字越大越代表时间靠后,比如A1是2018年4月1日申请的,A2就是晚于2018年4月1日,比如是2018年4月3日申请的,A3就是晚于2018年4月3日申请的……以此类推。

每个申请文件都是技术方案的容器或者集合,技术方案是所述集合的元素,假定A1包括S1,S2,和S3共三个技术方案,A2包括S1,S2共两个技术方案,A3包括S1,S4共两个技术方案,A4包括S1,S2,S3,S4共四个技术方案。这时候如上所述就产生了分别基于A1,A2,A3和A4的优先权,但是在申请日之后因为出现了特定的法律事实会导致优先权消失。

如果A1,A2,A3,A4都是在中国提出的发明专利申请,则当A2要求过A1产生的优先权;A2已经授权;A2为A1的分案申请,则以A2为基础的中国国内优先权消失,参见《中华人民共和国专利法实施细则》第32条第2款“申请人要求本国优先权,在先申请是发明专利申请的,可以就相同主题提出发明或者实用新型专利申请;在先申请是实用新型专利申请的,可以就相同主题提出实用新型或者发明专利申请。但是,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:(一)已经要求外国优先权或者本国优先权的;(二)已经被授予专利权的;(三)属于按照规定提出的分案申请的”。在这种情况下,基于A1、A3和A4的优先权还存在吗?

当A2 要求过A1的优先权时,则A1的中国国内优先权存在,A3就S1的中国国内优先权,A4和A2就S1、S2和S3的中国国内优先权不存在了,但A3和A4就S4的中国国内优先权存在。

当A2已经授权,写本文的此时是2019年2月8日,则A1的基于S3的中国国内优先权,A3的基于S4的中国国内优先权,A4的基于S3和S4的中国国内优先权存在。这个法律事实(授权)的发生导致国内优先权丧失效力是因为同样的发明创造只能授予一项专利权的根本原则所要求的。

当A2为A1的分案申请时,例如针对S3做了分案申请,则A1的基于S1和S2的国内优先权有效力,A3的基于S1和S4的国内优先权有效力,A4的基于S1,S2和S4的国内优先权有效力。

假定A1,A2,A3和A4在中国的申请,都产生了优先权,则A4就S1、S2和S3的优先权的效力是否存在取决如下条件,含有S1,、S2和S3中至少一个的申请A1、A2和A3满足如下条件:已经被撤回、放弃、或者被拒绝,没有提供公众查阅,没有遗留任何权利,而且还没有作为优先权要求的基础,则A4就S1、S2和S3的优先权的效力存在。所述条件要同时具备,即条件1已经被撤回、放弃、或者被拒绝;条件2没有提供公众查阅;条件3没有遗留任何权利;条件4没有作为优先权要求的基础。对于在后申请产生的优先权也可以外国优先权。如《巴黎公约》第B款“(4)在本联盟同一国家内就上述第2款所称的以前第一次申请同样主题所提交的后一申请,如果在提交后一申请时前一申请已经被撤回、放弃、或者被拒绝,没有提供公众查阅,没有遗留任何权利,而且前一申请还没有作为优先权要求的基础,则该后一申请应当认为是第一次申请,其申请日为优先权期间的开始日。在这以后,前一申请不得作为要求优先权的基础。”

所述条件1是指在先申请由申请人向知识产权局按规定的程序要求主动撤回,主动放弃或者由于申请人因为耽误期限,未缴费或者缴费不符合要求,文件格式缺陷而导致的视撤或者视为放弃;拒绝在中国是指驳回,驳回一般是因为实体法律问题而导致的官方决定。

所述条件2是指没有公开该申请文件。

所述条件3中的权利应该是指权利归属。如果存在权属纠纷,即使在后申请就相同技术方案产生优先权,后期也会因为丧失新颖性而导致被驳回。

所述条件4是指在先申请产生的优先权没有被以要求的方式行使过。

特别需要针对商标的优先权产生条件进行说明,根据中国商标法第25条和26条规定,除了按照巴黎公约给予优先权外,还规定特定的首次使用行为也能产生优先权。中国商标法26条的规定如下:“商标在中国政府主办的或者承认的国际展览会展出的商品上首次使用的,自该商品展出之日起六个月内,该商标的注册申请人可以享有优先权”。这样的规定打破了正规国家申请的规定,将在专利法中确认为优先权宽限期(参见专利法24条)的一种情形作为产生优先权的条件了。这与商标的特性有关,商标的价值在使用,遵循先申请(first-to-file(ftf))原则的中国在法律上考虑到了在先的在中国国内使用并给予了一定的保护,如商标法第32条“申请商标注册……,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”和商标法第59条第三款“商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。”由此可知商标优先权的产生就对上述使用行为推定为有一定影响力而视为产生优先权的在先申请。

(二)优先权的类型

在先申请(正规的国家申请)在申请日起就同时产生了国内优先权和外国优先权(也称为国际优先权),这是从优先权的法域来分类的。所谓法域是指所适用的法律,在中国适用中国法,在国外适用相应的外国法。

根据产生优先权的在先申请的主题不同而进行分类,包括发明优先权、实用新型优先权、外观设计优先权和商标优先权,不同种类的优先权的保护期限略有区别,如发明优先权和实用新型优先权的保护期限是12个月,外观设计优先权和商标优先权的保护期限是6个月。特别地,发明专利申请可以产生发明优先权、实用新型优先权和外观设计优先权;实用新型申请可以产生发明优先权、实用新型优先权和外观设计优先权;外观设计申请只能产生外观设计优先权。见巴黎公约E款:“(1)依靠以实用新型申请为基础的优先权而在一个国家提出工业品外观设计申请的,优先权的期间应当与对工业品外观设计规定的优先权期间相同。(2)而且,依靠以专利申请的提交为基础的优先权而在一个国家提出实用新型的申请是许可的,反之也一样。”

优先权的类型不同于在先申请的类型,但是由在先申请的类型决定。

将按法域的优先权类型和按主题的优先权类型进行组合可以分别组合出如下优先权类型:国内发明优先权,国内实用新型优先权,国内外观设计优先权(在现行中国专利法下(2008年版)没有国内外观设计优先权,但为了加入海牙组织,在2019年新的专利法将必然规定出国内外观设计优先权,对于商标而言,中国现行商标法并没有规定出国内商标优先权),外国发明优先权,外国实用新型优先权,外国外观设计优先权和外国商标优先权。

(三)优先权的保护期限

知识产权都是具有保护期限的,优先权也不例外。前者针对知识产权对人类文明进步的重大作用而限制其在私有领域的时间。而后者是在对申请人合理时间利益的考虑下防止申请人怠于行使权利。优先权的保护期限取决于优先权的类型,发明和实用新型优先权的保护期限为12个月,外观设计优先权的保护期限为6个月,商标优先权的保护期限为6个月。

对于期限我们通常引入三个概念:起算日,期间和终止日(绝限)。

起算日不应当将申请日当天算在内,正如巴黎公约C款所规定的“(2)这些期间应当自第一次申请的申请日开始;申请日不应包括在期间以内。”期间是上面提到的保护期限。因此终止日(绝限)等于从起算日起经过相应的期间而得到的日期,该日期如果正赶上法定假期则应顺延到该法定假期之后的第一个工作日,如巴黎公约C款所规定的:“(3)如果期间的最后一日在要求保护地国家是法定假日或者是主管局不接受申请的日子,期间应当延至其后的第一个工作日。”

(四)优先权的权利内容

对于优先权的权利内容通常来自巴黎公约第四条,即在优先权内第三方不能获得专利权,权利人的享受优先权的申请不因第三方的任何行为,尤其是另外一项申请的提交、发明的公布或利用、外观设计复制品的出售、或者商标的使用,而成为无效。但这并不能囊括优先权的实际权能(权利内容)。比如权利人的处分权等。根据霍菲尔德的权利理论对优先权进行分析将有助于对权利内容有更清晰的理解。

优先权的权利内容可以包括请求权,特权,权力和豁免权,即:

请求权:排除他人的在后申请享受优先权日的请求权,所述优先权日即产生优先权的在先申请的申请日或者展览日(对商标外国优先权而言),请求审查权力机关只就优先权日前的公开内容进行新颖性创造性判断(商标是指相对标准);

特权:在后申请享受优先权日;

权力:处分该优先权,如转让该优先权,放弃该优先权。

豁免权:第三人的行为不影响优先权权利人的授权,即对应于巴黎公约第四条B款的内容。

与优先权权利人对应方包括:任何第三人和审查权力机关,与上述法律概念对应的法律概念为:义务,无权利,责任和无能力。

在义务方面:任何第三人有义务不在申请时享受该优先权日,审查权力机关不应检索优先权日后的公开技术来判断权利人的新颖性和创造性(商标是指相对标准);

在无权利方面:任何第三方无权利要求该优先权;

在责任方面:可以影响相对人的授权,与巴黎公约第四条B款规定的内容的相反情形;

在无能力方面:第三人没有权利处分该优先权。

了解以上优先权的基础知识产权,让我们来分析如何使用优先权。

优先权的行使

因为商标优先权在行使过程中相对简单,以下分析将以发明优先权或者实用新型优先权为例进行讨论。

同一个优先权人可以拥有一项优先权,也可以拥有多项优先权,优先权人根据其在后申请权利要求书中的一个技术方案或者多个技术方案(下面简称在后技术方案)的情况而有如下几种情况:

1,一项优先权,在后技术方案完全被产生优先权的在先申请披露;

2,多项优先权,在后技术方案分别被产生优先权的多个在先申请披露;

3,部分优先权,在后技术方案中一些被产生优先权的一个或者多个在先申请披露,而另一些没有被披露。

正如巴黎公约第四条F款规定的:“关于作为优先权基础的申请中没有包括的构成部分,以后提出的申请应当根据通常条件产生优先权。联盟的任何国家不得以申请人要求享有多项优先权为理由(即使这些优先权产生于不同的国家),或者以要求享有一项或数项优先权的申请中有一个或数个构成部分没有包括在作为优先权基础的申请中为理由,而拒绝给予优先权或拒绝专利申请,但是以上述两种情况都有该国法律所称的发明单一性为限。”。

在以上情况中就会产生优先权期限的起算日问题,针对不同情况而做出不同的计算,对于检索截止日而言,容易理解针对不同的技术方案所基于的优先权的优先权日而分别确定起算日。但是在官方的程序时间方面,比如12个月的优先权期间,以优先权日为起算日的其他期间,比如PCT的进入国家阶段的期间等,都会从最早的优先权日作为起算日。

下面就优先权行使时需要具备的条件进行说明,包括形式条件、实质条件。

(一)优先权行使的形式条件

1,常规手续

申请人行使优先权时,对于其享有优先权的证明需要提供。即,需要在其提交在后申请文件时做出要求优先权声明,并且在声明做出之日起3个月内提供官方出具的优先权副本证明,所述3个月期间并不能导致额外的费用。所述官方证明不需要公证认证。实践中,权利人要求相应官方机构出具优先权证明文件需要支付费用(中国目前是30元人民币),行使优先权的需要缴纳优先权要求费用(中国目前是80元人民币)。

《巴黎公约》D款规定:“(1)任何人希望利用一项在先申请的优先权的,应当作出声明,说明提出该申请的日期和受理该申请的国家。每一国家应当确定作出该项声明的最后日期。(2)这些事项应当在主管机关的出版物中,尤其是应当在专利和有关专利说明书中予以载明。(3)本联盟国家可以要求作出优先权要求声明的任何人提出以前提交的申请(说明书、附图等)的副本。该副本需要经原受理申请的机关证明属实,但不需要经任何认证,无论如何可以在提交后一申请后3个月内的任何时候提交,不需缴纳费用。本联盟国家可以要求该副本附有上述机关出具的载明申请日的证明书和译文。(4)对提交申请时要求优先权的声明不得规定其他的手续。本联盟每一国家应当确定,不遵守本条规定的手续的应有什么效果,但这种效果决不应超过优先权的丧失。(5)以后,可以要求提供进一步的证明。任何人利用以前申请的优先权的,应当要求其写明该申请的号码;这种号码应当依照第2款的规定予以公布。”有该基本被全世界所有国家遵守的国际条约的规定可以知道,为了保证权利人充分行使优先权,对程序上的要求已经给权利人最大的方便、最小的负担。

2,便捷手续(具体内容可以参见附录1)

为了便利优先权文件副本的提交,目前对于外国优先权存在下述两种方式:

2-1优先权文件数字接入服务(DAS),DAS2.0于2013年4月15日开通,替代DAS

2-2. 中美、中韩和中欧优先权文件电子交换服务

(二)优先权行使的实质条件

鉴于专利的复杂性,下面仅以专利为例。

是否能被审查员接受该优先权,审查员在实质审查中还会就在后申请的技术方案(在权利要求中的)与优先权基础的在先申请披露的技术方案进行对比,如果该在后申请的技术方案不具有新颖性则享受优先权,否则不能享受优先权。这种情况下,通常是因为权利人或者其代理人撰写上存在问题。原则上在后申请的权利要求书中的技术方案所在的权利要求必须对应在先申请中的相应的技术方案。

当权利人行使多项优先权或者部分优先权时,权利要求书中的多个技术方案必须具有单一性(不同技术方案之间具有特定的必要技术特征)。关于单一性在本文中并不展开,参见专利法31条的规定“一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型,可以作为一件申请提出。一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计,或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计,可以作为一件申请提出”。

(三)优先权的转让

优先权作为权利人的一项权利,是可以转让给第三人的。实践中转让优先权的方式是可以获取经济利益或者减少申请人申请成本的负担,其转让形式与普通转让的要求类似,要有转让协议,双方主体的证明,对于中国国内优先权的转让,有中国人转让给外国人还需要商务部的许可。当然优先权可以继承、赠与等权利。

小结一下,从以上论述可知:优先权是独立权利,不是从属权利,它来源于在先申请,但自形成之日起就独立于该在先申请。优先权不是程序性权利而是实体权利。

为了便于读者的理解,本文还附有附件2,巴黎公约中第四条的中英对照规定。

优先权与进入国家阶段的权利和分案权的比较

本文只简略介绍,具体内容将另文分析。

存在两个在时间上先后就相同或者不同的技术方案的申请,后申请具有首次申请的申请日和优先权日的情况,包括两种:(一)PCT进入国家阶段的权利;和(二)分案权。但这两种权利是首次申请的从权利,其行使之前,在先权利不能丧失,如果丧失了,这两种权利也即丧失。这两种权利能够给权利人带来经济利益,当然也可以进行转让、继承等。

这两种权利也需要在这里分别进行说明下:

(一)PCT进入国家阶段的权利

只有当PCT国际阶段有效时,进入国家阶段的权利才存在。进入国家阶段的权利针对的客体也是技术方案,其权利要求中的技术方案可以与国际阶段的权利要求中的技术方案相同,可以不同,但必须在国际阶段的申请文件中记载过。进入国家阶段的权利根据不同国家的法律规定,包括选择专利或者新型的权利,但并不允许同时选择专利和新型。

PCT是专利国际条约的简称,目前全世界大多数国家都是其成员国(截止到本文完成之日2019年2月8日全世界共152个国家为PCT的成员,具体成员国见附件3)。

(二)分案权

分离出一个新的申请(分案)的申请也被称为母案,只要母案或者,分案权就存在。分案权的客体是技术方案,如果母案是发明,分案也必须是发明,不允许改变类型。可以参见《中华人民共和国专利法实施细则》第42.1h和42.3以及43条。

善于利用优先权、进入国家阶段的权利和分案权能够帮助将申请人的利益最大化,也是专业性的表现。

(三)关于马德里条约(协定)及海牙协定

商标的马德里申请及外观设计的海牙国际申请,因为无需申请人走进入国家阶段的程序,因而并与PCT专利的程序完全不同。

附 录
1优先权证明文件便利提交

2-1优先权文件数字接入服务

为了简化申请人办理纸件优先权证明文件并向各国专利局提交文件的复杂手续,国家知识产权局与其他国家或地区专利局达成协议,陆续开通了一系列多边或双边优先权电子交换服务。

多边优先权电子交换服务是指国家知识产权局于2012年3月1日开通的优先权数字接入服务(简称DAS服务),目前已有十个国家参加了该项服务。双边优先权电子交换服务是指国家知识产权局分别与欧洲专利局、韩国知识产权局、美国专利商标局之间开展的电子优先权文件交换。任何一种交换服务都可以帮助申请人通过网络将本国优先权证明文件提交至外国专利局;也可以帮助申请人将外国电子优先权证明文件提交至国家知识产权局。

优先权电子交换服务中经常出现的概念包括:

1. 优先权文件数字接入服务(DAS)

优先权文件数字接入服务(Digital Access Service,简称DAS)是由世界知识产权组织国际局建立和管理、通过专利局间的合作、以电子交换方式获取优先权证明文件的电子服务。

2. 中欧优先权电子交换服务

国家知识产权局与欧洲专利局之间开展的双边优先权电子交换服务,于2012年9月3日开通。

中欧两局之间可以在服务规定的范围内自动获取对方的优先权文件。

3. 中韩优先权电子交换服务

国家知识产权局与韩国知识产权局之间开展的双边优先权电子交换服务,于2014年1月1日开通。

中韩两局之间可以在服务规定的范围内自动获取对方的优先权文件。

4. 中美优先权电子交换服务

国家知识产权局与美国专利商标局之间开展的双边优先权电子交换服务,于2014年10月8日开通。

中美两局之间可以在服务规定的范围内自动获取对方的优先权文件。

5. 首次局

指第一次申请的受理机构,也称首次申请受理局(OFF,简称“首次局”)。在优先权电子交换业务中,首次局负责提供电子优先权文件。

6. 二次局

指在后申请的受理机构,也称二次申请受理局(OSF,简称“二次局”)。在优先权电子交换业务中,二次局负责向首次局请求获取电子优先权证明文件。

7. 数字图书馆

指DAS业务中,各参与局存放电子优先权证明文件的服务系统。目前,中国、美国、韩国、日本和世界知识产权组织均建有数字图书馆。

8. 交存请求

DAS提供的服务内容之一,申请人应当向首次局提出交存请求,请求首次局将指定的专利申请制作成电子优先权文件,存入数字图书馆。交存请求成功后,首次局会给申请人发放电子优先权文件对应的接入码。

9. 查询请求

DAS提供的服务内容之一,申请人应当向二次局提出查询请求,请求二次局向数字图书馆查询指定的电子优先权证明文件。查询请求成功后,即视为申请人履行了向二次局提交优先权证明文件的义务。

10. 接入码(Access Code)

由首次局或国际局向DAS服务请求人提供的与交存的文件一一对应的代码,通常为4位数字与英文字母的组合。向二次局提出查询请求时应当向二次局提供接入码。接入码还可以用于在WIPO账户中注册电子优先权证明文件,以查看文件被获取的情况。

DAS2.0申请指南(2013年4月15日开通,替代DAS)

(一)提交方式:

自2013年4月15日开始,专利局不再接受通过面交或邮寄方式提交的纸件《优先权文件数字接入服务(DAS)请求书》。申请人应当以电子申请方式提出DAS请求。

对于纸件申请,申请人应当首先将其转为电子申请后,再提出DAS请求。

(二)可提交的请求类型:

交存请求:交存请求是指申请人向首次受理局(OFF,又称交存局,)提出交存电子优先权文件的请求,以便OFF向DAS认可的数字图书馆交存该优先权文件。

查询请求:查询请求是指申请人在提出交存请求之后或同时向二次受理局(OSF,又称查询局)提出查询电子优先权文件的请求,并通过授权,使得二次受理局可以获得该优先权文件。

(三)请求书的填写:

请求人提交的《优先权文件数字接入服务(DAS)请求书》中第①栏中请求人姓名或名称,对于已经委托代理机构的,应当填写代理机构名称;对于多个申请人共同申请的,应当填写提交申请文件的电子申请用户的姓名或名称。电子邮箱用于接收专利局发出的DAS确认信息。

请求人提交的《优先权文件数字接入服务(DAS)请求书》第②栏中,需要向其他受理机构出具电子优先权文件的,应勾选交存请求;需要从其他受理机构查询获取电子优先权文件的,应勾选查询请求。勾选了查询请求的,应正确填写原受理机构名称、在先申请日、在先申请号以及接入码。接入码由OFF提供,通常为4位到10位数字或数字与字母的组合。

请求人提交的《优先权文件数字接入服务(DAS)请求书》第③栏,请求人签章应当与请求人姓名或名称一致

(四)办理结果的通知

请求人向国家知识产权局专利局提交DAS交存请求成功后,专利局会通过“国家知识产权局专利局DAS专用”发送的电子邮件。该邮件会告知请求人交存结果,并提示登录专利事务服务系统(http://cpservice.cnipa.gov.cn),查询接入码。升级后的服务不会向请求人发送包含接入码的电子邮件。

请求人提交了查询请求后,等待专利局发送的DAS电子邮件通知即可。专利局会针对每一项优先权发送1至2封电子邮件,分别告知请求人请求表格的审核结论以及优先权文件的查询结果;申请人还可以登录专利事务服务系统,随时查询通过DAS2.0提交的查询请求的处理进展情况。

请求人收到有“未能成功从世界知识产权组织(WIPO)获得优先权文件,原因是:在先申请号错误。”内容的邮件后,请及时核实优先权信息,办理补救手续。例如在法定期限内提交优先权证明文件,或重新办理DAS查询请求,以免造成优先权被视为未要求。

(五)旧版DAS交存文件的处理

请求人已经利用旧版DAS完成了交存的申请文件,由专利局自动将其转换为DAS2.0可兼容的形式。此前由国际局代为发出的接入控制码与DAS2.0发出的接入码可以通用。(既可以用来在国际局DAS网站上进行登记,也可以将其作为接入码提交给已经升级至DAS2.0的参加局。)

2-2. 中美、中韩和中欧优先权文件电子交换服务使用须知

(一)向OFF提交授权文件

根据美国优先权文件电子交换服务规定,在美申请尚未公布或者公告的,其申请人应当向美国专利商标局(以下简称为“美局”)提交授权文件(例如,PTO/SB/39或者PTO/SB/01表格),同意美局向其他服务参与局提供申请文件副本,美局才能够将该在美申请文件通过电子交换方式提供给其他服务参与局。因此,如果在美国提出的专利申请尚未公布或者公告,申请人应当在向中国提出专利申请之前或向中国提出专利申请之后立即向美局提交授权文件,否则专利局将无法为申请人成功获取优先权证明文件。

申请人无需向韩国知识产权局与欧洲专利局提交授权文件。

美国优先权文件电子交换服务规定可参见美国专利商标局网站。(http://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/process/file/pdx/PDX_Overview.pdf

(二)中美、中韩及中欧优先权文件电子交换服务的启动

申请人向专利局提交专利申请时,在请求书中正确填写在先申请的申请日、申请号,并且原受理机构为美国专利商标局(US)、韩国知识产权局(KR)及欧洲专利局(EP)的,专利局将为申请人启动交换服务,无需申请人另行声明。

在先申请为外观设计申请或PCT国际申请时,专利局不会启动交换服务。

PCT国际申请进入中国国家阶段的申请或分案申请要求优先权的,专利局不会启动交换服务。

中美、中韩及中欧优先权文件电子交换服务仅针对申请时请求书中填写的要求优先权声明启动一次,不能通过其他途径请求办理。

(三)在先申请号的格式规范

为确保电子交换服务成功,申请人需要在请求书中填写格式符合规范的在先申请号。

美国专利商标局在先申请号格式为:11123456(8位数字)或11/123456或11/123,456(标点均为英文半角)

欧洲专利局在先申请号格式为:14123456(8位数字)

韩国知识产权局在先申请号格式为:10-2014-1234567或20-2014-1234567

填写不规范的申请号可能会导致交换服务无法启动或者优先权证明文件获取失败。

(四)错填在先申请信息与或在先申请信息不完整的处理

申请人在提交专利申请时错填在先申请信息,或者未完整填写在先申请信息,专利局将无法为申请人启动交换服务。申请人在更正或者完善在先申请信息时,需要自行提交经在先申请受理机构证明的在先申请文件副本。

(五)优先权文件的审查

专利局通过优先权电子交换服务获取的在先申请文件副本,以申请日作为副本提交日。

申请人需要按照规定提交经证明在先申请文件副本的题录译文,必要时还需要提交优先权转让证明。

2巴黎公约关于优先权的规定(中英对照)

3目前PCT加入的国家

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