商标代理手记（七）| “撤三”与“反撤三”之间无休止的斗争

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：缕聪

原标题：商标代理手记（七）| “撤三”与“反撤三”之间无休止的斗争

IPRdaily导读：根据《中华人民共和国商标法》第四十九条和《商标法实施条例》第六十六条规定，注册商标没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标，简称为“撤三”制度。原本立法目的在于督促商标注册人合法有效使用商标，客观上起到清理闲置商标、遏制恶意注册、维护公平竞争秩序的目的，可在一定程度上抑制“注而不用”，遏制滥用注册商标专用权谋取不正当利益的行为。

这些年来，“商标撤三”申请件数逐年增加，2015年2.9万件，2016年4万件，2017年5.7万件[1]，按照这样的增长速度预计今年可能会达到10万件以上。如今有效在先注册商标越来越多，绞尽脑汁想到的名字或设计的图形，总会被各种各样的引证商标近似而驳回。如此一来，撤三似乎成了一些人夺取注册商标权的方式和手段。存在即合理。既然有这一法条的存在，那么必然是有它的意义所在。

然而，在具体的实践中，却又有许多不尽人意的地方。例如，撤三的申请人只需要一份申请书、一句话的理由就可以提起撤销，而商标权人则需要“自证”商标在三年内有在持续不断地合理有效的使用，或者有足够正当的理由没有使用。这些证据材料少则几十页多则上千页。有时候即便是提供了详实的使用证据，也未必能够保卫到自身的商标权利。这也是笔者之前创作《商标案件审理是疑罪从无还是自证清白》的启发所在。

从商标局官网给出的指南不难看出，使用证据主要可以归类为三大类。第一类是商品的外包装或服务场所门头招牌照片、室内装潢等，这也是能够让消费者最直观的接触到商标来源的方式。不过在具体的实践中，由于这类均属于自制证据，查证困难，效力较低。第二类是日常经营过程中产生的合同、发票、单据等。这些票据上一般都记载了日期，并加盖公章。可靠性和效力相比较而言会稍微高一些。但是也不排除恶意串供或是篡改时间的情况，所以部分证据依然存疑。如果是通过税务局开具的发票或者是与知名大公司签订的协议，相对来说会更好。第三类则是在广播电视、报纸杂志等公开渠道的广告宣传，由于是面向不特定群众的，而且样本往往不止一份，客观的时间也难以篡改，可信度较高。此外，这些使用证据严格意义上来说必须与注册证书上的商标图样以及核准的商品或服务品类保持一致[2]，日常过程中也要时刻注重保存使用证据，以备不时之需。

随着全社会知识产权意识的提高，越来越多的人开始重视知识产权的保护。知识产权代理机构和商标代理人一直在呼吁大家尽早申请注册商标避免被他人注册或后续造成不必要的麻烦，新闻媒体也总会热衷于宣传报道某某知名品牌因痛失商标而被迫改名的桥段，商标局更是放开允许符合条件的自然人以个人名义申请注册商标，甚至无需审查营业执照的经营范围[3]。这让即便是路边的小摊档主都能够享有属于自己的商标。尽管如此，即便是注册成功的商标，一旦满三年也难逃被“撤三”的厄运。

正如前文所言，倘若这件商标的持有者只是一位流动商贩，既没有固定的门店招牌，也从来没有印刷过宣传单页，更别说签订合同、开具发票。那么，要如何才能够有效证明商标是在合法、真实使用呢？假设这件商标的名字或图形元素恰好和其他人想要申请的商标高度重合甚至完全一致，或者说他人已经尝试申请了但却因为引证这件商标而被驳回的话，那这件商标就很有可能就会面临“撤三”的境遇。按照现行的规则来看，像这样难以举证“自证清白”的商标如果被人提出撤三的话，被撤销的概率非常之高。

前段时间闹得沸沸扬扬的《华为鸿蒙商标一审被驳？其实是抓纲带目》，整个案件几乎也是围绕着“撤三+驳回复审”展开的。只要能够逐一把障碍排除或撤销，等待情势变化以后自然就能注册成功了。而驳回复审的关键前提条件就在于引证的2件在先商标能否撤三。无独有偶，华为公司在撤销“鸿蒙教育”第41类的时候用的也是相同的方法。

相比于初审异议和无效宣告要提供大量的在先使用证据或是利害关系证明而言，撤三的流程和手续实在是太简单了。而且事实上，华为公司公开使用“鸿蒙”名称的时间也确实晚于这些商标，根本就无法提供在先证明。此前，大家都只是宣传说如果自己的品牌没有注册商标，很有可能会遇到被他人恶意抢注的风险。可是，如果按照前述的撤三状况看，就算是注册成功的商标每天也要提心吊胆、担惊受怕吗？

于是乎，又有人想出来一个新法子。既然自己能够注册得到这件商标，那就说明这件商标不会与此前其他人的商标近似、且具备有显著性、无不良影响，那么之后即使他人申请与自己名称或图案相近似的商标，大概率都会被引证驳回，其他人也不大可能注册成功。而撤三从申请到受理、再到提交使用证据交由商标局裁定，通常都需要至少9个月的时间，此时商标依然处于存续有效的状态。而在此期间，假若其他人在同一分类下申请同名或近似的商标，仍然会被引用作在先商标驳回，但自己申请和自己近似的商标是不会被引证的。如此一来，商标权人只要在收到撤三答辩通知（即《关于提供商标使用证据的通知》）后马上提交一份一模一样的新商标申请，就能免除后顾之忧。哪怕提供的使用证据不足而被商标局宣告商标撤销、甚至不提交使用证据不做答辩，也不会影响企业正常经营使用。这种办法笔者把它称之为“反撤三”，这是在第二层。只不过是换了一个申请号，但是商标的审查是基于“个案审查”的原则。如果是新申请的商标就会产生一个独立的新申请号，与原先的商标就再无联系。仅仅只需要花一件新商标申请注册的低廉成本，就不必再去费劲心力的搜集、整理大量的使用证据材料，还要时刻提防后来的潜在竞争者随时有可能发起的“撤三”。实在是没有比这更好的解决方案了吧。

“上有政策，下有对策”。就像猫和老鼠的游戏一样，既然有套路，就会有“反套路”。一些比较有经验的商标代理机构，深谙“撤三”与“反撤三”规则。在为客户提交对他人注册商标“撤三”申请的同时，还会提交一份客户真正想要的新商标申请。说到这里可能就有读者朋友会问了，之前不是说了撤三期间商标依然有效、别人再申请近似的商标仍然会被驳回吗？是的没错，可是这样原注册人就没有办法再用“反撤三”的办法保住商标的专用权了。因为如果原注册人重新提交一份与之前相同或近似的新商标申请，就会被这件同日提交的在先商标引证驳回（注意，这里指的只是“在先申请”商标而非“在先注册”，因为“撤三”没有完成之前，原商标依然是有效的），笔者把它称之为“防-反撤三”，这是在第三层。由于“撤三”的周期比商标申请实质审查期的4-6个月更长，所以无论“撤三”成功与否这件同日申请的新商标都一定会被驳回。而商标代理机构会在收到驳回通知书后提出驳回复审，理由是“引证商标处于权利不稳定状态”之类，请求商标局评审委员会重新作出审理。驳回复审一般则又需要6-12个月的时间，前后累加需要耗费12-18个月的时间，此时“撤三”的裁定结果早已下发。除非继续走“撤三复审”的流程，否则的话胜负就在此见分晓。在华为鸿蒙第42类的系列案件中就可见一斑，华为公司将撤销复审、法院一审、上诉二审的流程悉数尽括，一副“不成功便成仁”的姿态。

那么，对于这种情况，商标权人难道就一点办法都没有、只能坐以待毙吗？那倒也未必。在一次商标代理机构的交流会上，一位同行朋友分享到，有客户了解到“撤三”规则以后，为了以绝后患，每隔三年就将原有的商标全部再提交一次新的注册申请。笔者把它称为“防撤三”，这是在第四层。通常企业在经营了三年以后，经营的品类范围多多少少会有一些细微的变化，有的产品可能不再经营，也有新经营的产品在三年前最初申请商标的时候并没有体现，甚至可能是当时的尼斯分类表中还没有的非标准商品或服务。如果是图形LOGO的设计有变动或者是UI、VI整体形象升级的，需要重新申请注册新商标本就是情理之中的事情，相当于花一份钱、办两件事。

这样一来，只要每三年就提交一次新的商标申请，就没有人能够撤销得了我的商标。毕竟“撤销三年不使用注册商标”的先决条件就是这件商标自注册公告之日起满三年，否则其他人是没有办法援引这一条款提出“撤三”申请的，只能考虑无效宣告或是其他途径。所以，只要安排一位专门的文员或者知识产权部门流程专员，亦或者是使用商标监控软件实时提醒，一旦发现自己有注册满三年的商标就马上安排提交新申请，只要我提交新申请的速度足够快，别人的“撤三”就追不上我。听到这里，笔者醍醐灌顶。

你以为故事到这里就结束了吗？那可就太天真了。假如是由笔者来代理撤销这样情况商标的案件，笔者会在该商标注册公告后第2年第6个月的时候就提出一件客户想要的新商标申请。按照目前的审理速度，这件商标大约会在半年之后、也就是引证商标刚好注册满3年的前后时间段内被驳回。届时再对引证商标提起“撤三”、同时让己方申请的商标参加“驳回复审”即可。笔者把它称作“先撤三”，这是在第五层。根据前文所述，如果这个时候原商标权利人还是等到自己的商标注册公告满三年才去提交新注册申请的话，就会被这件先前提交的在先申请商标引证驳回。而后续如果也未能提供有效的使用证据，就会被“撤三”失去商标，权利易主。

也就是说，即使自己每隔三年就在同一品类或类似群下注册一次和自己相同或近似的商标，依然有可能被他人用“先撤三”的方式攻陷。“知己知彼，百战不殆”，面对这样的情况，一样可以结合之前的方案，提出一个比“先撤三”更早一步的方案，即当原始商标自注册公告之日起满2年5个月的时候就提出一模一样的新商标申请。笔者把它称作“防-先撤三”，这是在第六层。反之，撤销方还可以在拟撤销商标的第2年的时候提出新商标申请，后续按部就班的进行6-9个月的驳回复审及3-6个月的法院一审诉讼流程。逻辑上来说，只要把实质审查的时间拖延到拟撤销商标注册满三年即符合“撤三”条件。以此类推，还可以继续往后延伸出第七层、第八层、第九层……

想必当初制定法律的人大委员们怎么都不会想到，只是短短116字的条款能被玩出这么多花样。只是一件商标，至于么？这大概就是商标的魔力所在。

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注释：

[1]作者李香浩 商标局档案处副处长 《撤销三年不使用制度及证据材料要求》来源:《中华商标》2018年第4期 http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-AHON201804006.htm

[2]北京市高级人民法院《当前知识产权审判中需要注意的若干法律问题》（2018）

在“撤三”案件中，不要求商标专用权人必须在诉争商标核定使用的每个商品上均进行使用，只要商标专用权人能够证明在其核定使用的具体商品上进行了真实、合法地使用，在与该商品相类似的其他商品上亦可以维持商标专用权的有效。然而，对类似商品的认定，应当严格按照商品的功能、用途、生产部门、消费渠道和消费群体进行判断，主要从商品物理的客观属性进行认定，不能将非核定使用商品之外所谓“关联商品”上的使用证据，作为维持复审商标注册的有效证据。

[3]国家工商行政管理总局商标局《通告》http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/201603/t20160315_233052.html

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作者：缕聪

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