商标代理手记（九）| 地理证明标志，算不算商标界的“标准必要专利”？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：缕聪

原标题：商标代理手记（九）地理证明标志，算不算商标界的“标准必要专利”？

IPRdaily导读：最近这段时间，关于“潼关肉夹馍”、“逍遥镇胡辣汤”地理证明标志的新闻闹得可谓是沸沸扬扬、满城风雨的。虽然这件事情目前是以国家知识产权局发声表态、潼关肉夹馍协会发文道歉的形式告一段落，但是这次可以称得上是给全社会上了一堂关于地理证明标志的“公开课”。

无独有偶，此次事件还将“库尔勒香梨”等其他地理证明标志卷入其中。那么，什么是地理证明标志呢？它和常见的普通商标又有何异同呢？根据《商标法》[1]的规定，“证明商标，是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。”由此可见，协会本身并不能使用该商标，而协会内外的人要使用还必须要满足一定的要求和条件后方可准许，这应该是地理证明商标与普通商标最特别之处。此外，集体商标和证明商标一样，一般的自然人或企业无法注册，必须由事业单位或行业协会提出申请，而且地理标志还必须由当地人民政府出具相关授权、地方志、地域范围划分、品质与地区因素存在关联等文件。在提交声明中，还需要附上使用管理规则、专业检测能力人员设备清单等辅助材料。流程可谓是相当地严格。

《商标法实施条例》[2]规定，“以地理标志作为集体商标注册的，其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织，可以要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织，该团体、协会或者其他组织应当依据其章程接纳为会员；不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的，也可以正当使用该地理标志，该团体、协会或者其他组织无权禁止。”这一条正是此次事件的争议焦点所在。“潼关肉夹馍”、“逍遥镇胡辣汤”原本可以只是一场普通的维权行动，但是将制止侵权与付费入会进行捆绑，就未免有些“吃相难看”了。

一方面来说，地理证明商标是带有一定的公益性质的。它不同于普通商标可以靠授权许可的方式赚取专用许可费，协会在制定地理证明商标的使用管理规则中是不存在“商标使用费”这种说法的。虽然协会作为地理证明商标的管理者以及规则的制定者，确实需要有必要的开支进行维护，但是这本就是协会作为行业组织的职责所在。正是因为如此，大部分协会选择将这一部分的成本费用纳入到会员的会费当中，进行统一收支管理。这样的做法无可厚非，而且拥有地理证明标志对于协会来说意味着更具有权威性，在行业中享有更高的声望，无形之中还将会吸引更多的潜在会员。

另一方面来说，即使是身处外地的商家加入该协会成为了会员，也并不意味着就可以合法正当地使用该地理标志了，还必须要符合协会当初制定的《地理标志商标使用管理规则》。然而，在这项经过国家知识产权局备案的规则中，往往都会要求使用地理标志的生产者必须要来自该地区，否则容易造成消费者对原产地的误认或混淆。可是，对于本身就来自于标志所在地区、并且产品也符合规则标准的，即使不是协会会员，他人也无权禁止其使用。从市场的角度来说，对于来源地与标识统一、生产质量达标的商品，既不会造成消费者误认，也不会损害该地区同类产品的声誉。退一万步说，就算该地区尚未将指定产品申请注册成为地理证明商标，该地区的合规商家使用“地名+商品名”的标志也是理所应当。毕竟一款地标性产品的诞生，离不开同区域内广大同业者的不懈努力，能够做到享誉全国更是不易。至于“逍遥镇”是普通商标而非集体商标、注册分类在第43类餐饮酒店而非第30类小吃配料、名称本身缺乏显著性等其他“硬伤”则更让人觉得这样的“维权”是在颠倒是非黑白。

这让笔者无意中联想到了同属知识产权范畴的另一项专用权利，叫作“标准必要专利”。专利，想必大家都不陌生，那么标准必要专利又是什么呢？根据百科词条的解释，是指在实施标准时、没有办法可以再通过运用其他商业上可实施的且不构成侵权的方式来避免该项专利中的权利要求被侵犯的权利。简单来说，这就是嵌入在标准中的一项无法绕开的必需品，企业倘若要执行这套标准就必须使用这项专利。标准之下又分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、强制标准和推荐标准等等。而强制标准的必要专利常常是兵家必争之地。这大概就是为什么5G时代各国都会如此大费周章地抢夺标准的制定权，背后与知识产权有着密不可分的关系。日本在2G时代为了发展自己独立的数字移动通信系统PDC、而放弃GSM制式最终被时代淘汰的故事仍然历历在目，这也是通信行业内老生常谈的话题。

地理证明标志商标虽说和普通商标都同由国家知识产权局商标局管理，但是办理申请流程及资料有着巨大的差别。在保护范围、使用规则、以至于在商标注册证书上都有着明显的区分。然而，在专利申请的时候只区分发明专利、实用新型专利和外观专利，并不需要填写额外的说明，仅从专利证书上是看不出来该专利是否为标准必要专利。也就是说，标准必要专利并没有对申请人的资格进行限制。一般来说，是先有专利、后有标准。随着法律法规的不断完善，如今制定标准中若有涉及专利的必须要声明[3]。况且，标准化制定的过程相对而言会更加严谨，能够被纳入标准的专利应当是能够经得起考验的。

如此一来，假如企业能够拥有一项标准必要专利而且是强制标准涉及的，岂不是能“躺着收钱”、一劳永逸了？那倒未必。对于标准必要专利来说，还需要遵循FRAND（Fair,Reasonable,And Non-discriminatory terms，公平、合理和不歧视）原则。定价不能过高，也不能区别定价。对于他人提出需要使用标准必要专利的时候，专利权人甚至无权拒绝。对于一般企业而言，想要让产品上市就必须符合国家强制标准的要求，否则就是存在瑕疵的不合规产品。可是想要贯彻这套标准，标准必要专利又是必不可少的一部分。这就陷入了一个进退两难的境地。也正因如此，标准必要专利承载了一定的社会责任，带有一定的“公益”属性，与地理证明标志商标有相通之处。

在地理证明标志商标的使用过程中，有时候商家都是有意无意的将“地名+产品名”当成了自己的招牌。如前所述，“潼关肉夹馍”、“逍遥镇胡辣汤”既是地理标志商标，同时还是一道菜名。商户想要向一般公众宣传自己的招牌菜，就不可避免的要用到地理证明商标的名称，并且在菜品的制作工艺、流程或手法上，会尽可能地忠于原味。如果进行了较多的改良，相当于自研了一套新的菜品，那么就不再是原本的菜品，自然也就不需要使用这个名称了。

	标准必要专利	地理证明标志
主管 机关	国家标准化管理委员会、国家知识产权局	国家知识产权局商标局
申请人	企业公司、高等院校等法人机构或自然人	行业协会或具有检测能力的专门机构
申请 条件	通过标准化制定	当地政府的授权、制定相应的使用管理规则
授权 方式	强制授权	加入协会、通过检测、或其他符合条件“自动授权”
费用	免费或在公平、合理的条件下无歧视收取费用	免费或收取协会会费等用于必要开支

从以上表格不难看出，标准必要专利和地理证明标志不但是知识产权的具体形态，还是全社会、乃至全人类的宝贵财富。当“私权”与“公权”发生冲突时，妥善解决争议、最大程度保障各方权益，真正地将权利贯彻到实处，才能形成更大的合力。

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注释：

[1]《中华人民共和国商标法》第十六条：商标中有商品的地理标志，而该商品并非来源于该标志所标示的地区，误导公众的，不予注册并禁止使用；但是，已经善意取得注册的继续有效。

[2]《商标法实施条例》第四条：商标法第十六条规定的地理标志，可以依照商标法和本条例的规定，作为证明商标或者集体商标申请注册。以地理标志作为证明商标注册的，其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织可以要求使用该证明商标，控制该证明商标的组织应当允许。

[3]《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》第五条：在国家标准制修订的任何阶段，参与标准制修订的组织或者个人应当尽早向相关全国专业标准化技术委员会或者归口单位披露其拥有和知悉的必要专利，同时提供有关专利信息及相应证明材料，并对所提供证明材料的真实性负责。参与标准制定的组织或者个人未按要求披露其拥有的专利，违反诚实信用原则的，应当承担相应的法律责任。

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：缕聪

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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