以案释法（五）| 确认不侵害专利权之诉
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：刘林东 北京高沃律师事务所
原标题：以案释法-确认不侵害专利权之诉
IPRdaily导读：确认不侵害专利权纠纷是相关民事主体认为专利权人或者其利害关系人的警告或者威胁使其正当权利受损，而专利权人或者利害关系人又未在合理期限内解决，相关主体为排除其行为是否侵犯他人专利权的不确定状态，主动请求法院确认其有关行为不侵犯他人专利权的诉讼。本文旨在根据既往案例讨论提起确认不侵害专利权纠纷的要件和管辖问题。
确认不侵害专利权纠纷是制约专利权人滥用权利、保护利害关系人免受是否侵害他人专利权这一不确定状态干扰的补救性诉讼。当事人提起确认不侵害专利权诉讼，除应符合民事诉讼法规定的起诉条件外，还需满足专利法及司法解释相关规定的要求。本文就既往案例探讨提起确认不侵害专利权纠纷的要件和管辖问题。
一
提起确认侵犯专利权之诉的要件
确认不侵害专利权纠纷不同于传统民事纠纷，其性质属于民事消极确认之诉。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条专门规定了该类起诉的前置条件，即“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”上述司法解释明确了被警告人或者利害关系人提起确认不侵权之诉的受理条件：1、权利人发出了侵权警告；2、被警告人或利害关系人提出了书面催告；3、权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼；4、被警告人或者利害关系人向人民法院提起诉讼。
专利法司法解释并未对“侵权警告”进行明确界定，因此要正确认定何为“侵权警告”需结合确认不侵权诉讼的制度本意来理解。在专利法语境中，侵权警告指权利人通过直接或间接的方式向相对方主张侵权，但又怠于通过法定程序解决纠纷，致使相对方对是否侵权长期处于不确定状态。
根据法律规定，司法保护和行政保护都属于解决知识产权纠纷的法定形式。只要权利人的行为足以在其与相对方之间形成争议事实，且权利人怠于诉诸法定的纠纷解决程序，或虽启动了行政投诉程序，但因权利人的过错或其他原因导致行政投诉程序未能或无法就双方争议的事实作出确定性的裁决，致使当事人双方陷入法律关系不确定的状态，应认定为实质上构成对相对方的侵权警告。在WMI公司、固铂公司与萨驰公司确认不侵害专利权纠纷案中[1]，最高人民法院认为，本案中权利人请求专利行政部门处理专利侵权纠纷，其处理结果可能直接影响未作为被请求人的WMI公司的利益，可认为其已受到侵权警告。因此，本案中对于WMI公司而言，应将萨驰公司提起的专利侵权纠纷处理请求认定为属于专利法司法解释第十八条所称的侵权警告。
在满足一定条件下，向行业主管机关提出异议也可以被视为发出侵权警告。在正好制药公司与方盛制药公司确认不侵害专利权纠纷案中[2]，法院认定，虽然正好制药公司并未直接向方盛制药公司发出侵权警告函，但是通过向国家食品药品监督管理局药品审评中心提出异议，且国家食品药品监督管理局药品审评中心向方盛制药公司转达了正好制药公司的异议，应视为是专利人正好制药公司向方盛制药公司发出了侵犯专利权的警告。
在满足一定条件下，向电商平台进行侵权投诉也可以被视为发出侵权警告。在纽盖蔻公司与杨暖丽确认不侵害专利权纠纷案中[3]，法院认定，被告针对原告销售的产品先后在京东、淘宝平台多次提出投诉，因在投诉说明中明确指控原告销售的产品侵犯其外观设计专利权，该行为应当确认为“权利人向原告发出的侵犯专利权的警告”。
司法解释规定的第二个条件为：被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权。司法解释设置书面催告起诉义务的立法目的在于，在权利人发出警告之后既不撤回警告、又怠于行使诉权的情形下，也即权利人既无明确表示又未以行为表明愿意结束这种令被警告人不安的状态，使当事人之间的法律关系趋于稳定，被警告人才能提起确认不侵权之诉。
上述规定明确被警告人应当在提起确认不侵权诉讼前履行书面催告义务，但并未就具体催告内容进行严格的限制性规定，只要书面催告中包含督促对方正当行使诉权的内容，即依法完成了诉前催告义务，不存在催告内容必须明确对方行使诉权的具体方式的规定。在搜狗科技公司、搜狗信息公司诉深度量化公司、九宫混音公司确认不侵害专利权纠纷中[4]，法院认为，机械地要求搜狗科技公司、搜狗信息公司向九宫混音公司发送的书面回函中必须涉及“起诉义务”已无必要，也不符合司法解释设置催告起诉义务的立法目的，事实上只能徒增无意义的程序空转。
司法解释规定的第三个条件是：权利人未在合理期限内撤回警告或提起诉讼。合理期限具体是自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内。该条设置书面催告起诉义务旨在防止被警告人动辄提起确认不侵权之诉，并尽量引导被警告人通过侵权之诉解决争议。因此，司法解释规定只有在权利人发出警告之后既不撤回警告、又怠于行使诉权的情形下，也即权利人既无明确表示又未以行为表明不愿意结束这种令被警告人不安的状态，使当事人之间的法律关系趋于稳定，被警告人才能提起确认不侵权之诉。上述制度设计为被警告人举证权利人怠于行使诉权提供了程序保障。
起诉时必须满足“权利人收到该书面催告之日起一个月”或者“自书面催告发出之日起二个月”的期间条件，或者至少在上诉时满足。在张学志与东莞银行确认不侵害专利权纠纷案中[5]，法院认为，尽管东莞银行于2019年11月14日向原审法院起诉时尚未满足《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定的“权利人收到该书面催告之日起一个月”或者“自书面催告发出之日起二个月”的期间条件，但由于原审法院未以不符合期间条件为由裁定不予受理，而本案因其他争议问题已进入上诉阶段，如果仅以不符合期间条件为由对本案不予受理，无疑将导致程序空转，徒增当事人讼累，不利于实质解决纠纷，故本院结合本案二审中东莞银行起诉已符合期间条件的事实，认定其起诉符合确认不侵害专利权纠纷之诉的法定条件。
撤回警告必须是明确无保留的撤回，具有结束侵权状态不明的意愿。在山桥公司与天珩公司确认不侵害专利权纠纷案中[6]，法院认定，虽然天珩公司在另一案件中撤回起诉、在本案二审中表示愿意撤回对山桥公司及其销售客户的警告，但天珩公司在撤回前诉和撤回警告时，仍然作出了保留侵权指控的意思表示，且在本案二审回应山桥公司的询问时，天珩公司未明确其将于何时再次提起侵权诉讼，其并不具有及时结束山桥公司侵权状态不明的意愿，可见这种有所保留的撤诉和撤回警告，不足以完全消除其发出侵权警告的消极影响，事实上山桥公司仍明显处于天珩公司侵权警告威胁的不安之中。
在符合法律规定的条件下，不仅被警告人可以提起确认不侵权之诉，对于与被警告人具有直接利害关系的主体，如果同样因权利人的警告而处于法律上的不安定状态，亦可以提起确认不侵权之诉。在胡贝尔公司与连展公司、连展深圳公司确认不侵害专利权纠纷管辖权异议案中[7]，最高人民法院认定，连展深圳公司作为连展公司全资子公司，是胡贝尔公司警告连展公司涉嫌专利侵权行为的相关产品的生产商，若连展公司构成专利侵权，可能系基于连展深圳公司生产的专利产品涉嫌侵权需要承担相应法律责任，故连展深圳公司是本案的直接利害关系人和可能构成侵权的主体之一，与本案当然具有利害关系。连展深圳公司作为利害关系人，自书面催告胡贝尔公司行使诉权的函发出二个月后，胡贝尔公司不撤回警告也不提起侵权诉讼，连展深圳公司作为利害关系人向法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼，符合法律规定。
确认不侵犯专利权的诉讼系为解决因权利人的侵权警告导致被警告行为侵权与否处于不确定状态，使得被警告人或利害关系人的利益受损，法律赋予被警告人或利害关系人以诉讼救济、消除不稳定状态的权利。在山东省建科院、汇泉德泰公司与汇星公司确认不侵害专利权纠纷案中[8]，法院认定，省建科院、汇泉德泰公司发送的告知函中虽未明确指明被警告人，但根据汇星公司与山东鲲鹏建筑节能工程有限公司所签订的购销合同中约定为兴华路小学提供GPES保温板的事实及各方当事人在一审、二审中的自认，可以认定汇星公司为本案被诉侵权产品的生产销售商。兴华路小学接到警告函后，可能会因被诉产品涉嫌侵权不再购买使用该产品，从而影响汇星公司利益，因此汇星公司与该警告函具有利害关系，根据上述司法解释规定，其提起不侵权诉讼主体适格。
二
确认侵犯专利权之诉的管辖
确认不侵害专利权诉讼在性质上属于侵权类纠纷，应当按照侵权纠纷来确定管辖。具体来说，确认不侵害专利权诉讼作为侵权类纠纷，对其案件的地域管辖和级别管辖，应当依照与之对应的侵害专利权纠纷案件的地域管辖和级别管辖的规定进行确定，主要法律依据包括：《中华人民共和国民事诉讼法》第二十八条，因侵权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第五条，因侵犯专利权行为提起的诉讼，由侵权行为地或者被告住所地人民法院管辖。侵权行为地包括：被诉侵犯发明、实用新型专利权的产品的制造、使用、许诺销售、销售、进口等行为的实施地。
在宜优比公司与泰朴公司确认不侵害专利权纠纷案中[9]，二审法院认定，启动诉讼程序的泰朴公司请求确认其不侵害专利权，其提交的初步证据显示，泰朴公司系京东商城优必克官方旗舰店的经营者，该旗舰店销售的产品被宜优比公司投诉侵害涉案“电源分配装置”发明专利权，泰朴公司住所地位于上海市青浦区，据此可认定泰朴公司被投诉的销售行为实施地位于上海市青浦区，故上海知识产权法院对本案具有管辖权。
在温治琼与东箭公司确认不侵害专利权纠纷管辖权异议案中[10]，法院认定，东箭公司诉请确认其生产、销售涉案产品的行为不侵犯温治琼所拥有的发明专利权，而东箭公司的住所地和生产工厂位于广东省佛山市，因此，佛山市是本案侵权行为地。东箭公司已依据《中华人民共和国民事诉讼法》第三十五条关于“两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉；原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先立案的人民法院管辖”的规定，选择向侵权行为地有管辖权的原审法院提起本案诉讼，因此，温治琼上诉请求将本案移送其住所地的柳州市中级人民法院或南宁市中级人民法院管辖，以及请求移送本院管辖的理由均不能成立。
结语
希望以上对于提起确认不侵害专利权纠纷的要件和管辖等相关问题和案例的梳理和讨论能够为各位实务界同仁提供有益思路，也请各位专家对文中错漏之处不吝赐教。
注释：
[1]最高人民法院(2019)最高法知民终5号民事裁定书；
[2]湖南省高级人民法院(2014)湘高法民三终字第51号民事判决书；
[3]上海知识产权法院（2019）沪73知民初83号民事判决书；
[4]北京知识产权法院（2017）京73民初1198号民事判决书；
[5]最高人民法院（2020）最高法知民终225号民事裁定书；
[6]江苏省高级人民法院(2016)苏民终610号民事裁定书；
[7]最高人民法院（2020）最高法知民辖终46号民事裁定书；
[8]山东省高级人民法院(2019)鲁民终584号民事判决书。
[9]最高人民法院（2019）最高法知民辖终88号民事裁定书；
[10]广东省高级人民法院(2016)粤民辖终488号民事裁定书。
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作者：刘林东 北京高沃律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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