从专利侵权案例看等同原则和捐献原则博弈时对背景技术的考量
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：高才进
原标题：从专利侵权案例看等同原则和捐献原则博弈时对背景技术的考量
IPRdaily导读：一个好的专利申请文件对于每一个技术方案、甚至每一个技术特征的取舍都应当是有整体考量、全程规划的，不应当只考虑授权阶段，也应当考虑侵权阶段应当怎么去应对，避免无谓的“捐献”。
捐献原则是专利侵权判定中被诉侵权人的重要武器，但如何确定捐献的范围，是司法实践中的难题。在很大程度上，这涉及到专利权人和社会公共利益之间的平衡问题。近日，最高人民法院作出的徐州中森智能装备有限公司（一审原告，二审被上诉人）与宁波昂霖智能装备有限公司（一审被告，二审上诉人）、常州格瑞德园林机械有限公司（一审被告，二审上诉人）侵害发明专利权纠纷案的二审判决（（2021）最高法知民终192号），对专利侵权中等同原则的限制适用给出了指导，判决中基于说明书背景技术部分的记载，认为专利权人放弃了对等同特征的保护，实质上采用的是捐献原则来限制等同原则，并且这个案例涉及到的是说明书背景技术的内容，对于我们理解捐献原则的捐献范围提供了参考。
在通常的认知中，如在说明书中公开了两个实施例，A1 和 A2，权利要求中仅对 A1 进行了记载，此时实施例 A2 就被视为捐献给了社会公众，这种情形很容易理解，可以明显看出专利权人对A2的放弃，但是实际情况下，很多情形并不明确专利权人是否放弃了某一技术方案，比如在说明书的背景技术部分，会对现有技术进行描述，具体可分为两种情况：
（1）专利权人指出现有技术B1的缺陷，要将现有技术B1进行改进成B2；
（2）专利权人列举出现有技术C1、C2等，提出的改进适用于C1和C2，但是权利要求中只记载了C2的改进方案。
对于（1）的情形，专利权人的改进点就在B1，被诉侵权人实施的是B1的方案，如果专利权人主张B1和B2作为等同特征，自然无法得到法院的支持，这种情形很容易理解。
对于（2）的情形，专利权人的改进点并不在于将C1改进成C2，而是在C1、C2的基础上均作出了改进，但权利要求中并没有将C1和C2上位概况成C，而是只要求保护C2的改进方案，这个时候是否可以认为专利权人放弃了对现有技术C1的改进方案？
本案中徐州中森智能装备有限公司拥有的授权专利的权利要求：1.一种电动绿篱机，包括连杆、工作舱、电机和刀片，所述连杆一端设有所述工作舱，所述工作舱上设有所述刀片，所述电机设于所述连杆之上，所述电机带动所述刀片做往复移动，其特征在于，所述电动绿篱机还包括弧形支架和第一连接件，所述弧形支架一端与所述刀片的末端连接，另一端通过所述第一连接件连接在所述工作舱上，所述弧形支架的弯曲朝向所述刀片方向；当所述弧形支架绕着所述第一连接件转动时，所述弧形支架的转动使所述刀片产生弯曲变形。
徐州中森智能装备有限公司认为两被告公司制造、销售的绿篱机侵犯了其涉案专利权，于是诉至法院。案件主要的争执点在于，侵权产品中使用的是“燃油机”驱动的绿篱机；而涉案发明专利权利要求保护的是“电机”驱动的绿篱机。一审法院认为驱动方式与涉案专利所要解决的技术问题、关键技术及其技术效果没有直接关联。就涉案发明内容，对于可实现平剪和圆剪二合一效果的自动绿篱机而言，与电动驱动相比，燃油驱动以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且该领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能联想到的特征，因此两种驱动方式构成等同特征。也就是说，一审法院采用的是等同原则，认为“燃油机”是对“电机”的等同替换。
专利说明书关于背景技术记载如下：
[0002]随着人们对生活环境的要求日益提高，城市的绿化建设越来越多，很多绿篱植物需要经常被修剪，传统的修剪方式是使用简单的剪刀修剪，其工作强度高，工作效率差，且在修剪一些圆形形状时操作难度大。
[0003]为了解决传统剪刀工作强度高，工作效率差的问题，现市面上推出了一些电动剪刀和燃油剪刀。电动剪刀和燃油剪刀虽然为自动剪刀，但在修剪圆形绿篱时，工作效率低，操作难度大的问题仍然悬而未决。
[0004]因此为解决现有电动剪刀和燃油剪刀工作强度高、效率差、难度大等问题，有必要提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机。
可以看出，本案就是上文中指出的情形（2），燃油机为现有技术C1，电机为现有技术C2，专利权人的改进点并不在于将C1改进成C2，而是对燃油机C1和电机C2均进行了改进，但是权利要求1的主题中限定的却是“一种电动绿篱机”，仅为电机C2的改进方案。
一审法院判定等同侵权成立，两被告不服一审判决，提起二审诉讼。二审法院认为专利权保护范围的确定，既要严格保护专利权人的利益，又要维护权利要求书的公示作用和社会公众对专利文件的信赖，平衡专利权人与社会公众之间的利益。如果专利权人在撰写专利申请文件时已明确地知晓相关技术方案，但并未将其纳入权利要求保护范围之内的，则在侵权诉讼中不得再适用等同理论将该技术方案纳入保护范围。说明书[0005]段记载“有鉴于此，本发明的目的是为了克服现有技术中的不足，提供一种可用作平剪也可用作圆形剪的电动绿篱机，其具有工作强度低、工作效率高、工作难度低、环保无污染的特点。”通过前述记载可知，专利权人在撰写涉案专利权利要求书和说明书时，即已明确知晓现有技术中存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式，且“环保无污染”是本专利相较于现有技术新增的一个技术效果，但专利权人在涉案专利权利要求中仅强调电机驱动，即明确表示涉案专利的驱动方式仅限于电机驱动，而非燃油发动机驱动。从说明书的相关内容可以看出，专利申请人在撰写涉案专利权利要求时，基于对环保效果的追求，专利申请人并不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。换言之，本领域普通技术人员基于对权利要求所限定的“电动绿篱机”、说明书背景技术部分对存在电机驱动和燃油发动机驱动两种方式的介绍以及发明目的部分关于“环保无污染”效果的强调等，完全可以理解为专利申请人明确不寻求保护以燃油发动机作为动力源的绿篱机技术方案。在此情况下，若在判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围时，将燃油发动机驱动与电机驱动认定构成技术特征等同，则不利于专利权利要求公示作用的发挥和社会公众信赖利益的保护。最终，二审最高人民法院知识产权法庭撤销了一审判决，其认定产品不构成对涉案专利的等同侵权。
基于二审法院的判决，至少可以获得以下启示，专利权利人在撰写专利申请文件时未将其明确知晓的技术方案写入权利要求，本领域技术人员在阅读权利要求书、说明书后认为专利权利人明确不寻求保护该未写入权利要求的技术方案的，一般不应再通过等同侵权将该技术方案纳入专利权保护范围。
本案中背景技术部分中对于“燃油机”和“电机”的描述，确实看不出专利权人对这两个现有技术的区分，虽然该专利的主要发明点并不在于“环保无污染”，但是专利权人仅选择了保护“电机”的技术方案，并且有说明书[0005]段的发明目的“环保无污染”作为证据支撑，更加表明专利权人对“燃油机”的技术方案的放弃是主动的，这为被诉侵权人用“捐献原则”抵抗“等同原则”增加了有力的筹码。
从本案中，我们看到专利侵权的问题本质上还是专利申请文件的撰写质量问题。一个好的专利申请文件对于每一个技术方案、甚至每一个技术特征的取舍都应当是有整体考量、全程规划的，不应当只考虑授权阶段，也应当考虑侵权阶段应当怎么去应对，避免无谓的“捐献”。对于背景技术部分的非改进点，专利权人对现有技术的描述可适当上位化，如果本案中不在背景技术部分特别提到“燃油机”，按照一审法院的判决去使用等同原则也是没有争议的。现阶段，捐献原则在专利侵权中的适用还不尽完善，本案的判决能给我们一些实践参考，具有很强的指导意义。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：高才进
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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