#本文仅代表作者观点，不代表IPRdaily立场，未经作者许可，禁止转载#
“本篇对无效宣告程序中专利权人的答复策略、时机选择等进行简单的介绍。”
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所
在专利授权后的无效宣告行政程序中，面对无效请求人提交的无效请求以及后续补充的无效理由和证据，专利权人都有答复的机会。如何答复，显然对于专利权是否能够得到维持将起到至关重要的作用，本篇着重讨论答复的总体策略，至于对各个法条的无效理由的具体答复策略，将在后续篇章中讨论。从专利权人的角度来说，无效行政程序的起点是收到国家知识产权局发来的《无效宣告请求受理通知书》，收到该通知书，证明无效请求人对涉案专利权提起的无效宣告已经通过了形式审查，被国家知识产权局正式受理，该通知书就是通知所有专利权人：要开始应对该无效请求了。该通知书会告知专利权人需要在收到通知书的一个月内提交意见陈述书。一个月的时间并不充裕，作为专利权人，应尽快翻看通知书随附的无效宣告请求书及附件，大致了解一下无效请求人是谁、无效理由和证据有哪些，然后根据自身情况判断是否要参与该无效程序、是否要聘请专利代理机构代为应对该无效程序。由于提出无效请求要花费成本和时间，因此无效请求所针对的专利一般来说不会是无足重轻的，要么是侵权诉讼涉及的专利或专利同族，要么是对于无效请求人来说有战略阻碍作用的专利，因此我们建议专利权人不要轻易放弃自己已授权的专利，而是积极应对，并且聘请专业的专利代理机构维护自己的专利权。根据《审查指南》第四部分第三章第3.2节的规定，无效请求人不具备民事诉讼主体资格的，无效宣告请求不予受理。国家知识产权局在向专利权人发送无效宣告请求受理通知书之前，已经对无效宣告请求进行了形式审查，一般来说不会出现无效请求人不具备民事诉讼主体资格的情形。但是，由于民事诉讼主体资格是可以随时发生变化的，因此作为专利权人，应该复核无效请求人的情况，尤其是在面对不熟知的无效请求人时（例如并非熟悉的竞争对手企业），要记得在整个无效程序的各个阶段不断复核这一点。《审查指南》第四部分第一章7.6节规定：“对于已经受理的复审或者无效宣告案件，经审查认定不符合受理条件的，……作出驳回复审请求或者驳回无效宣告请求的决定。”所以一旦发现无效请求人的主体资格丧失，应请求国家知识产权局直接驳回无效宣告请求。由于无效请求人的主体资格发生变化不太常见，所以这是容易被忽略的一个环节，但这样的情况却是在现实中真实存在过的：【案例一——(2016)京行终2626号】该案中，无效请求人在提出请求时，尚在营业期限内，但是在提出无效请求的两个月之后被工商部门注销。但无效请求人的代理人未及时向案件的合议组告知这一情况，专利权人、复审委、甚至行政诉讼一审法院也均未查明该情况，致使复审委和一审法院严重违反法定程序，最终该无效决定被行政诉讼二审撤销。《专利法实施细则》第六十五条规定：“依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。
前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。”由以上规定可知，专利授权后的无效程序中的无效理由和授权前的实审程序中对专利授权的条件略有不同，并非专利法或实施细则中的任何一条都能成为无效理由，例如，单一性问题（专利法第三十一条）在实审中是需要审查的，但是并不在无效理由之内。因此，专利权人在收到转送来的无效请求人的无效理由时，应核对所有无效理由是否均在上述规定的范围内。此外，如果无效请求中仅列明了证据，没有说明如何使用这些证据，例如仅给出了对比文件却没有给出结合方式，也不满足上述规定。这些均可酌情在意见陈述中指明。此外，《专利法实施细则》第六十六条第二款规定：“在专利复审委员会就无效宣告请求作出决定之后，又以同样的理由和证据请求无效宣告的，专利复审委员会不予受理。”（即，一事不再理）在实践中，经常有针对一件涉案专利发起多轮无效请求的情况，作为专利权人，也应细心甄别，看收到的无效理由和证据是否在之前的无效程序中已经被审理并做出过决定，如有这样的情况，应在意见陈述中指明。【案例二——第36722号无效宣告请求审查决定】该案中，无效请求人提出了涉案专利说明书对两个术语的说明不符合《专利法》第二十六条第三款、权利要求1中的两个术语不符合《专利法》第二十六条第四款的无效理由，无效决定认为，在先的无效审查决定中已对上述无效理由作出了详细的评述，依据“一事不再理原则”，决定不再对此进行审理。但应注意的是，“一事不再理原则”中，“同样的理由”并不是指同样的法条：【案例三——(2019)京73行初2899号】该案中，无效请求人在两次无效请求中都提出了权利要求1缺少必要技术特征，不符合专利法实施细则第二十条第二款的规定的无效理由，但是两次主张缺少的必要技术特征不同。复审委适用一事不再理原则做出了无效决定，不再审理在后的同项无效理由。但是一审法院认为，这种情况不构成相同的理由，不属于一事不再理的情形，撤销了无效决定。根据《审查指南》的相关规定，无效请求人在提出无效请求之日起的一个月内是可以补充无效理由和证据的。补充的无效理由和证据会由国家知识产权局以《转送文件通知书》的方式转送给专利权人并再次指定一个月的答复期限。因此，专利权人最初收到的《无效宣告请求受理通知书》所附的无效请求书中的理由和所附证据可能并不是最终的全部无效理由和证据。当然，少数情况下，随着《无效宣告请求受理通知书》，会将两次无效理由和证据一并转送给专利权人。
实践中常见的情况是，专利权人第一次收到的《无效宣告请求受理通知书》所附的无效请求和理由往往不涉及专利法第22条第2款/第23条第1款（新颖性）、第22条第3款/第23条第2款（创造性/无明显区别），而仅涉及其它条款（以下称为“形式问题”）。这是因为，新颖性、创造性的问题需要对比文件来证明，而检索对比文件是耗时的工作。如果对于无效请求人来说，提出这轮无效有着严格的时间限制，则为了满足时限，很可能先提出一些形式问题作为无效理由，然后在一个月内再补充新颖性和创造性的问题。这样的情况往往发生在涉案专利存在侵权诉讼的情况，专利权人作为原告起诉之后，被告仅有15天（涉外为30天）答辩期，而被告往往要在这短短15天内提起一轮无效宣告请求，并持《无效宣告请求受理通知书》向法院申请中止审理。15天中除去必要的反应时间、递交无效宣告请求后等待受理通知书的时间等，可能留给无效请求人撰写无效宣告请求的时间就更短。因此在这种情况下，无效请求人先行提出形式问题或至多一两篇不太成熟的对比文件作为无效理由和证据是常见的操作方式。在这样的情况下，专利权人可以预测，一个月内无效请求人大概率会补充理由和证据，提供更多的对比文件，以及补充具体的新颖性和创造性无效理由。这种判断的依据是，在无效程序中，根据统计，要想无效掉一件专利，新颖性或创造性理由是必不可少的，如果无效请求人想无效掉一件专利，一般来说不会仅仅依靠形式问题。例如，根据公众号“知识产权家”发布的《2021年中国专利无效决定统计分析》，2021年，在1091件外观设计专利被宣告全部无效的案件中，法律依据为第23条第1款和/或第2款的为1010件，占92.6%；在1121件实用新型专利被宣告全部无效的案件中，法律依据为第22条第2款和/或第3款的为1096件，占97.8%；在341件发明专利被宣告全部无效的案件中，法律依据为第22条第2款和/或第3款的为306件，占89.7%。在这样的形势下，有经验并且目的明确的无效请求人一定会在后续阶段努力检索对比文件，并据此提出新颖性或创造性的无效理由。专利权人在度过了刚收到《无效宣告请求受理通知书》之后的慌乱期，并按照第一节所述进行了简单的分析和预测之后，就要着手制定合理有效的答复策略了。《专利法实施细则》第六十八条规定，“专利复审委员会应当将专利权无效宣告请求书和有关文件的副本送交专利权人，要求其在指定的期限内陈述意见。专利权人和无效宣告请求人应当在指定期限内答复专利复审委员会发出的转送文件通知书或者无效宣告请求审查通知书；期满未答复的，不影响专利复审委员会审理。”可见，无论对于无效请求人的初始无效请求，还是后来补充的无效理由，专利权人都会被给予听证机会，这一点是无需担心的。如果专利权人目前收到的无效理由仅涉及形式问题，那么如前所述，很大的可能在随后的一个多月内还会收到来自国家知识产权局的第二次通知书，转送来自无效请求人的补充理由和证据。所以，专利权人是可以选择等待收到第二次通知书之后，一起答复两次通知书的，这也是实践中很常规的操作。这样的好处在于，可以整体分析无效请求人的所有证据和理由，更好地斟酌答复内容，选择哪些重点内容进行重点答复，哪些非重点答复甚至无需答复，也避免分两次答复时出现矛盾的说辞。或者，专利权人也可以选择在第一次答复期限内，仅提交简单答复，即在意见陈述中仅表明涉案专利权不存在无效请求中的那些形式问题云云，而不做具体解释。最不推荐的方案是，专利权人在未收到无效请求人的全部无效理由和证据时，就对已收到的部分进行过多陈述。尤其是在涉案专利或其相关专利存在侵权诉讼时，更不应该这样做。因为在无效程序中专利权人提交的每一个字，说的每一句话，只要没有被最终的无效决定明确否定，都将可能在侵权诉讼中被被告用于解释权利要求的保护范围，而这些解释一般是不符合专利权人的利益的。例如，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（法释〔2009〕21号）》第六条的规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。（禁止反悔原则）”；根据第三条的规定：“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。”而“专利审查档案”的范围是包括无效程序中专利权人提交的书面材料、口头审理记录等的（参见《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第六条）。所以，这就是为什么很多无效理由明显是不成立的，却也被无效请求人提出来，背后的原因很有可能是，这只是无效请求人希望借此得到专利权人的一些陈述或解释的陷阱，以用于相关的侵权诉讼中。专利权人在答复时绝不是说的越多越好、越细越好，而是应有大局观，通盘考虑侵权诉讼与无效程序的关系，避免陷于“专利维持了却没法用了”的尴尬境地。专利权人有时候会担心，如果不提交答复意见或者答复意见不够具体充分，合议组会不会直接采纳了无效请求人的意见？这种情况是不会出现的，即使专利权人全程不参与无效程序，合议组也不会不经审理而直接采纳无效请求人的意见。何况，在口头审理时，专利权人还有充分陈述的机会。但凡事有例外。在遇到以下情况时，应按期提交实质答复意见。第一，如果经过专利权人及其代理人的专业判断，认为目前收到的无效理由中的形式问题确实有极大可能使得专利权被无效，那还是应该认真撰写具有说服力的答复意见，陈述专利权应被维持的理由，甚至提供反证。从前述统计数据来看，虽然综合来说有90%以上被无效的专利权都是依据的新颖性/创造性理由，但毕竟也存在少数因为形式问题缺陷被无效的专利权，因此不能掉以轻心。如果不答复，万一无效请求人的本意就是要依靠形式问题无效掉专利权，而不再提交补充理由和证据，则后续专利权人也不会再有机会提交意见，专利权人等于浪费了这次在口头审理前给合议组留下印象的听证机会。第二，如果经过判断，必须要修改权利要求才能克服无效理由，那应该在期限内提交权利要求修改；此外，如果要提交除公知常识性证据之外的反证、或者提交译文异议，也应把握住第一次答复机会，避免万一请求人不提交补充理由和证据，没有第二次答复机会，则丧失了提交机会（但删除式修改、公知常识性证据、用于完善证据法定形式的证据可以在口头审理时提交）。只要在通知书指定的期限内答复，都是可以的，并非越早越好，也不应一味地追求卡住期限最后提交。一方面，专利权人提交的答复意见也会被转发给请求人，如果距离口头审理时间尚早，则无效请求人就又获得了针对专利权人的意见提交答复意见的机会。而且目前复审与无效审理部的工作任务繁重，案件合议组不太可能在距离口头审理的时间还很遥远的时候，过早地就开始关注案件，因此过早提交答复意见可能只是更利好于无效请求人。另一方面，如果过晚提交意见陈述，尤其是对第二次转送文件通知书中的补充无效理由的答复太晚，有可能已经过于接近口头审理时间，此时合议组可能已经做完庭前合议，或者没有充足时间在口头审理之前充分阅读并理解专利权人的主张，但却不影响无效请求人一方废寝忘食地了解专利权人的意见，并进行针对性的充足准备，这也不是很理想的情况。如果代理案件的专利代理人经验丰富，能够充分把握整个案件的时间线走向，根据不同的时点灵活调整答复时间，设计好节奏，是比较推荐的做法。在口头审理之前，双方中每一方每一次在指定期限内提交的文件，案件合议组都会转送给对方。这就导致面临以下的问题：专利权人提交了答复之后，被转送给无效请求人，对方又针对专利权人的答复提交了答复，那么专利权人还要不要再次提交答复？这个问题也是要分具体情况来考虑。如果无效请求人的答复没有新的有说服力的内容，专利权人从节省程序、对合议组友好的角度出发，完全可以不再答复，将这个循环程序终结在己方；但如果无效请求人的答复出现了新的有说服力的观点，专利权人可以考虑把握这次机会，进行二次答复，二次答复应追求简洁有效，之前答复过的内容不要再重复，只重点突出新观点即可。一般来说，口头审理即将结束时，大多数合议组都会告知双方当事人，口头审理结束之后不再接受新的书面意见。这种情况下，如果我们仍迫切想要提交意见，例如忽然意识到有未尽事宜，或出现新的情况（比如前述的发现无效请求人主体资格发生变化等情况）可能影响到案件结果，则可以积极和合议组沟通，看是否有提交意见的机会，并在提交的意见陈述书上注明“本意见仅供合议组参考”，这种情况下是不需要转送给对方的，不会导致循环听证的开始。但也有的时候，口头审理中有遗留问题，合议组允许某一方或者双方继续提交意见。此时，如果确有必要，可提交简明扼要的意见陈述，无需重复之前提交过的观点。本篇对于无效宣告程序中专利权人的答复策略、时机选择等做了简单的总体介绍，在后续篇章中，会继续分门别类地对于各种无效理由的具体答复策略进行讨论。（原标题：专利无效宣告程序中专利权人应对篇（五）——答复策略的制定）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：袁玥 中国贸促会专利商标事务所
编辑：IPRdaily赵甄 校对：IPRdaily纵横君