商标延续性注册在中国的司法实践
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企业在对核心品牌进行知识产权布局时，通常需要根据当前或未来一定时期生产经营的需求，对核心品牌在核心商品或服务、关联商品或服务、或者未来可能使用的商品或服务上进行注册。随着生产经营状况及未来经营计划的调整，企业在首轮注册后，往往需要对相同或高度近似的商标进行再次注册（以下简称“延续注册”），有时是为了弥补首轮注册未覆盖的商品或服务项目；有时是为了对防御性商标进行保护，避免他人以“连续三年未使用”为由对商标提起撤销（简称撤三）；有时是因为实际使用的标识与已注册标识略有区别，为了确保实际使用的标识与注册商标一致，对实际使用的标识进行注册。无论基于何种情形对在先商标在相同或类似商品或服务上进行再次注册申请时，申请延续注册的商标经常会面临被引证商标阻挡或违反绝对性理由条款而不予注册或被宣告无效。本文通过案例调研，对商标延续注册的司法实践进行总结。
一、北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南的相关规定
北京市高级人民法院知识产权庭2019年4月24日发布《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》，
第15.1 【商标延续注册的限制】
诉争商标申请人的在先商标注册后、诉争商标申请前，他人在相同或类似商品上注册与诉争商标相同或者近似的商标并持续使用且产生一定知名度，诉争商标申请人不能证明该在先商标已经使用或者经试用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下，诉争商标申请人据此主张该商标应予核准注册的，可以不予支持。
二、相关行政诉讼案例
案例一：博内特里塞文奥勒有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会、佛山市名仕实业有限公司商标撤销复审行政纠纷再审 案号 （2012）行提字第28号
裁判要点：
1.关于争议商标的知名度。尽管本案争议商标与已被认定为驰名商标的“MONTAGUT＋花图形”、“花图形”商标与本案争议商标为不同的商标，本案争议商标又在引证商标之后申请注册，但争议商标的“花图形”标识早在其申请注册之前已经过长期、广泛使用，“花图形”标志多年来在博内特里公司“MONTAGUT＋花图形”、“花图形”驰名商标上建立的商誉已经体现在争议商标“花图形”商标上，本案争议商标延续性地承载着在先“花图形”商标背后的巨大商誉。因此，虽然不同的注册商标专用权是相互独立的，但商标所承载的商誉是可以承继的，在后的争议商标会因为在先驰名商标商誉的存在而在较短的时间内具有了较高的知名度。
2. 关于争议商标注册的合法性判断。在判断争议商标的注册是否违反《商标法》第二十八条的规定、与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标时，需要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以是否容易导致混淆作为判断标准。即便争议商标与引证商标在自然属性上构成近似，二者属于不同类别上注册的不同商品，且引证商标不具有一定的知名度，尽管名仕公司对引证商标享有商标专用权，但其商标专用权的排斥力因其商标不具知名度而应受到一定的限制。相反，博内特里公司在先注册并大量使用的“花图形”标识的商誉已延续至争议商标，使得争议商标具有较高的知名度，已建立较高市场声誉和形成相关公众群体，相关公众已在客观上将博内特里公司的争议商标与名仕公司的引证商标区别开来，此时允许争议商标存在只是限制引证商标排斥权的范围，并不限制其商标专用权。从本案争议商标的特殊性考虑，认定争议商标的注册具有合法性能维护已经形成和稳定的市场秩序。
案件结果：维持争议商标的延续注册。
案例二：宋城演艺发展股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会商标驳回复审行政纠纷一审 案号：（2018）京73行初5411号
裁判要点：
宋城公司于1995年3月1日在与诉争商标相同或类似的群组上申请了第939972号“宋城”商标，后该商标被核准注册。宋城公司提供的国家图书馆检索报告、若干媒体对宋城景区及宋城公司的报道、官方发布的宋城景区黄金周游客人数统计报道、宋城景区实景图片等证据足以证明，早在引证商标的申请日2014年6月13日之前，宋城公司就在核定服务上对第939972号“宋城”商标进行了持续、广泛的使用，并已具有较高的知名度，宋城公司已经与其第939972号“宋城”商标形成了较为稳定的对应关系。鉴于本案诉争商标“小宋城”与第939972号“宋城”商标十分相近，故相关公众易将诉争商标与第939972号“宋城”商标联系在一起，并认为两商标的服务均来自于宋城公司，第939972号“宋城”商标所建立的商业信誉可以在诉争商标上延续。因此，诉争商标与引证商标共同使用在同一种或类似服务上，相关公众能够识别诉争商标所指向的服务来自宋城公司，不会造成相关公众对服务来源产生混淆、误认。
另外，商标评审及司法审查程序虽然要考虑个案情况，但审查的基本依据均为商标法及相关法律规定，亦不能以个案审查为由而忽视适用法律标准的统一性问题。鉴于本院在之前作出的（2017）京73行初8604号行政判决书中已经认定本案引证商标与宋城公司的第939972号“宋城”商标不构成近似商标，而第939972号“宋城”商标与诉争商标高度相近，故在综合考虑以上因素的情况下，本案亦可认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。
案件结果：支持诉争商标的延续注册。
案例三：国家工商行政管理总局商标评审委员会与农耕云网络科技（上海）有限公司商标驳回复审行政纠纷二审 案号：（2019）京行终4100号
裁判要点：
商标评审及司法审查程序虽然要考虑个案情况，但审查的基本依据均为商标法及相关法律规定，亦不能以个案审查为由而忽视执法标准的统一性问题，特别是有关商标法绝对条款的审查问题，更是如此。本案中，农耕云公司在先申请的第22220956号、第22221320号商标均已获准注册，上述两商标与诉争商标在文字构成、呼叫等方面相同，商标评审委员会并未在本案中向本院举证证明诉争商标相较于第22220956号、第22221320号商标具有必须予以特殊考量的个案因素。况且，根据查明的事实，诉争商标申请注册前后已有多件含有“农民公社”文字的商标获准注册。因此，对国家知识产权局有关个案审查原则的上诉理由，本院不予支持。
案件结果：支持诉争商标的延续注册。
案例四：雷允上药业集团有限公司与国家知识产权局、第三人上海雷允上药业西区有限公司商标无效宣告行政诉讼再审 案号：2021京行申1806号
裁判要点：
商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，先后注册的商标之间不当然具有延续关系，在先注册商标的商誉也不当然延续至在后申请的商标。同时，在已注册商标基础上的保护性延伸注册新商标，不应当破坏已经形成的商标注册秩序，特别是不应当和他人已经在先申请注册的商标构成使用在同一种或类似商品上的相同或近似商标。雷允上集团公司提交的在案证据，不足以证明诉争商标在引证商标申请注册前已经使用在核定商品上并获得一定知名度，足以与引证商标相区分。
案件结果：不支持诉争商标延续注册。
案例五：香港皇家珠宝有限公司与国家知识产权局商标申请驳回复审行政纠纷二审 案号：（2022）京73行终4647号
裁判要点：
商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。在已注册商标基础上的保护性延伸注册新商标不应当破坏已经形成的商标注册秩序，特别是不应当和他人已经在先申请注册的商标构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标。
如果在后申请注册商标想凭借在先商标取得延续性注册须满足以下要件：
一、基础商标在引证商标申请日前注册并具有一定知名度；
二、在后申请注册商标经使用具有知名度且与基础注册商标构成同一种或类似商品上的近似商标，致使基础注册商标商誉沿袭到在后申请注册商标上，容易导致相关公众将二者联系起来；
三、引证商标未持续使用并产生一定知名度。本案中，各引证商标权利人并未参与诉讼，引证商标的知名度亦难以考量。因此，不能仅凭皇家珠宝公司主张存在基础商标且有一定知名度就必然使诉争商标获得延续性注册。
案件结果：不支持诉争商标延续注册。
三、总结
结合以上案例及笔者的办案实践，对商标延续性注册的相关问题及解决方案总结如下。
（一）先后注册商标之间不当然具有延续关系
根据最新的司法实践，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系。在已注册商标基础上的保护性延伸注册新商标不应当破坏已经形成的商标注册秩序，特别是不应当和他人已经在先申请注册的商标构成使用在相同或类似商品上的相同或近似商标。在已注册商标基础上的保护性延伸注册新商标不应当破坏已经形成的商标注册秩序，特别是不应当和他人已经在先申请注册的商标构成相同或类似商品上的相同或近似商标。
（二）在后申请商标想凭借在先商标取得延续性注册应满足的条件
如果在后申请注册商标想凭借在先商标取得延续性注册须满足以下要件：
1.基础商标在引证商标申请日前注册并具有一定知名度；
2. 在后申请注册商标经使用具有知名度且与基础注册商标构成同一种或类似商品上的近似商标，致使基础注册商标的商誉沿袭到在后申请注册商标上，容易导致相关公众将二者联系起来；
3. 引证商标未持续使用并产生一定知名度。
在商标驳回复审行政诉讼案件中，由于引证商标权利人并未参与诉讼，故法院基本不支持延续性注册的主张。除非原告能提供证据证明引证商标权利人从未使用过引证商标，例如引证商标权利人处经营状态异常、吊销或注销且并未转让或许可引证商标，等。
在商标无效宣告或不予注册复审行政诉讼案件中，由于引证商标权利人参与诉讼，主张延续性注册的一方可以积极举证并利用对方提交的证据，充分论证案件符合延续性注册的三个条件。
（三）如何避免在后申请商标因存在引证商标而不予注册的风险
为避免在后申请商标因存在引证商标而不予注册的风险，需要做到：
1.对基础商标在核心或重点类别上进行监视，对相同或类似商品或服务上的相同或近似商标及时提起异议、无效等法律行动；
2. 在申请商标之前，最好能开展注册风险评估，及时对潜在的引证商标采取法律行动；
3. 收到驳回通知时，立即对引证商标采取法律行动，例如异议、无效或同时提撤三，如成功，则引证商标的障碍可被成功克服，即使异议或无效失败，生效判决/裁定关于引证商标与基础商标不构成类似商品或服务上的相同或近似商标，也有助于权利人在驳回复审或行政诉讼中主张按照审查一致性原则，引证商标不构成类似商品或服务上的相同或近似商标。
（四）在后申请商标因绝对理由不予注册的应对措施
如果基础商标已获得注册，在后申请商标与基础商标相同或高度近似，商品类别也相同或类似，国知局由于审查标准趋严，以绝对理由对在后申请商标不予注册时，可以通过列举基础商标与在后申请商标的基础信息，充分举证证明在后申请商标不存在绝对理由规定的情形，同时要求被告（国知局）举证证明本案与在先已注册的基础商标相比，必须考量的个案因素是什么。如被告不能证明本案必须考量的个案因素及合理性，则不应以“个案审查”为由援引绝对理由不予核准在后申请商标的注册。
作者简介
姓名：屈小春
职务：北京市铸成律师事务所 合伙人、律师、专利代理师
联系方式：nancyqu@changtsi.com
+86 10 88369999
简介：屈小春律师主要从事商标、专利、著作权、域名、不正当竞争等知识产权领域的授权确权和争议解决工作，包括提供全面的知识产权保护策略、代理民事、行政、刑事诉讼、执行案件及谈判案件。屈律师持有律师和专利代理师双重执业资格，并具有十五年以上的从业经验，在涉外商标、专利授权确权行政诉讼、知识产权民事诉讼、执行、谈判策略及实务方面积累了丰富的经验，尤其擅长处理复杂、疑难的知识产权侵权诉讼案件。她曾经成功地协助多个世界500强公司保护其商标权、专利权、商号权、知名商品特有名称和装潢权等反不正当竞争权利，充分保护了客户的市场优势。
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姓名：韩映辉
职务：北京市铸成律师事务所 合伙人、律师
联系方式：FredaHan@changtsi.com
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简介：韩映辉律师是铸成律师事务所合伙人，2019年加入铸成律师事务所之前，是纪凯律师事务所主任，执业十九年，专注于知识产权保护争议解决和其他知识产权业务，同时还专注于公司治理等相关业务领域。她在执业二十七年中一直致力于知识产权及公司治理等方面的复杂法律问题研究就并购、上市、投融资、维权及破产等项目中遇到知识产权问题向客户提供自己的业务特长，并运用对法律熟知和对商业交易的丰富经验，为政府、大型国有企业提供有效解决方案，确保知识产权和公司治理问题给予最大程度保障，避免在交易与维权中涉及知识产权纠纷。在2003年参与研究了中国第一个“确认不侵犯专利纠纷“案的规划、策略及设计，该案的核心是请求其行为侵犯专利权确立了不侵犯发明专利权认定，有关诉讼程序使用的合理、合法性及证据使用的三性检查，对于进一步完善专利确认不侵权之诉的审理条件，提供了较有价值的研究样本。韩映辉律师凭借在知识产权领域、公司治理等深厚的专业功底赢得了客户的高度信赖和广泛赞誉。
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