我们与您共同迎来青春、悸动、充满无限可能的五月。本月的主题是知识产权，来自金杜的合伙人、律师团队将陆续为您呈现并解读知识产权相关热点法律问题，供您了解把脉最新知识产权动态。此外，更多金杜线上/线下活动的最新预告也将于此发布，敬请关注。

本文作者

毛琎

知识产权部丨合伙人

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毛琎律师的主要执业领域为知识产权诉讼，包括专利无效和侵权诉讼，商业秘密侵权诉讼。他承办了多起业界关注的专利无效和诉讼系列案件，部分案件已入选最高院知识产权年度十大案件。

陈颖

知识产权部丨资深代理人

近日，北京知识产权法院对搜狗诉百度侵犯其输入法相关专利权系列案作出一审判决。其中“一种中文词库更新系统及方法”专利侵权案件的审理涉及如何认定计算机软件实现专利中功能性限定以及如何确定功能架构模块限定的权利要求保护范围的问题。

引言

“功能性限定”属于软件和通信行业内专利从业人员长期关注的热点话题。软件和通信行业的技术革新几乎都体现在计算机流程、方法上。按照《专利审查指南》第二部分第九章，“涉及计算机程序的专利申请”的规定，对计算机流程、方法的改进，如果撰写成产品权利要求，需要采用计算机功能模块的方式撰写。因此，目前软件和通信行业的产品专利撰写，几乎都得采用计算机功能模块的限定方式。

按照《专利审查指南》第二部分第二章的相关规定，如果发明权利要求中的特征不是采用结构、组分或操作步骤来定义，而是采用零部件或步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来定义的，则权利要求中的该特征被称为功能性限定的技术特征。而按照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称“司法解释”）第四条规定，“对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，人民法院应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。”

计算机软件功能模块的撰写方式，从撰写形式上看似乎体现了一定的功能和效果，这是否就意味着计算机软件功能模块撰写的权利要求，属于上述司法解释规定的功能性限定特征，从而需要受上述司法解释的约束？一旦认定某计算机软件功能模块撰写的权利要求属于功能性限定，该权利要求的保护范围便不能按照权利要求的字面范围进行界定，而需要将权利要求的保护范围缩限到说明书实施例及其等同，这会对专利权人的利益带来巨大的影响。

华勤诉诺基亚侵权案

诺基亚诉华勤侵犯其“选择数据传送方法”发明专利纠纷一案，权利要求撰写上使用了终端、消息编辑器“被配置为：基于从用户接收的输入来确定待传送的消息……”的方式。上海高院于2014年2月的终审判决[1]认为：涉案专利权利要求（产品权利要求）采取了在方法权利要求对应的每一个步骤特征前附加“被配置为”的撰写方式来表征其所限定的相关技术特征，而“被配置为”在文意上应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果，且本领域普通技术人员通过阅读权利要求书、说明书和附图亦不能直接、明确地确定该技术特征的技术内容，因此，涉案专利权利要求包含了使用功能性词语限定的技术特征。值得注意的是，虽然涉案专利说明书对于如何具体实施权利要求中的“被配置为”存在相应方法流程是说明，但上海高院并不认为说明书中的方法流程能够说明计算机程序产品权利要求的具体形态、结构。从而认定涉案专利说明书并没有对产品权利要求进行说明。

上海高院在认定权利要求属于功能性限定权利要求的基础上，基于上述司法解释第四条的规定，将权利要求的保护范围缩限到说明书实施例及其等同。进一步，上海高院基于涉案专利说明书实施例没有记载实施权利要求的具体实施方式，从而认定无法确定上述权利要求的保护范围，也无法进行侵权比对，直接判决驳回诺基亚公司的全部诉讼请求。

搜狗诉百度侵权案

回到上述搜狗诉百度的专利侵权案件中，涉案专利权利要求1中记载了“所述同步模块使所述用户词典与服务器中对应账号的词典数据之间保持同步”。对于该具有功能性表述的技术特征，北京知识产权法院于2018年3月的判决[2]中认为，根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第八条的规定，权利要求书针对某一技术特征的撰写即使有功能或者效果方面的描述，但是当该描述被本领域技术人员阅读后即可知晓其特征并通过阅读权利要求书即可以直接、明确地确定实现该功能或者效果的具体实施方式时，则不认为该技术特征是“功能性特征”。对于计算机领域的技术人员而言，通过阅读权利要求书就可以直接、明确地确定同步模块实现服务器数据和用户终端数据之间保持同步存在的实施方式为：根据服务器端的数据更新用户终端的数据，或者根据用户终端的数据更新服务器端数据，最终实现两者数据内容的一致并保证更新到最新的数据。并且，北知院还认为司法解释只限定了能够直接、明确地确定具体实施方式，对于是否是唯一的实施方式并未限定。因此，对于同步模块使所述用户词典与服务器中对应用户账号的词典数据之间保持同步的技术特征不能理解为功能性特征。可见，对于权利要求中具有功能性表述的特征不能一概地认为其属于“功能性特征”，还要判断其是否属于司法解释二中予以排除的情况。

同时，北知院进一步认为，根据《专利审查指南》第二部分第九章的规定，涉案专利权利要求1中“同步模块”的表述属于为实现该程序流程各步骤或该方法各步骤所必须建立的功能模块。说明书中记载的“同步模块”对应的计算机程序流程的各步骤，应当构成对权利要求1的限定，不能将涉案专利权利要求1的保护范围扩展至“保持同步”的各种实现方式。可见，计算机程序中的功能模块并不属于功能性特征，并不适用于上述“司法解释”第四条的规定，但权利要求中功能性模块受到说明书具体记载的计算机程序方法流程的限制，这对于此类权利要求的保护范围的确定提供了新的司法实践的处理方法。

分析

软件、通信领域不同于传统制造产业，其发明创造的贡献往往在于计算机程序方法，如信令流程、参数等的改变，软件和信息技术依靠计算机程序方法的开发更新换代。得益于计算机软件和微电子技术的发展，可编程大规模集成电路逐步替代分立电子元件，计算机程序与硬件的结合更加紧密。计算机程序方法的更新，既可以采用纯软件的方式实现，也可以采用可编程逻辑电路的硬件实现，或者由两者结合而完成。对于成熟的程序开发人员来说，在既定的方法或实现功能面前，采用适当的编程语言，利用纯软件或者结合硬件来实现并不困难。

在采用纯软件实现时，软件代码并不属于专利法意义的产品。采用硬件或结合硬件实现时，则存在专利法意义的产品。因为一旦某计算机程序代码被编译并烧写进可编程逻辑电路，该电路的内部微电路的物理或逻辑连接、组合方式就会被改变，从硬件产品上会形成若干功能模块来实现不同的功能。然而，这种改变完全依赖于计算机程序的设计和改进，在硬件上没有任何创新，同时这类硬件内部结构的改变一般无法用结构特征来表述。

从产品研发角度看，对于通信装置的保护，其在申请日时也许还不能确定某个模块具体应采用软件实现还是采用硬件实现，然而如果说明书对相关的方法做出了清楚且充分的描述，本领域技术人员看到本专利申请后就能够根据其所掌握的技能，而不需要付出创造性劳动就可以实现。则无论是软件模块还是硬件模块的改变、组合或分立都仅是形式上的变化而已，可以认为相同或等同。

机械地要求采用具体的电路结构来限定计算机产品权利要求的保护范围是难以做到的，也是不合理的。诺基亚专利权利要求对终端、消息编辑器使用了“配置为”的功能性表述形式，虽然权利要求中的功能模块，并不存在具体产品结构形态或硬件结构方面的说明和描述，但是本领域技术人员通过阅读权利要求书可以清楚地理解“被配置为”的功能模块，在计算机程序方法流程步骤上的含义，这本质上也是直接、明确地确定终端、消息编辑器的某种具体的实施方式，而本领域技术人员也可以基于说明书对计算机流程的描述，合理的确定采用具体的软件或硬件来实现。因此，基于说明书对于程序方法流程的描述，对于终端、消息编辑器“被配置为”的相关技术特征不应该被理解为功能性特征。

 在“搜狗诉百度案”中，北京知识产权法院就采用了完全不同的权利要求解读方式。北知院并没有纠结在计算机程序的产品权利要求到底采用软件实现还是硬件实现，以及权利要求是否会在产品的具体结构上产生限定。北知院直接认为，对于权利要求中功能性语言描述的特征而言，如果说明书对该特征进行了相应计算机程序、流程、步骤等方面的描述，本领域技术人员阅读了说明书中的相关描述，知道在计算机程序层面如何具体实施，则该功能性语言描述不属于“司法解释”第四条规定的功能性限定。

北知院的认定，一方面避免了要求计算机产品权利要求，需要在产品具体形态或具体硬件结构上有限定，另一方面，又排除了完全基于权利要求字面的功能性语言，确定广泛的、不明确的保护范围，而需要结合说明书来理解功能性模块的具体含义。北知院对计算机功能性限定权利要求的解读，体现了软件和通信领域技术进步的实质在于计算机程序本身，而不在于具体的产品形态或硬件结构实现方式。虽然权利要求采取产品权利要求的保护方式，然而，其实质上保护的是程序、是流程、是方法，而不是产品的具体形态或硬件结构。这明显是更加贴合技术改进的本质，也是更加贴合行业发展需求的解读方式。

总结

目前，我国的信息产业正处在高速发展阶段，人工智能、云计算、大数据、物联网、5G等技术创新不断涌现。这些领域都涉及大量的以功能性描述或计算机流程限定的产品权利要求的发明专利申请。立足于产业发展现状，形成一套完善、统一的、适合我国国情的计算机程序权利要求解释规则，是当期专利权司法保护的重要发展方向。我们也期待搜狗诉百度案件二审判决的尽快落定，以形成更为明晰的计算机软件专利如何保护的司法实践。 

[1]（2013）沪高民三（知）终字第96号

[2]（2015）京知民初字第01937号

判决书摘录

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