在先注册商标与在后企业字号的冲突及解决规则与思路——以最高法公布的典型案例为例
文 | 阮超律师 徐昂律师
一、 问题的提出
当作为企业名称重要组成部分的字号在单独使用时，因其代表了企业名称即商品制造者，字号在某种程度上具有了区别商品制造者来源的功能。而随着市场竞争加剧，商标最根本的功能从最初的表明商品制造者来源扩张为表明商品来源（商品制造匿名的原因在于，消费者不关心制造者，但可根据商标可按图索骥找到制造者）。这样，字号与文字商标即天然具有了交叉和冲突。
目前的司法实践中，对于在先使用且已具有一定影响力或知名度的企业字号与在后申请的注册商标之间的冲突规则已然建立：对于容易导致公众混淆、且具有一定知名度的企业字号作为自身商誉的载体属于《商标法》第九条、第三十二条规定的“在先权利”，可以阻却在后商标的注册申请或宣告在后申请的注册商标无效，进而可依据《反不正当竞争法》第六条第一款第（二）项规定要求使用者承担不正当竞争的法律责任。
对于在先注册商标与在后企业字号的冲突，《商标法》第五十八条和《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（“《商标解释》”）第一条第一款第（一）项给出了不正当竞争与商标侵权两种冲突解决路径。
但上述两种冲突解决规则，当面临两者的商品类似，或文字近似时，如何适用相应规则，仍存在较大争议，例如在最高人民法院发布的2021年中国法院50件典型知识产权案例之原告美盛农资（北京）有限公司与被告津港美禾辛化肥（天津）有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案中就有较为典型的体现。
为此，本文拟根据新修订的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》（“新《反不正当竞争法解释》”）第十三条的规定，结合上述最高人民法院的典型案例，探讨当前商标与不正当竞争法律框架下在先注册商标与在后企业字号的冲突解决规则。为便于讨论，本文只讨论两者商品相同之情形。
二、 新《反不正当竞争法解释》之前的冲突解决规则
1. 2002年《商标解释》第一条第一款第（一）项（该解释此后修订版本对该条未作调整）
根据《商标解释》第一条第一款第（一）项的规定，“将与他人注册商标相同或者近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的”，属于《商标法》第五十七条第一款第（七）项规定的他人注册商标专用权造成其他损害的行为，构成商标侵权。该条规定的原理不难理解，“突出使用”并“使相关公众产生误认”的字号本身就起到了与商标相同的区分商品/服务来源的作用，这已经超出正常使用企业字号的权利边界。该条亦先行对在先注册商标与在后企业字号（无论相同还是近似）确定了一个基本规则，即后者突出使用、导致误认的情况下，无论在后字号与在先注册商标相同还是近似，均足以构成商标侵权。但对于非“突出使用”或虽“突出使用”但不会导致误认的情况下是否构成商标侵权并未明确。
2. 2019年《商标法》第五十八条明确规定适用《反不正当竞争法》
《商标法》第五十八条规定，“将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理”。首先，该条解决的是法律适用问题，即《商标法》不予调整而是由《反不正当竞争法》进行调整。其次，非“突出使用”但“误导公众”的，在后企业字号构成对在先注册商标的不正当竞争。笔者认为，这一规定，一方面，实质是不再强调突出使用这一原因，而是强调结果。因为即使缺少突出使用，同样可能误导公众。另一方面，此处的“误导公众”属于主客观统一的要件，即有误导公众的意图并产生了误导公众的效果，而《商标解释》第一条第一款第（一）项中的“使相关公众误认”则属于客观效果要件，即产生了误认的效果。而依据本条规定，最终指向适用《反不正当竞争法》第六条的混淆行为还是适用第二条兜底在实践中存在不同的做法。
3. 最高人民法院（2004）民三他字第10号复函
最高人民法院（2004）民三他字第10号复函中的第二条规定，“对违反诚实信用原则，使用与他人注册商标中的文字相同或者近似的企业字号，足以使相关公众对其商品或者服务的来源产生混淆的，根据当事人的诉讼请求，可以依照民法通则有关规定以及反不正当竞争法第二条第一、二款规定，审查是否构成不正当竞争行为，追究行为人的民事责任”。
该复函意见虽为《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》（“《在先权利冲突规定》”）的吸收，但该规定的全部四条规定中，并无与该复函第二条意见相关或类似的规定。这反而使得《商标法》第五十八条所指向适用的《反不正当竞争法》的条款不再清晰，且对于在先注册商标与在后近似企业字号的冲突不再有明确的冲突解决规则。
三、 新《反不正当竞争法解释》颁布之后的两者冲突解决规则
1. 新《反不正当竞争法解释》第十三条之规定
该条规定：经营者实施下列混淆行为之一，足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的，人民法院可以依照反不正当竞争法第六条第四项予以认定：（一）擅自使用反不正当竞争法第六条第一项、第二项、第三项规定以外“有一定影响的”标识；（二）将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众。
笔者认为，该第（二）项的规定似乎与《商标法》第五十八条并无不同，“误导公众”以及“足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系”也符合上文中笔者关于《商标法》第五十八条的“误导公众”属于主客观相统一的要件的分析，但却将在先注册商标与在后企业字号冲突情况下的法律适用明确为《反不正当竞争法》第六条第一款第（四）项。此外，该条仍未解决因最高人民法院（2004）民三他字第10号复函被废止导致的在先注册商标与在后近似企业字号的冲突解决规则缺失问题。
2. 在后近似字号与在先商标的冲突
2021年中国法院50件典型知识产权案例之原告美盛农资（北京）有限公司与被告津港美禾辛化肥（天津）有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案【山东省高级人民法院（2021）鲁民终1160号案】即是这一问题的典型案例。
该案一审法院根据《商标解释》，认为被告津港美禾辛公司等将与原告的“美可辛”注册商标相近似的“美禾辛”文字作为其企业字号在化肥产品上突出使用的行为，属于侵犯原告的“美可辛”注册商标专用权的行为。但二审法院认为：被告津港美禾辛公司等在被诉侵权产品包装上标注了企业名称全称，并未突出使用“美禾辛”字号，一审法院认定构成商标侵权缺乏事实依据，本院予以纠正。但同时认为，被告攀附原告及其“美可辛”注册商标商誉谋取竞争优势的主观恶意明显，有悖诚信原则和公认的商业道德，即使规范使用其企业名称全称，仍难以避免相关公众产生其与原告存在特定联系的混淆误认，被告使用含有“美禾辛”字号的企业名称属于《反不正当竞争法》第六条第四项规定的混淆行为。可见，二审法院对于非突出使用的情况下在先注册商标与在后近似企业字号的冲突选择适用《反不正当竞争法》第六条第一款第（四）项的规定。
特别需要提出的是，该二审判决系依据原《反不正当竞争法解释》作出，彼时新《反不正当竞争法解释》尚未颁布。但是，新《反不正当竞争法解释》第十三条第一款第（二）项并未将本案的在后近似企业字号的情形涵盖在内。
对此，笔者认为，最高人民法院的典型案例对于人民法院的司法审判工作具有指导意义，也在实践中经常承担起司法解释之余弥补法律空白的职责，但本案中二审法院的观点在法律适用上仍然存在可商榷之处。笔者认为在先注册商标与在后近似企业字号的冲突在最高人民法院（2004）民三他字第10号复函被废止的当下无法最终适用《反不正当竞争法》第六条第一款第（四）项的规定，只能适用《反不正当竞争法》第二条。这也并不违背新《反不正当竞争法解释》第一条所确立的唯有《反不正当竞争法》第二章的具体不正当竞争行为及专利法、商标法、著作权法等规定之外的情形方可适用《反不正当竞争法》第二条予以认定的法律适用规则。否则就需要对《反不正当竞争法》第六条第一款第（四）项或新《反不正当竞争法解释》第十三条第一款第（二）项再做解释。
四、 在先注册商标与在后企业字号冲突解决规则小结（笔者观点）
点击查看大图
上述表格中的各项要件基本符合一般侵权责任的构成要件，即侵权行为（作为字号并使用）、主观恶意（是否突出使用及其他主观恶意）、损害结果和因果关系（导致误认）。而若在后企业字号（无论相同或近似）并非突出使用，也无主观恶意或者未导致误认的，则因缺失主观恶意、损害结果和因果关系等要件而既不构成商标侵权也不构成不正当竞争（实践中无主观恶意而单纯有损害结果的情形并不多见）。
五、 结语
即使在行政机构改革、主管商标工作的行政机构改为国家知识产权局之前均为工商行政管理局（市场监督管理局）管理，但商标注册与企业名称核准在法律依据、取得程序以及是否给予核准的标准均有所不同，尤其是企业字号往往只与同一企业登记机关辖下的同行业或不使用行业、经营特点表述的企业名称中的字号进行检索比较，而要取得商标注册则需要在全国的申请/注册商标信息库中进行相同或近似检索，因此实践中出现文字商标与企业字号相同或近似的情形绝非少数，两者之间的冲突也是商标侵权与不正当竞争案件的主要类型之一。
如果说在后企业字号与在先注册的文字商标相同极大概率是在后企业字号的使用具有攀附在先注册商标商誉、误导公众的恶意，但在后近似企业字号则相较而言有较大概率并不具有前述恶意，且即使与在先注册商标在相同行业且商标知名度极高的情况下，目前在后企业字号亦无避让在先注册商标的法定义务。实践中市场监督管理局要求企业名称核准的申请人于申请时做一定承诺，但笔者认为该等承诺并不构成前述避让义务，要求企业名称核准申请人在申请之前先行进行商标检索并判断是否近似太过苛刻，只对核准后的企业字号的使用予以规制无疑更为合理。在未有进一步司法解释或修法明确在先注册商标与在后近似企业字号的冲突解决规则之前，笔者认为不宜将在后近似企业字号认定为《反不正当竞争法》第六条的混淆行为，无恶意或无误认的，应认定为不构成商标侵权也不构成，具有恶意且有误认的，应当以《反不正当竞争法》第二条予以认定。
律师简介
阮超 律师
高级合伙人
知识产权专委会
擅长领域：公司法律事务、商事法律事务、行政法律事务、争议解决
徐昂 律师
合伙人
擅长领域：侵权责任纠纷、婚姻家庭纠纷、政府法律服务
联系我们
微博：普世万联律频道
电话：021-52988666
传真：021-62317688
官网：www.pushiwanlian.com
邮箱：pushi@pushiwanlian.com
地址：中国上海市云岭东路89号长风国际大厦4层
邮编：200062