观点 | 浅析中国专利申请保密审查制度
引言
随着科学技术的高速发展及其在军事领域的应用，科学技术与国家安全和利益的相关性达到前所未有的程度。各国之间为保持本国的科技竞争优势，在不断提升自身科技水平的同时，必然会一方面投入更多的人力、物力去获取其他国家的科技信息，另一方面则会采取更多、更为有效的手段防止本国的科技信息被别国窃取。
当前，专利制度已经被公认为是技术创新的激励机制，是技术创新成果的保护机制，是市场配置技术创新资源的调节机制，是技术创新信息资源的传播机制，是技术创新成果市场化的动力机制，是促进技术创新和经济发展的一项重要制度,其所授予的私有权利对一国经济发展和市场布局的影响已越来越大，从维护国家安全和重大利益的角度出发，加强向外国申请专利的保密审查显得尤为重要。
关键词：保密审查 中国专利 专利制度 科技创新
在我国，专利申请的保密工作对于国家安全及综合国力的提升具有极为特殊的意义，建立向外国申请专利保密审查制度，一方面是保障关于保密的规定得以遵守，维护我国国家安全和国家利益，另一方面是完善专利管理工作的需要，及时掌握向外国申请的发明和实用新型专利的信息。
1 中国专利申请保密审查制度的解析
关于申请国际专利首先进行保密审查的规定，许多国家或地区均有类似的规定，例如美、德、日等国家已经制定了较为完善的保密审查程序，实现了保护国家安全和专利申请人合理利益之间的平衡，有效地促进了经济和科技的快速发展。
我国在2009年修订的《专利法》和2010年修订的《专利法实施细则》中，对向外国申请专利保密制度进行了比较大的修改，修改有以下几方面[1]：
（1）在《专利法》第二十条第一款中明确规定向外国申请专利应当遵守《专利法》第四条规定的保密要求；
（2）在《专利法》第二十条第一款中将规定的主题范围由“中国单位或者个人”改为“任何单位或者个人”，加入了外国单位和个人的情形；
（3）在《专利法》第二十条增加了第四款，明确未经保密审查向外国申请专利的法律责任。
（4）在《专利法实施细则》第八条中明确了不同情形下向外国申请专利保密审查请求的程序，特别是增加了直接向外国申请专利保密审查程序，申请人可以不先在中国申请专利；
（5）在《专利法实施细则》第九条中增加了向外国申请专利保密审查程序需要遵守的审限规定。
由此可见，随着2009年《专利法》的第三次修改和2010年《专利法实施细则》的修订，《专利法》第二十条第一款、第四款，《专利法实施细则》第八条、第九条以及《专利审查指南》第五部分第五章从向外国申请专利的保密审查的对象、保密审查的请求方式、保密审查的程序及保密审查的期限等多方面构建了一个清晰的向外国申请专利保密审查请求的审批制度的法律框架，营造了一个透明的向外国申请专利的审批制度的法律环境，我国的专利法律制度已初步建立起一套相对完善的，对在中国完成的发明创造向外国申请专利前的保密审查制度。
1.1 保密审查的适用主体和客体
根据《专利法》第二十条的规定，向外国申请专利保密审查制度的适用主体是“任何单位或者个人”，适用客体是“在中国完成的发明或者实用新型”。
相比于2009年修改前的《专利法》，这一规定扩大了适用主体的范围，以往实践中，一些外国公司可通过其他方式轻易地就规避了原专利法第十条规定的审批要求和第二十条规定的首先在我国申请专利的规定。为便于在发明创造涉及国家安全或者重大利益需要保密的情况下依法采取必要措施，此次修改消除了原专利法中存在的不够严谨之处，效弥补了法律的“漏洞”，主要体现在适用主体扩大至包括外国人、外国企业或者外国其他组织。现行《专利法》明确规定，只要申请专利的发明或者实用新型是在中国完成的，就需要适用本条规定，而不问申请人是中国单位或者个人，还是外国人、外国企业或者外国其他组织[2]。
1.2 保密审查的提出
按照《专利法实施细则》第八条的规定，申请人可以以三种方式提出向外国申请专利保密审查请求，即：
（1）可以不在中国提交专利申请而单独提出保密审查请求，但需要向专利局提交技术方案的说明书；
（2）在中国提出专利申请的同时或者之后，提出向外国申请专利保密审查请求；
（3）向国家知识产权局提出PCT申请，并符合在中国受理的条件的，视为同时提出了向外国申请专利保密审查请求，不再额外提出请求。
1.3 保密审查的程序和期限
《专利法实施细则》第九条明确规定：“国务院专利行政部门收到依照本细则第八条规定递交的请求后，经过审查认为该发明或者实用新型可能涉及国家安全或者重大利益需要保密的，应当及时向申请人发出保密审查通知；申请人未在其请求递交日起4个月内收到保密审查通知的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。
国务院专利行政部门依照前款规定通知进行保密审查的，应当及时作出是否需要保密的决定，并通知申请人。申请人未在其请求递交日起6个月内收到需要保密的决定的，可以就该发明或者实用新型向外国申请专利或者向有关国外机构提交专利国际申请。”
对于以技术方案说明书的方式直接提出向外国申请专利保密审查请求的，专利局受理部门在收到向外国申请专利保密审查请求书和技术方案说明书后，将给请求人发出向外国申请专利保密审查请求文件接收回执，其后作出同意或者暂缓向外国申请专利的保密审查意见。对于做出暂缓向外国申请专利的保密审查意见的技术方案，保密审查处将进行进一步的保密审查，最终作出是否同意向外国申请专利的保密审查决定。
对于与专利申请同时提出的向外国申请专利保密审查请求，在受理阶段进行审批，经审查符合受理条件的，立即进行向外国申请专利保密审查，并在发出专利申请受理通知书的同时发出向外国申请专利保密审查意见通知书，将同意或者暂缓向外国申请专利的保密审查意见通知申请人。暂缓后专利申请的进一步保密审查方式同技术方案说明书的进一步保密审查方式。
对于在提交专利申请之后提出的向外国申请专利保密审查请求，系统将会直接将向外国申请专利保密审查请求书及申请文件的所有信息转入保密审查子系统的向外申请审查模块中，保密审查处的审查员将依据申请文件的信息进行审查，并作出同意或者暂缓向外国申请专利的保密审查意见。暂缓后专利申请的进一步保密审查方式同技术方案说明书的进一步保密审查方式。
对于符合中国受理局受理条件的PCT申请，在符合受理条件后，审查员将对申请内容进行保密审查，明显不涉密的，审查员将发出国际申请日和申请号通知书，并向国际局传送登记本；可能涉密的，将在国际申请日和申请号通知书上告知申请人该申请内容可能涉及国家安全，暂缓向国际局传送登记本。其后，国际申请的内容将经过进一步保密审查，经审查不涉密的，将同意向外国申请专利，并在优先权日起17个月内重新发出国际申请日和申请号通知书，并向国际局传送登记本，继续国际阶段的程序。确定其申请内容涉密禁止向外国申请专利的，审查员将向申请人和国际局发出因国家安全原因不再传送登记本和检索本的通知书，该申请的国际阶段程序终止[3、4]。
1.4 保密申请的解密
解密的情形是指符合保密专利申请（或专利）保密法律状态解除的情形。依照启动主体的不同，解密可分为以下两种情形：申请人请求解密和专利局自行解密。
申请人在以下情形时，可能会请求解密：
（1）重大项目需要解密后进行技术合作等；
（2）质押融资，需要技术评估；
（3）根据国家利益的考虑，需要展示研究成果；
（4）技术已经泄密，市场上已经大量存在，不解密会对维护权利产生影响。
专利局每两年对保密专利申请（或专利）进行一次解密审查。如果发生以下情形，可以予以解密：
（1）已到或已过保密期限；
（2）随着科学的发展和技术的进步，已经没有保密价值；
（3）技术方案已经在本领域内公布。
关于国防专利申请（或专利）解密的情形，主要有以下四种情形：
（1）出现接替技术使原有专利失去保密价值的；
（2）属于用在退役武器装备中的；
（3）主要技术特征被他人通过申请专利或者其他途径公开的；
（4）从全局衡量，解密对国家更为有利的。
1.5 未经保密审查的法律责任
2009年修改的《专利法》第二十条增加了第四款，明确了未经保密审查向外国申请专利的法律责任。《专利法》第20 条第4 款中规定，对违反本条第一款规定向外国申请专利的发明或者实用新型，在中国申请专利的，不授予专利权。即，对于在中国完成的发明或者实用新型，不管申请人先在中国申请专利而后向外国申请专利，还是先向外国申请专利而后又回到中国申请专利，如果审查员在审查过程中有证据证明该专利申请未经专利局保密审查就已经向外国申请专利，对在中国的专利申请均不授权，已经授权的专利申请，未经专利局保密审查而向外国申请专利也是宣告专利权无效的理由。
2 向外申请专利保密审查的申请策略
（1）申请人在国内请求向外申请专利保密审查，要注意到许多国家有类似于我国专利法第二十条的规定，因此还应考虑是否需要在向中国提交专利申请之前获得他国的保密审查许可。如果该申请还包括在美国、法国等国完成的技术内容，那么在向中国提交专利申请之前需要首先获得外国的许可。
（2）如果申请人为了在非常短的时间内获得保密审查结果，可以考虑在提交中国专利申请的同时提交保密审查请求，该策略可以将获得保密审查结果的时间缩短。
（3）通过向国家知识产权局提出PCT申请进行保密审查的，如果申请人不具有中国国籍和居所或者营业场所，可以考虑将具有中国国籍或居所的发明人作为申请人提交PCT 国际申请。在此情形下，根据需要，可以考虑将该发明人作为申请人的权利限制于比较小的国家或者未来可能不会进入的国家。这样，既满足了在国家知识产权局提交PCT 国际申请的条件，又不至于使发明人的权利范围过大。但需要注意的是，要避免出现申请人不符合国家知识产权局受理的条件而将国际申请直接转送国际局的情形发生[5]。
3 关于保密审查制度的思考和建议
（1）向外国申请保密审查制度为防止秘密技术的泄密和出口编织了一个严密的规范网络，为更好地防止未经国务院专利行政部门审批即向外国申请专利，造成发明创造的技术内容公开而损害国家安全及重大利益，从程序上提供了保障。同时，向外国申请保密审查制度考虑了申请人的利益，使申请人在选择首次申请的国家等方面更具有自主性。
（2）直接向外国申请专利保密审查制度的建立，使当事人可以不先向中国申请专利而在经过保密审查之后直接向外国申请专利，保障了当事人的利益，同时对我国引进外资和先进技术也发挥了重要作用。立法者从国家利益和申请人利益这两方面都进行了考虑，进行了比较好的协调，希望达到既保护国家利益，又兼顾申请人利益，同时鼓励科技创新，鼓励以知识产权拓展国外市场的目的。
（3）对于一些特殊情况，例如有些申请人是跨国企业，发明人中有中国人也有外国人，某一项技术方案可能是一个跨国项目组全体成员智慧的结晶，另外，也有可能出现虽然发明人只有一个，但是其发明创造有一部分在国内完成，有一部分在国外完成，判断是否该发明或新型专利是在中国完成的比较困难。准确界定这些发明创造是否在中国完成的难度很大，有观点认为，对于这样的发明创造，主要是根据全部发明创造或至少是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的部分在哪儿完成进行判断，如果全部发明创造或至少是对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的部分是在中国完成的，则可以认定为发明创造性是在中国完成的[6]。
（4）许多国家在向外申请专利方面都不同程度地制定了保密审查的相关要求。美国与中国相一致，严格限制了申请国际专利的程序。此外，美国的专利法规定，被核定保留的专利申请人、继承人、受让人或法定代理人，有权向提出发布保密或保留命令的部门或机构的最高负责人申请，请求补偿因此引起的各种损失，且部门或机构的最高负责人必须在其认为适当范围内授予并给付确定金额百分之七十五以下的补偿。美国制定的此类关于国际专利保密审查的补充措施保证了专利申请人能及早地获得国际专利的申请日，同时又保障了国家对关键技术的监控，最大限度地维了专利权人的利益，促进了科技创新的快速发展；与美国类似，德国对基于国防理由要求保密并且经其同意交由联邦政府继续保密的发明，其申请人、专利权人如不能承受因此遭受的损失，有权请求联邦共和国就该损失进行补偿，同时在判断当事人请求补偿的合理性时，要求特别考虑受害人的经济状况、完成发明或者取得专利权的费用以及从发明中获得的收益等内容；日本特许厅在2004年还扩大了“外国相关申请”中的技术和中小企业的范围，即在这些范围内的技术或企业可以快速通过国内的保密审查，从而在最短的时间内获得向外申请专利的审批。2006年7月，日本减轻了中小企业向外申请时进行技术检索的负担，一方面降低了企业申请国际专利的成本，另一方面也加快了审查速度，最大限度地保证了国际专利申请人的合理利益[7]。咱们国家对于补偿没有相关规定，对于中小企业也未有相关快速通道政策，在这两个方面，可以向国外学习。
随着我国科技创新能力的不断提升，知识产权战略布局的不断推进，自主知识产权走出去的步伐必将大踏步前进。在这种新形势下，向外国申请专利保密审查制度发挥着越来越重要的作用，申请人在制定申请策略时应当注意根据向外国申请专利保密审查制度做出相应的策略调整以降低专利申请中的风险，提高专利申请的成功率。
参考文献
[1] 尹新天.中国专利法详解【M】.北京：知识产权出版,2011.
[2]李莉. 向外国申请专利的保密审查程序介绍【J】. 审查业务通讯,2010,16(05):16-19.
[3]石陆仁.浅谈新专利法的保密审查制度【J】.中国发明与专利,2009(12):56-61.
[4] 陈立. 解析保密申请与向外申请保密审查【J】.中国专利代理,2011(03):56-59.
[5]田航远.解读保密审查制度及申请人的应对策略【J】. 山东农业工程学院学报,2014,31(02):1383-139.
[6]林寒沁.中国专利申请保密审查制度之介绍及探讨【J】.法治与社会,2015(08):33-34.
[7] 冒婷婷,吕苏榆.国际专利申请中保密审查制度的实践检视--基于科技创新和技术引进视角下的探讨【J】.科技管理研究,2015(03):121-125.
作者介绍
马旭，集佳律师事务所实习律师、专利代理人。北京大学医学部药学专业博士。曾就职于国家知识产权局，担任专利审查员，从事药物化学领域的专利审查工作近五年，主要涉及中药、西药、制剂、有机化学、农药等领域的实质审查工作，且具有兼职复审员资格。多次作为审查员代表参加与局长的实审工作交流以及企业调研工作，担任多名新审查员导师、承担新审查员培训等工作。加入集佳以来，先后在化学部和出口专利部从事进口和出口专利代理相关工作，具有丰富的专利代理经验和扎实的专业技术背景，可以为客户提供一系列专业的知识产权法律服务，包括专利检索、专利文件撰写和答复，复审、无效以及专利预警分析、侵权分析等方面的服务。