商法 | 美国专利实践中发明人资格认定的规则及其重要性
在美国专利实践中，发明人占据着极其重要的地位，其原因在于，美国宪法规定了发明应授予完成发明的人，即发明人。也正因如此，“先申请制”在美国被称为“发明人先申请制”。而作为发明人的雇主，只有在取得了发明人签署的转让协议后，才有资格以自己的名义获得美国专利。本文希望通过介绍美国《专利法》及《专利审查指南》中对发明人资格认定的有关规定以及与发明人资格争议有关的实际案例来探讨其重要性。
美国《专利法》第100条（f）项规定，“发明人”是指个人或联合发明中的多个个人，所述多个个人共同发明或发现了发明的主题；该条（g）项规定，“联合发明人”和“共同发明人”是指发明或发现了联合发明的主题的多个个人中的任何一个。此外，美国专利法第116条的规定，当发明是由两个或更多的人作出时，应由这些发明人共同申请专利。
美国《专利审查指南》第2019节规定，在确定发明人资格时，首先需要考虑谁构思了发明。只有对发明构思作出了贡献，才有资格成为发明人。仅将发明构思付诸实践的人，不符合发明人资格。
关于联合发明人或共同发明人，美国《专利审查指南》第2019节还规定，即使这些发明人并没有在物理空间上一起工作过，即使他们中的每一个人并没有作出相同类型或数量的贡献，即使他们中的每一个并不是对专利中每一项权利要求的主题作出了贡献，这些发明人仍应共同申请专利。
然而，究竟对发明作出什么样的贡献就可被认为对发明构思作出贡献，单从上述法条和指南中的规定来看似乎过于抽象。下文通过近期的丹娜法博研究所诉小野制药株式会社一案，来对此问题进行探讨。
为了更好地理解最终判决所依据的事实，先对本案的历史背景作一简单介绍。
2018年的诺贝尔生理及医学奖授予了京都大学教授本庶佑，以表彰其在分离识别程序性死亡蛋白（PD-1）及其在癌症治疗领域的应用所作出的贡献。这项研究始于上世纪90年代初，彼时本庶佑教授独立发现了PD-1蛋白。1998年9月，本庶佑教授开始与美国基因研究所的伍德博士合作以寻找PD-1配体。在此之前，丹娜法博研究所的弗里曼博士于1998年7月独立地发现了PD-1配体。之后，伍德博士开始与弗里曼博士合作并确认了与PD-1结合的一种新型配体。伍德博士告知了本庶佑教授该配体的情况，于是，三位研究者将该配体命名为PD-L1，并开始交换信息、试剂等，同时定期会晤。伍德博士从本庶佑教授处得到了PD-1抗体，并通过实验证实了该抗体抑制PD-1/PD-L1之间的相互作用。在1999年10月的一次会议上，伍德博士将这一结果与本庶佑教授和弗里曼博士分享。就在那次会议召开的前后，弗里曼博士发现了另一种被称为PD-L2的配体并对其进行了实验。伍德博士也对该配体进行了实验，并证实该配体能够与PD-1结合，并且PD-1与PD-L2的相互作用可抑制免疫应答。2000年3月，弗里曼博士通过邮件告知了本庶佑教授PD-L2及其序列。在这三位合作者准备将他们关于PD-L1的研究成果写成文章共同发表于期刊期间，弗里曼博士率先提出了将他们的发现用于癌症治疗，即在所发表的文章中指出，采用PD-L1来抑制免疫应答，从而治疗肿瘤。在2000年3月的一次会议中，伍德博士也提出了采用PD-1/PD-L1通路来治疗癌症的疗法。
故事讲到这里，可以看出三位研究者在对PD-1及其抗体的早期研究中，是保持着相互包容、信息共享的良好合作关系的。然而，2000年6月，本庶佑教授得知伍德博士和弗里曼博士于1999年11月在美国提交了一件关于上述PD-1抗体用于癌症治疗的专利申请，但却没把他列为共同发明人，从此他们之间原本亲密无间的合作出现了裂痕。
2000年10月，本庶佑教授的本国合作者岩井佳子用弗里曼博士提供的试剂进行实验，确认了PD-1抗体的抑制性功能。在后来的诉讼中，本庶佑教授一方以此为据，认为2000年10月27日为发明构思的建立之日。该研究成果作出之后，本庶佑教授开始着手开发采用阻挡PD-1/PD-L1通路并停止免疫应答抑制性信号的抗体来治疗癌症的方法，并就相关的癌症治疗技术提交了6件美国专利申请并获得了授权。这几件专利被转让给小野制药株式会社。然而，这些美国专利中仅列出了本庶佑教授及其本国合作者作为共同发明人，忽略了弗里曼博士和伍德博士。
2015年，丹娜法博研究所，即弗里曼博士的雇主，对这6件专利的发明人资格问题提起了诉讼。一审法院判决要求美国专利商标局将伍德博士和弗里曼博士作为发明人加入全部6件专利中。该法院认为，伍德博士和弗里曼博士有资格作为这些专利的共同发明人，其理由如下：（a）伍德博士和弗里曼博士发现了PD-L1；（b）伍德博士发现了PD-1/PD-L1的结合能抑制免疫响应；（c）伍德博士和弗里曼博士发现了PD-1和PD-L1的抗体能够阻止PD-1/PD-L1通路的抑制信号；以及（d）弗里曼博士的实验确认了PD-L1在多种肿瘤中的表达。2020年7月，联邦巡回上诉法院在二审判决中支持了一审判决，并确认了两位博士的联合发明人资格。尽管，被告在答辩意见中指出，两位美国研究者的贡献距建立发明构思太远。然而，法院认为，即使重要性只有一点点，但对于发明构思的建立是必须的，就符合联合发明人的资格。法院同时给出了符合联合发明人资格所必须的三个条件：（1）以某种显著的方式对发明的构思或将发明付诸实践作出了贡献；（2）当相对于全部贡献进行衡量时，这样的贡献的实质并非是不显著的；和（3）这样的贡献远超出了对真正发明人来说熟知的理念和/或现有技术的解释。此外，没有参与建立发明构思的全部活动，并不必然丧失发明人资格，因为联合发明人不必对发明构思的所有方面都作出贡献。法院还认为，在发明构思建立之日前作出的工作也可能是显著的贡献，除非这些工作仅仅是现有技术的解释。2021年5月，小野制药曾尝试向美国最高法院请求提审本案，然而未获批准。至此，本案争议告一段落。
丹娜法博研究所在成功地将其雇员弗里曼博士作为发明人加入这些专利后，将能够通过受让行使这些专利权而获益。另一方面，这些专利的原所有者小野制药则将丧失对这些专利权的独享。据悉，与这些专利相关的检查点抑制剂市场规模在2021年已达约180亿美元，并且可在2025年达到约398亿美元。
由以上案例可见，发明人资格的认定在美国专利实践中的重要性不言而喻。对于真正的发明人来说，其理应在专利中具有表明身份的权利，更重要地，对于发明人所属的机构来说，其背后还可能蕴藏着巨大的财产和商业价值。
上述案例的判决对未来实践究竟会产生何种影响，可能还需要用时间来检验。如果普遍采用相对宽松的标准来评估对发明构思的贡献，这似乎容易引发较多的争议，尤其是对于涉及多个实体、多人参与、共同完成的科研项目来说。总之，在跨实体合作、跨国合作研发的情形下，事先对科研成果的权属做好约定，事中保存好实验、通讯等各种记录，对避免事后产生发明人资格或权属纠纷，以及一旦纠纷产生时维护正当权益，将是不无裨益的。
来源：中国贸促会专利商标事务所 孙悦
投稿/建议：geyan@ccpit.org
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