商法 | 专利代理师在专利证券化工作中具有优势
专利资产证券化是资产证券化的一种创新，它丰富了资产证券化的基础资产范围。在以往的认知中，认为由于专利证券化过程复杂、专业性强，因此，需要证券公司、信托公司等金融机构通过设立SPV从事证券化业务的开展，而且，还需要信用评级机构、会计师事务所、法律服务机构等众多专业服务机构的共同参与。但是，对于专利代理机构中的专利代理师在对作为基础资产的专利进行价值评估的作用，却鲜有提到。
对于待证券化的专利进行价值评估，是专利证券化中最基础的工作，但是，由于专利的特殊性，笔者认为专利代理师对该项工作的参与必不可少，理由如下。
首先是专利的特殊性。专利包括发明、实用新型与外观设计三种类型。以发明或者实用新型专利为例，其是将用于解决技术问题的技术方案以法律文件的形式进行表达，由此获得法律上的保护。这里面就涉及到对权利要求书的评价问题。在以往的专利证券化估值主体中，虽然有法律事务所作为评估的主体之一，但是，法律事务所的律师绝大多数都是文科背景出身。与此不同的是，专利代理师必须是技术背景出身，并且还需要掌握相当的法律知识、通过专利代理师考试才能有资格从事专利代理行业，专利代理师天然具备技术背景和法律背景，对技术方案的理解可以更为深入，并且对权利要求书的概括是否合理也可以给出更准确的评价。
其次，是收益评估问题。对外许可，是专利权人通过专利获得收益的一种方式。专利的价值主要取决于未来能够带来多大的收益，这是其与不动产等有形资产价值评估的不同点之一。不动产等有形资产可以根据现在的市场行情或者其制造成本来评估其价值，但是，《专利法》（2020）第二十二条规定了专利授权最重要的实质性条件，即新颖性、创造性和实用性，所以，从法律上来看，被授权的专利必须是独一无二的，因此，很难找到同样的情况作为参考，这就导致难以使用市场法对其现在的价值进行评估。再者，专利的基础是技术方案，其保护范围是带有法律属性的权利要求书，这样，对于专利未来的收益性，就需要从技术和法律两个维度对专利的价值进行评估。专利代理师具备技术和法律的双重背景，对于专利的价值判断具有天然优势。
再次，风险评估方面。在专利进行证券化之前，有必要先对作为基础资产的专利的稳定性进行分析，该项工作需要先进行大量的检索，以确保不存在否定该专利新颖性的现有技术。另外，在无效程序中，缺乏创造性是常用的理由之一。对于创造性的评价，核心点在于现有技术中有无存在技术启示，使得本领域技术人员有动机对最接近的现有技术做出改进以获得本发明。这项工作的判断需要有大量实务经验的专利代理师来进行。再者，对于其他常用的无效理由，如说明书公开不充分、权利要求书得不到说明书的支持等等，都需要人为的主观因素对其进行判断，因此，如果不是具备大量实务经验的专利代理师进行评价，则专利的稳定性方面存在很大的风险。
最后，专利池的构建方面。专利证券化中的资产池实质上是将具有一定特征的资产集聚成较大规模，以通过科学的资产组合机制实现稳定收益、分散风险的效果，国外也是在专利证券化的过程中摸索出了构建资产池作为专利证券化现金流的支撑这一实际经验。对于专利池的结构，可以是以一个基础专利为核心，按照技术应用程度在其外围逐级布置应用专利而形成专利群，并且，可以以多个这样的专利群进行组合，从而构成一个能够实现对冲作用的专利池。在这一过程中，要根据技术、法律、经济和权利期限等多个方面进行综合考量。
来源：中国贸促会专利商标事务所 何杨
投稿/建议：geyan@ccpit.org
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