LCOUNCIL 推荐| 企业商标许可和转让过程中的重点风险提示
知识产权纠纷案例
案例背景：
景诺有限公司（“景诺公司”）与福建省泉州市奥得奥电子工业有限公司（“奥得奥公司”）、蚬壳电器工业（集团）有限公司（“蚬壳公司”）、福建省泉州市贝氏贸易有限公司侵犯商标许可使用权纠纷案。
案例事实：
根据景诺公司与奥得奥公司签订的《许可合同》，景诺公司被许可在工业吊扇产品上独占使用注册商标，因此对于在工业吊扇产品上使用注册商标，奥得奥公司不得再重复许可。而奥得奥公司在与蚬壳公司的《许可协议》中许可蚬壳公司在风扇及风扇配件上独占使用上述商标。
福建省高院认为：
奥得奥公司以合法的形式掩盖其将注册商标重复许可，损害了景诺公司对诉争商标的独占使用权。景诺公司请求宣告《许可协议》无效符合法律规定。但根据景诺公司与奥得奥公司等签订的《许可合同》，景诺公司仅被许可在一类商品上使用该注册商标，而奥得奥公司在协议中许可蚬壳公司在两类商品上独占使用上述商标，因此《许可协议》只有部分内容侵犯了景诺公司的合法权益。
LCOUNCIL专家顾问点评：
原始的许可人与一个被许可人签了一份独占许可的协议，之后又跟另外一方签了独占许可协议。法院认定作为一个权利人是违法了诚实信用的原则，对第二次的独占许可，可能会构成违约或会被法律认定为无效。但许可的情况很大程度上依赖于许可合同备案，因为涉及到善意第三人的保护。这个案件法院认为，第一份独占许可协议是在某一类上进行许可，第二份协议是另外两类的许可，第二份协议没有覆盖第一份协议的内容的独占性许可是符合法律的，这个判决个人认为判的很好。
海南省高院在另外的一个类似的案件之中也做出了一份判决。
相关案例推荐及背景：
原来许可人和A公司签了一个许可协议，之后又跟B公司签了一个类似的独占或者排他的协议，事后就产生了纠纷。法院认定许可人跟A已经签了这样的许可协议，之后又在去跟B去签的行为说明跟B签的许可协议只能够被视为是一般性的许可。
LCOUNCIL专家顾问点评：
这个许可人严重违反了诚实信用的原则，在与一方签订许可协议后，又与另外一方签订独占或排他许可协议，是一个很恶劣的违约行为。根据海南高院的这个判决，许可人在后签订的协议没有被无效，只是被视为了一般性的许可协议，而非独占或排他协议。该等判定对于恶意许可人的惩治是较轻的，也可能给恶意许可人以可趁之机。
利用该等判决，恶意的许可人可以先偷偷跟自己关联的公司先签一个许可协议，再和善意第三人签订独占或排他许可协议，如果和善意第三人签署的协议履行令许可人不满意，那许可人可以随时跳出来，主张和善意第三人签署的独占或排他许可协议应当被认定为一般许可协议。
换言之，这样的情况下，对于后面签订的这个协议，许可人愿意去履行就去履行，不愿意去履行了就可以主张不是独占或排他许可协议，这一定是与立法的初衷和法院判决的目的相违背的，也值得我们思考和关注。
LCOUNCIL 视角形成背景
近年来，无论是大型跨国企业还是中小型民营企业，对于自身的知识产权保护越来越重视，知识产权日渐被视为企业的一项重要资产。而与产品品牌直接挂钩的商标则是其中非常重要的一项无形资产。
LCOUNCIL通过与平台企业法务及知识产权人员的调研了解到很多企业通过商标许可或者商标转让来实现企业商业运营目的。而在这一过程中我们也了解到很多企业法务对于这一项资产交易过程中如何降低风险从而使自身利益最大化存在很多困惑：
▌ 转让方已经开始进行企业注销程序，若到注销程序完毕时，但商标的备案或公告可能还在进展中，会不会影响到商标的成功转让呢？受让方可以采取哪些措施来保障商标的成功转让？
▌公司与某公司签商标许可使用协议，希望能永久使用该商标，但是法律规定商标注册后的有效期为十年，如果公司签的协议是永久使用，而对方在十年后商标续展不通过，或者对方续展之后以之前签订的永久使用协议不符合法律规定是无效的为由不给我们使用，公司该怎么应对？实践中是否能签永久使用的协议，这种永久使用协议的效力是怎样的？合同中如何防范风险？
▌作为商超企业，经常会遭遇品牌商维权诉讼，例如有一些文具制造商使用了迪士尼的商标，迪士尼品牌商投诉说这是未经许可授权的，企业刚好从这一文具制造商进口了一些文具，品牌商以此来起诉我们，我们该如何应对，前期应该如何进行风险防范？
LCOUNCIL专家顾问团环球律师事务所合伙人桂佳律师，带领与会的企业法务共同探讨目前企业在知识产权资产交易中如何争取利益最大化及如何进行风险规避，LCOUNCIL据此整理形成专题研究报告收录5月刊《每月速递》。
知识产权是关于人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。随着科技的发展，为了更好保护产权人的利益，知识产权制度应运而生并不断完善。如今侵犯专利权、著作权、商标权等侵犯知识产权的行为越来越多。商标购买过程中的谈判技巧，商标许可和转让过程中如何进行风险规避。
LCOUNCIL专家顾问团成员环球律师事务所合伙人桂佳律师，为大家特别分析知识产权资产交易中的风险控制，对企业商标许可和转让过程中的重点风险进行提示。
LCOUNCIL 同行问答
LCOUNCIL同行问题：
在商标抢注的类似案件中，如果我们发现对方伪造了一部分的证据该怎么办？
◤LCOUNCIL专家顾问团答复：
基本上唯一的办法就是举出明确的证据证明造假，但是通常情况下是很困难的，因为在中国现在没有证据开示的制度，第二就是造假证据的成本太低，导致在诉讼程序当中有大量的造假的。这种情况下如果你认为这家企业不是他的关联公司，想要问这家公司到底有没有跟他签这一份协议，一般肯定不会回答，让你出反证；如果是关联公司，而且是行业内比较负责任的企业，也和你有一定业务往来，可能能够举出反证，但依据本人多年经验，只有极个别案件才能够举出反证。
LCOUNCIL同行追问：
如果举出了反证，法院是否一般会认可反证吗？
◤LCOUNCIL专家顾问团答复：
要达到足以让法官信服的程度才有可能去认定。本人之前做过一个案件，也是怀疑证据造假，于是特别仔细地查了这些证据，后来发现了至少有6、7处出现了很离谱的错误，在法庭上指出后，法官就认可了我所举出的反证；但是在另外一个案件中，我也是同样的发现了对方的文件里有很多的不一致性，我认为它已经构成了明显的伪证，但是在庭上，法官就直接地问我能不能举出明确的证据证明，我也只能回答没有，所以法官就没有支持我。
还有就是时间上的不一致，本应在某一段时间之前寄出的产品，但收到的日期也在这一段时间内，这种情况法官就认为可能就是邮局送达的时候记录错误，这种情况也很难让邮局证明这个东西的交付日期是在寄出日期之前。因此总结起来就是，如果怀疑对方有造假的嫌疑，第一想办法找到反证。
第二证据链上肯定会有疏漏，只不过这个疏漏不一定会被法院认可。最后，作为法律从业人员，一定不能建议任何人造假。
LCOUNCIL同行问题：
关联公司使用商标是否需要备案？如果一方是境外公司，备案的手续与双方都是国内公司的备案手续有没有区别？如果使用台湾关联公司的一个商标，会不会影响到出口的问题，是否一定要去备案？
◤LCOUNCIL专家顾问团答复：
在商标局或者是在日后的纠纷法官看来关联公司就是两家公司，关联不关联不是很看重，所以备案就只涉及到善意第三人的保护，不会因为没有备案导致协议不生效。但如果出境了就要注意，如果涉及了外汇交易是要求有备案的。
LCOUNCIL同行问题：
境外的关联公司把商标转让给国内的公司时约定转让费约定是零，这样可以吗？有没有什么风险？
◤LCOUNCIL专家顾问团答复：
这个情况，就是看合同是否显失公平，是否可撤销。如果刚开始时双方都是关联公司、母子公司，或者兄弟公司，没有人对这个许可费有争议，那合同就实施了，一旦有一天这两家的企业中某一家被人入股，董事会之中已经有多个席位都是投资人了，那么这些投资者可能会来主张合同无效或者可撤销，这就麻烦了。
但是如果双方确实约定了5000元的许可费，到法院诉讼时，法院不会一定认为5000元的许可费显失公平因为这证明5000元显失公平是需要很多证据的，但是如果是零元，或1块钱许可费，那可能法官就会比较容易认定为显失公平。
LCOUNCIL同行问题：
作为一家零售企业，我们主打自由品牌的策略，我们想几个月的时间就投入使用，但是商标局的审核非常的慢，怎么样既能够满足公司尽早把商标投入使用的策略，又能够把风险最小化？
◤LCOUNCIL专家顾问团答复：
第一，就是要尽早提出商标申请，尤其是在企业高级管理人员已经确定使用的时候，然后预留一段时间看这个商标申请注册的情况。
第二，在提出之前一定要进行近似商标的查询，最好把工作做得扎实一点，尤其在消费品，服装鞋帽的领域，大多数的时候都会遇到各种阻碍。所以在申请时候，尽量地选择显著性高的商标，如果是图形标，不要太简单；或者可以考虑文字标加图形标作为组合标申请；如果文字标和图形标的显著性都非常强，则其被批下来的可能性就很大。
第三，提出商标申请的时候，可以多注册几个备用标，例如可以同时对5-6个左右的商标提出申请。如果提出申请的商标的显著性都非常强，成功申请的可能性就很大，那么8个月之后，这些商标也被批准了，你的产品也马上就要上市，最后就是选择到底要贴哪一个标，把贴标放到最后来降低风险，这样一来选择的余地就很大了。
LCOUNCIL同行问题：
现在公司为了保护自己的商标，也注册了大量的防御商标，就导致很多的商标是不用的，演变成了可能被撤三的问题，这样的情况下有什么办法来补救这个三年没有用问题？
另外一个就是说商标三年没有用，如果在第四年用了，是不是三年没用的问题就解决了？
◤LCOUNCIL专家顾问团答复：
对防御标的情况，第一，是不到三年再去提出新的商标申请，商标局进行审批，这个是最简单的最常见的。
第二，本人会建议对防御商标进行基本的、节省费用的使用，然后把使用的证据留存下来，这对于日后在撤三程序中对使用行为进行举证也有一定的帮助。
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